今天，樂知網律師 給大家分享：德國專利法修改：禁令救濟例外規定講解， 專利侵權糾紛中禁止反悔原則與“明確否定”情形講解。

德國專利法修改：禁令救濟例外規定講解

德國專利制度的一個特點是在不同的法院審理侵權和無效。

這種二元體制的好處是可以加快侵權訴訟的審理速度，法院通常可以在18-24個月內頒發可執行的禁令。

然而，無效訴訟從起訴到裁決的時間要長得多。

這意味著，即使被指控的侵權者可能最終成功地使專利無效，但在此之前他仍然面臨著執行已經頒發的禁令的威脅。

德國新專利法的修改之一就是加快專利無效的審理，規定聯邦專利法院在提起無效訴訟之日起的6個月內對無效訴訟的實體問題作出初步意見。

聯邦專利法院將向各方包括侵權法院提供其初步意見。

侵權法院因而在作出侵權裁決或暫停侵權案件以等待無效訴訟結果的決定之前，了解聯邦專利法院的初步意見，從而最大程度地避免針對無效的專利作出侵權裁決。

此外，新專利法規定了更強的程序來對披露的機密信息提供保護。

通過適用商業秘密保護法第16至20條的程序性規定，應一方當事人的請求，法院可以將某些有爭議的信息列為商業秘密，并且將接觸商業秘密的人限制在少數可靠人員。

在訴訟期間和結束后，所有當事人都必須保守該秘密。

這次德國專利法修改最具爭議的部分莫過于明確了根據比例原則限制專利侵權案件中禁令的適用。

二、德國新專利法關于禁令救濟例外的規定 （一）禁令救濟例外 原德國專利法第139條規定：

1。 任何違反第9-13條使用授權發明的人，會被被侵權人在多次遭受侵權風險的情況下要求采用禁令，也可在第一次遭受違法威脅的情況下采用所述禁令請求。

2。 任何故意或疏忽實施該行為的人，有義務對被侵權人補償因此產生的損害。

損害賠償請求也可以根據侵權人如果獲得使用該發明的許可應支付的合理費用的金額計算。

3。 如果專利的對象是一種新產品的制造方法，除非提供相反證據，否則其他人制造同一產品被視為使用了該專利方法。

在提供相反證據時，必須考慮被告保護其制造和商業秘密的合法利益。

新專利法在此基礎增加了第（4）款，即禁令救濟例外：

4。 基于個案的特殊情況，只要行使請求權會導致侵權人或第三方遭受不成比例的、且因專有權而不合理的困難，則排除這種請求。

在此情況下，被侵權人可以要求只要看上去是相稱的補償金。

根據第2條的損害補償請求不受此影響。

新專利法的修改使其與《歐盟執行指令》（Directive 2004/48/EC）的規定一致，其中已經明確規定比例原則適用于知識產權訴訟請求的行使。

相關修改的措辭受到2022年“熱交換器”判決（案號：X ZR 114/13，2022年5月10日）的影響。

在該判決中，盡管原告的禁令救濟請求最終沒有受到限制，但是德國聯邦最高法院明確了，在個別特殊情形下，可以考慮限制頒發禁令。

（二）禁令救濟例外的立法背景 如果專利權被侵害，德國法院一直將頒發禁令作為一種自動的救濟措施。

雖然少數法院在個別案件中會衡平考慮各方利益來決定是否限制禁令的頒發，但這種糾正措施很少被應用。

當德國汽車制造商開始面臨來自非執業實體（NPE）如博通、諾基亞等的專利侵權主張時，德國的汽車產業因受到嚴重威脅，即由于侵犯了汽車個別部件的專利權，而不得不停止相關汽車的生產和銷售。

在此背景下，德國汽車制造商與來自其他行業，特別是高度整合的行業的其他利益相關者一起開始游說政府，要求普遍性地根據利益平衡來作出禁令救濟。

然而，高度依賴研發的一些行業擔心則削弱禁令救濟會損害其業務，例如制藥公司、化學公司、通信行業等。

此外，也有人擔心限制禁令救濟會削弱德國專利制度的吸引力。

一些專利法官則指出，現有法律已經提供了足夠的靈 活性。

立法機構在綜合各方意見后，仍然在專利法中增加了禁令例外規定，盡管其適用受到嚴格限制，很多學者也認為該規定并不會改變德國目前的司法實踐。

（三）禁令救濟例外的適用 顯然，排除禁令救濟屬于例外情形。

專利權人的利益通常必須優先于侵權人在限制禁令救濟方面的任何利益，只有在真正例外的情形才應考慮排除禁令救濟。

這是一個很高的門檻。

以下情形或許會導致對禁令救濟的限制：申請人是非執業實體，濫用禁令救濟請求，違背誠信迫使侵權人接受“明顯過高的許可費”；禁令會給侵權人帶來異常巨大的損失，而且這種損失與專利的價值相比“完全不成比例”；被侵害的專利只涉及復雜產品的一個微小但必須的方面，同時規避設計需要很長時間來實施，而在此期間停止生產和銷售的后果與被侵權專利的價值相比“完全不成比例”。

此外，考慮到“善意”的規定，主觀方面如侵權者的過錯程度、侵權人的侵權產品進入市場時的盡職調查（自由實施（FTO）分析）以及侵權人以合理條件獲得許可的努力，都可能是相關的。

即使在特定案件中發現禁令救濟是不成比例的，一般來說，其后果應該只是暫時中止禁令救濟，例如，給侵權人時間以規避設計。

在某些情形下禁令救濟或許應被永久排除，但是現在還沒有任何案例的指引。

印度專利分案申請講解

印度知識產權上訴委員會（Intellectual Property Appellate Board，IPAB）發布的三個判決中對印度與專利分案申請有關的法規 ，介紹印度專利分案申請實踐中需要關注的方面，并建議在印度提交專利分案申請的策略。

一、與專利分案申請相關的法律規定 印度專利法第16條規定：

“審查官有權針對申請的分案做出命令。

（1）已經根據專利法針對專利做出申請的個人，在該專利授權前的任何時候，如果他愿意的話，或者針對審查官根據完整說明書的權利要求涉及多于一項發明而發出的反對意見進行補救，可以就首次提及的申請（first mentioned application）中已經提交的臨時說明書或完整說明書中所公開的發明提交進一步申請（further application）。

（2）根據第（1）款提出的進一步申請應當附有完整說明書，但該完整說明書不應包括根據首次提及的申請提交的完整說明書中未實質公開的任何內容。

（3）審查官可以要求對根據原始申請或進一步申請提交的完整說明書進行必要的修改以確保任一完整說明書不包括針對在其它完整說明書中要求保護的任何內容（matter）的權利要求。

解釋 就本法而言，進一步申請及其所附完整說明書應被視為已在首次提及的申請提交之日提交，并且進一步申請應作為實質性申請進行并且當在規定期限內提出審查請求時予以審查。

” 印度專利法第7條規定：

（1）每項專利申請應當僅針對一項發明。

印度專利法第10條規定：

10。說明書的內容：

（5） 完整說明書的權利要求應涉及單個發明，或涉及相關聯從而形成單個發明構思的一組發明，應清楚簡潔，并應相當程度上基于說明書中所公開的內容。

” 其中，第16條第（1）款規定了分案申請的申請人應與母案申請人相同，分案申請的提交時間應在母案授權之前，申請人可以主動分案或應審查官的反對意見被動分案。

第16條第（2）款明確了分案申請的完整說明書不能超出母案記載的范圍。

第16條第（3）款指出已經在母案申請中已經要求保護的主題不能再在分案申請中要求保護。

第16條解釋部分明確了分案申請可以享有母案申請的申請日并作為一件實質的申請請求審查。

第7條和第10條第（5）款規定了一件分案申請應當僅針對一項發明，其 項發明涉及單個發明或相關聯從而形成單個發明構思的一組發明。

二、IPAB的判決中對與專利分案申請相關的法律規定的解釋 在印度專利分案申請的相關實踐中，對上述法律規定的理解存在諸多分歧，這些分歧使得許多申請人因不服審查官的決定而向IPAB提起上訴。

IPAB通過多年來的若干判決，對與分案申請相關的法律規定進行了更明確的解釋，試圖以此使得審查官在處理分案申請相關的問題時采取相對統一的標準。

對于專利法第16條第（1）款，比較大的爭議存在于，從字面來看，專利法規定了申請人可以或者根據個人意愿主動分案，或者在審查官發出缺乏單一性意見（即母案包含多于一項發明）時被動分案。

并未明確規定主動分案是否要滿足一定的條件（例如，母案必須包含多于一項發明等）才可以提出。

IPAB在針對LG Electronics Inc。 v。 The Controller of Patents & Designs and others(2011)案的判決中澄清了這一點。

在該案中，上訴方LG Electronics Inc。的一件PCT申請在2004年進入國家階段。

一年后，申請人基于原始申請提交了分案申請。

審查員在對分案申請進行審查時，發出反對意見，指出（1）由于申請人沒有在規定時間內對母案的審查報告進行答復，母案已經被視為放棄，并且，（2）母案并不包含多項發明，因此沒有理由進行分案。

上訴方在答復該反對意見時辯稱專利法第16條第（1）款中的“or”一詞本質上是分離的，賦予了申請人即使沒有審查官的指示也可以按照自己的意愿進行分案的自由度。

即上訴方認為，專利法第16條第（1）款規定了兩種情形，一種是申請人可以根據自己的意愿進行分案，該情形是無條件的；另一種是應審查官鑒于母案的權利要求包含多于一項發明發出的反對意見進行被動分案。

IPAB否定了該論點，指出專利法第16條第（1）款中的“or”是連詞，并指出專利法第16條的本意是用于補救審查官針對包含多于一項發明的母案發出的反對意見。

IPAB明確了“if he so desires”這種情形并不是無條件的，并沒有賦予申請人在即使母案不存在多項不同發明的情形下也可以無條件提交分案的自由。

IPAB闡明了即使申請人想要自愿對母案進行分案，也必須基于母案包含沒有通過單個發明構思關聯的多項發明這一事實。

IPAB指出，如果允許在母案并不存在多項發明的情況下將母案進行分案，將導致針對實質相同的主旨內容進行多重審查，在專利授權過程中引入不確定性，并且使得申請人可以通過提交專利的分案并放棄母案來無限制地延長專利的生命。

由以上可知，在印度，不論是主動分案還是被動分案，首次提及的申請的權利要求涉及多于一項發明是能夠分案的強制條件。

換言之，即使是主動分案（即第16條第(1)款中的“如果他愿意的話”這種情形），也需要滿足母案包含多于一項發明的先決條件。

對于第16條第（3）款，其規定了母案和分案的完整說明書中的任一者不能包含針對已經在其它申請中要求保護的內容的權利要求。

在上述LG Electronics Inc。 v。 The Controller of Patents & Designs and others(2011)案中，IPAB指出上訴方提交的分案的權利要求與已被視為放棄的母案的權利要求相同，違反第16條第（3）款的規定。

然而，上述判決僅針對分案的權利要求與母案的權利要求完全相同的情形，即明顯違反第16條第（3）款的情形。

對于其它情形，例如分案的權利要求與母案的權利要求雖屬于相同發明構思，但是并不完全相同的情形，是否違反第16條第（3）款的規定并不清楚。

IPAB在UCB Pharma S。A。 v。 The Controller General of Patents & Designs(2022)案的判決中，對該問題進行了澄清。

在該案中，上訴方（Esco Corporation）提交的首次提及的申請（4702/DELNP/2005）中包括56個權利要求，其中權利要求 1-40 涉及“一種磨損組件”，權利要求 41-52 涉及“一種磨損部件”，權利要求 53-56 涉及“一種將磨損部件連接到支撐分支件的方法”。

這些權利要求被進一步修改，僅保留了 34 項權利要求，其中權利要求 1-14 涉及“一種磨損組件”，權利要求 15-19 涉及“一種方法”，權利要求 20-28 涉及“一種鎖”，權利要求29-31涉及“一種楔形件”，最后，權利要求32-34涉及“一種磨損組件”。

在母案的第一次審查報告中，審查官提出反對意見，認為權利要求 20-34 與權利要求 1 不一致，并且存在多項獨立權利要求。

作為回應，上訴人就權利要求 20-34 提出了分案申請（8094/DELNP/2008）。

在分案申請的權利要求中，權利要求13-15涉及“一種磨損部件”，其與母案經修改的權利要求1-34中的權利要求 32-34 相對應。

分案申請被另一審查官審查。

在針對分案申請發出的第一次審查報告中，分案的審查官根據專利法第16條第（3）款對權利要求13-15提出了反對意見。

作為回應，上訴人修改了分案的權利要求，最終在分案申請中僅保留權利要求 13-15 作為權利要求1-3。

然而，分案的審查官認為未決權利要求 1-3 不涉及與母案中所要求保護的發明不同的發明（即并不屬于不同的發明構思），因為磨損部件已經是母案中所要求保護的磨損組件的特征，因此分案申請自始就不合法，以違反第16條第（1）款的規定為由而駁回了分案申請。

IPAB在該案的判決中給出了兩個重要結論：（1）只有當母案要求保護“多于一項發明”時（換言之，當母案的權利要求涉及多于一項發明時），才能基于母案進行分案。

該結論的依據是專利法第16條、第7條和第10條第（5）款，專利局實踐和程序手冊（Manual of Patent Office Practice and Procedure， MPOPP）中與分案申請有關的規定以及其他的判決；（2）一項發明是指完整說明書中或者針對單個發明或者針對相關聯從而形成單個發明構思的一組發明的權利要求，該結論的依據是專利法第10條第（5）款和第7條。

IPAB明確指出，“除非符合單一發明構思，否則不得在一件專利申請中允許兩項發明。

因此，無論哪種方式，根據法律規定，一件申請中只能允許單一發明構思。

我們可以稱其為在單個申請中允許‘一項申請一個發明構思’”。

基于上述論點，對于UCB Pharma S。A。 v。 The Controller General of Patents & Designs(2022)案，IPAB確認由于該案的母案中所有權利要求1-34涉及單一發明構思，在經過了適當的修改后本應該被授權；上訴方作為對審查官針對母案發出的反對意見的回應已經提交了分案，該分案被授權，也并不屬于“重復授權”的情形。

關于重復授權，印度專利局實踐和程序手冊（MPOPP）在第6章第06.01。01節第iii項規定，“分案申請的審查總是要相對首次提及的申請進行。

如果基于首次提及的申請提交了兩個或更多個分案申請，第二分案申請或后續分案申請的審查應當相對審查員在前審查的首次提及的申請以及其它分案申請進行，以避免重復授權。

” 因此，從避免重復授權的角度，分案與母案以及分案與分案之間也需要保證權利要求之間有所區別。

此外，專利法第16條第（2）款明確了分案的內容不能超出母案實質公開的范圍。

印度專利局實踐和程序手冊（MPOPP）在第6章第06.01。01節第vi項規定：“分案申請的權利要求應當基于該分案申請從其分案的首次提及的申請（或較早申請）的權利要求，不允許增加沒有落在所述權利要求范圍內的權利要求。

” IPAB在UCB Pharma S。A。 v。 The Controller General of Patents & Designs(2022)案的判決中，IPAB進一步澄清了第16條第（1）款，并限制了有資格通過分案保護的客體。

在該案中，申請人提交了原始申請，其包含84個權利要求，并在后續答復第一次審查報告時為了克服新穎性等問題修改為包含67個權利要求。

申請人主動提交了分案申請，該分案申請包含相同的67個權利要求。

IPAB認為申請人由于母案權利要求的限制而提交分案不符合專利法第16條第（1）款的規定。

進一步地，IPAB認為“從說明書中添加的、不存在于專利權利要求書中的新權利要求不能構成分案申請的一部分。

”換言之，僅母案權利要求中與其余權利要求屬于不同發明構思的權利要求（而不是在說明書中公開的內容）能夠形成分案申請的一部分。

三、IPAB提供的專利分案申請相關考慮點 IPAB綜合考慮印度專利法、MPOPP、PCT以及在先發布的諸多判決，列舉了以下在處理分案申請相關問題時可以參考的關鍵點。

在提交分案申請之前的考慮點 (1) 分案申請可以在下列任何一種情況下提出：

由申請人 (suo-moto)，如果他愿意的話； 對基于多項發明提出的反對意見進行補救。

在任何一種情況下，母案中存在多項發明是提交分案申請的必要條件。

(2) 分案申請的權利要求應植根于首次提及的（母）申請，即使是分案的分案申請也是如此。

分案申請不得提交與首次提及的申請相同的權利要求。

(3) 只有在根據專利法第16條設計了“多項發明”時才需要分案。

依據專利法的其它規定而被認為不具有專利性的權利要求不應當有獲得分案申請狀態的價值。

(4) 申請被分案的首要條件是該申請必須存在，不能針對“視為放棄”、“撤回”或“駁回”的申請進行分案。

但是，一旦提交，分案申請將作為實體申請繼續存在，并且母案的狀態不會影響分案申請。

(5) 分案申請可以在專利授權之前的任何時候提出。

然而，IPAB建議引入“授權告知”（“Intimation to Grant”），以便確定提交分案申請的最終日期。

(6) 分案申請可以在首次提及的專利申請被授予之前提出。

在提交分案的分案申請的情況下，不得讓申請人沒有任何補救措施。

(7) 分案申請的完整說明書不應包括任何實質上未在首次提及的申請的完整說明書中公開的內容。

因此，任何從未構成原始提交的權利要求的一部分的附加權利要求不得在分案申請中被允許。

？ 在分案申請審查時的考慮點 (1) 說明書中存在不同實施例，并且各個實施例作為獨立的一組權利要求要求保護的，并不必然導致缺乏“發明單一性”。

IPAB還建議，修改權利要求的選擇主要是為了克服任何權利要求范圍或權利要求確定性的要求，而不是對多項發明提出徹底的反對。

(2) 如果在審查的權利要求中確定了多項發明，則需要在第一次審查報告中確定不同的發明組，以盡量減少提交分案的分案申請的機會，以及不必要的法律糾紛。

(3) 分案申請的審查應始終針對首次提及的申請進行。

如果根據首次提及的申請提交了兩個或多個分案申請，則第二次/后續分案申請的審查應針對首次提及的申請和在先審查的其他分案申請（如果有的話）進行以避免重復授權。

(4) 當在對首次提出的申請的審查中對發明單一性提出反對意見時，如果分案申請滿足所有其他法定要求并且申請人準備通過修改來消除沖突（如果有的話），則不應不允許該分案申請。

審查官在分案申請方面的法定權力已得到IPAB的確認，但附加了一項意見，即應考慮完整的法律規定并根據每個案子不同使用此類權力。

四、專利分案申請策略 第一，除了審查官發出缺乏單一性的反對意見這種情況以外，在印度提交分案申請的時間窗可能毫無征兆地關閉。

例如對于申請能夠獲得授權這種情況，并未規定要求申請人支付發布費或向申請人提前發送印度專利局即將授權的通知，因此，申請人無法預測專利在何時會被授權，從而有可能錯失分案提交的時機。

申請人要及早考慮分案提交的時間點，例如在答復第一次審查意見通知書之前。

第二，目前IPAB對與分案申請相關法條的解釋并不利于申請人。

例如，主動分案必須以母案的權利要求包含多于一項發明為前提。

在原始申請僅涉及一項發明并且原始申請的審查結果不樂觀或原專利的授權范圍不理想的情況下，無法通過提交分案來進行更多嘗試。

又例如，要求分案申請的權利要求必須基于母案的權利要求，而不僅僅是母案的公開。

這就使得可能無法通過提交分案來要求保護那些記載在母案說明書中但沒有在權利要求中要求保護的方案。

第三，申請人針對已經遞交的申請進行主動分案較為困難，因為申請人幾乎沒有機會針對未存在于母案的待決權利要求中的方案提交分案。

對于新的申請，申請人可以在權利要求書中包括所有可能在之后想要分案的權利要求。

在這種情況下，申請人可以在母案授權之前主動分案，或者回應審查官的缺乏單一性意見來提交分案。

如果是主動提交分案，還存在一定的風險，即審查官有可能認為分案的權利要求與母案的權利要求屬于同一項發明，而非不同的發明。

因此，筆者認為，如果申請人想要就一項專利申請在后續進行分案，較為保險的方式是，在撰寫母案申請時，針對多項發明撰寫多套權利要求，爭取在母案的審查階段觸發缺乏單一性反對意見，從而可以針對該反對意見提交分案申請。

專利侵權糾紛中禁止反悔原則與“明確否定”情形講解

禁止反悔原則是人民法院在審理專利侵權案件中確定專利權保護范圍時采用的一項原則，主要是對專利權人在主張等同侵權時進行限制，以平衡專利權人與社會公眾之間的利益。

在專利授權和確權程序當中，專利申請人和專利權人經常為了獲得專利權和維持專利權有效，傾向于極力陳述某些技術特征對于權利要求創造性的貢獻，或強調權利要求與現有技術存在顯著不同，而在專利侵權程序中，專利權人又變更口徑，要求適用等同侵權，擴大專利權的保護范圍。

禁止反悔原則就是從誠實信用出發，對專利權人這種前后矛盾行為加以限制，但在法律實踐中還應當注意“明確否定”的情形，以避免過度適用禁止反悔原則。

本文淺議禁止反悔原則和“明確否定”情形，理清兩者之間的關系，以期有助于專利實踐。

一、相關法律依據 關于禁止反悔原則，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋 》第六條規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

” 關于“明確否定”， 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條規定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

” 此外，北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第四十五條指出：“適用禁止反悔原則應當符合以下條件：（1）專利權人對有關技術特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經被記錄在專利文檔中；（2）限制承諾或者放棄保護的技術內容，必須對專利權的授予或者維持專利權有效產生了實質性作用。

” 從以上內容看到，“禁止反悔”的對象是專利權人，是禁止專利權人在專利侵權程序中，對于曾經在專利授權確權程序中作出的對于授權或確權有利的修改或陳述予以反悔。

“明確否定”的主體是國家知識產權局或人民法院，指的是在專利授權確權程序中，國家知識產權局或人民法院明確否定了如下的情形：專利申請人或專利權人能夠通過某種修改或陳述而導致授權或專利權維持有效。

二、對相關法律的理解 人民法院審理專利侵權案件需要準確認定專利權的保護范圍，在運用等同侵權原則擴張專利權保護范圍的同時，也需要適用禁止反悔原則對這種擴張加以限制。

在出現過度適用禁止反悔原則的趨勢時，最高院又出臺規定了“明確否定”的情形，作為適用禁止反悔原則的例外，對于過度適用加以限制。

專利申請人或專利權人在專利授權確權程序和專利侵權程序中對于保護范圍的需求是不一致的。

在專利授權確權程序中，為了使得權利要求相比現有技術具備新穎性創造性，專利申請人或專利權人容易傾向于通過修改或者陳述縮小保護范圍，以獲得專利授權或維持專利權有效。

然而，在專利侵權程序中，為了將被訴侵權技術方案納入保護范圍內，專利權人更傾向于主張適用等同侵權，盡量擴大保護范圍。

禁止反悔原則就是出于公平性角度，為了平衡專利權人和社會公眾的利益，針對專利權人在以上程序中采取的矛盾行為而做出的規定。

“明確否定”情形則對于過度適用禁止反悔原則加以限制，保護專利權人的利益。

如果專利權人在專利授權確權程序中通過限縮放棄部分技術方案而縮小了保護范圍，并且得到國家知識產權局或人民法院認可，借此規避現有技術而獲得了專利授權或維持專利權有效，而在專利侵權程序中為了使保護范圍覆蓋被控侵權技術方案而試圖利用等同侵權原則將原來放棄的技術方案重新劃入保護范圍，那么這對于社會公眾而言是不公平的，損害了社會公眾的信賴利益。

專利權人通過放棄技術方案獲得了專利權，獲得了利益，那么這些技術方案就不該被重新納入保護范圍內。

然而，如果專利權人在專利授權確權程序中通過限縮放棄了部分技術方案，但被國家知識產權局或人民法院明確否定，未能通過這一“放棄”而獲得專利授權或維持專利權有效，那么專利權人并未從這一“放棄”中獲得利益。

在這種情況下，如果以專利權人的這一“放棄”為由主張專利權人放棄的技術方案不能適用等同侵權，那么對專利權人也是不公平的。

三、具體案例 下面通過名稱為“鯊魚鰭式天線”的涉案專利200710019425.7的授權、確權和侵權程序，分析禁止反悔原則和“明確否定”情形的關系。

在涉案專利的授權和確權程序中，最接近的現有技術均為對比文件1（CN1841843A）。

涉案專利授權公告的權利要求1如下：

“一種鯊魚鰭式天線，其特征在于具有天線外殼，天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，無線電接收天線一端設有天線信號輸出端，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼底部裝有安裝底板；所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部；在天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，所述無線電接收天線采用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線，增加了天線接收無線電信號的有效長度，實現360度全向性信號接收；所述無線電接收天線為AM/FM共用天線”。

涉案專利中主要相關的技術特征為：

a。“天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連”； b。“所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部”； c。“所述無線電接收天線為AM/FM共用天線”。

在專利授權程序中，審查員在第一、二次審查意見通知書中均指出以上特征a和b是權利要求1相對于對比文件1的區別特征，涉及信號輸出連接方式以及在天線外殼內側上部的安裝方式。

雖然對比文件1采用的信號輸出連接方式和安裝方式與權利要求1不同，但是特征a、b均屬于本領域的公知常識或常用技術手段，因而權利要求1不具備創造性。

對此，專利權人在答復第一次審查意見通知書時進行了爭辯，而在答復第二次審查意見通知書時加入了特征c，隨后獲得了授權。

在專利無效程序中，專利權人仍然認為特征a、b與現有技術存在不同。

在第25637號無效決定中，國家知識產權局認定涉案專利具有創造性，相關理由為，現有技術將AM天線和FM天線作分離式設計的技術手段與涉案專利“無線電接收天線為AM/FM共用天線”的技術手段是相背離的，也就是說，國家知識產權局認為權利要求1因特征c而具有創造性。

在該無效決定中，國家知識產權局雖然認為特征a、b是權利要求1相比對比文件1而言的區別特征，但對特征a、b對于創造性的貢獻未做具體評述。

在專利侵權程序中，被訴侵權人認為，被訴侵權產品的技術方案與涉案專利不同，采用的信號輸出連接方式和安裝方式是現有技術CN1841843A中的技術方案，也即專利權人在專利授權和確權程序中放棄的技術方案。

根據禁止反悔原則，此時不能再依據等同侵權將被訴侵權產品的技術方案再納入涉案專利權保護范圍之內。


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