今天，樂知網律師 給大家分享：實用新型專利的保護客體講解，指定EPO作為PCT/ISA試點項目申請人指南 。

實用新型專利的保護客體講解

根據專利法第二條第三款的規定，專利法所稱實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

實用新型專利只保護產品，所述產品應當是經過產業方法制造的，有確定形狀、構造且占據一定空間的實體。

由于實用新型專利申請無需實質審查且對創造性要求較低（具有實質性特點和進步即可），因此與發明專利申請不同的是，在實用新型專利申請的審查過程中，攔路者多為保護客體問題而非新創性問題 。

更何況隨著科技發展，申請人的那些“小而實用”的發明創造越來越多地甚至可能也無法避免地涉及到軟件特征，導致越來越多實用新型專利申請折戟于此。

1、“純軟件”技術方案的實用新型保護客體問題 《專利審查指南》第一部分第二章第6.1節特別指出，一切方法以及未經人工制造的自然存在的物品不屬于實用新型專利保護的客體；上述方法包括產品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及將產品用于特定用途等。

軟件特征本質上是方法特征。

如果以描述方法的口吻來撰寫全部由軟件特征組成的技術方案，顯然是難以落入實用新型專利保護的客體范圍的。

為此， 許多實用新型專利申請會以描述裝置的口吻來撰寫實際上全部由軟件特征組成的技術方案，比如將這些軟件特征劃分為多個功能模塊，甚至寫明這些功能模塊之間的連接關系，以圖將這樣的“純軟件”技術方案包裝為硬件形式。

而這樣通過功能性限定“以硬寫軟”的撰寫方式，曾經確實讓一些實用新型專利申請通過了保護客體問題的審查。

例如， 某實用新型專利的獨立權利要求記載了一種確定運行參數的系統，其大致包括：獲取模塊，用于獲取初始參數；預處理模塊，用于對從所述獲取模塊接收的所述初始參數進行預處理，從而計算中間數據；模型計算模塊，用于將從所述預處理模塊接收的中間數據代入模型并進行求解，以確定運行參數；其中，所述獲取模塊與所述預處理模塊連接，所述預處理模塊與所述模型計算模塊連接。

該實用新型專利的獨立權利要求限定了系統包括獲取模塊、預處理模塊和模型計算模塊，并且在這些模塊之間，獲取模塊與預處理模塊連接，預處理模塊與模型計算模塊連接。

由此，該實用新型專利的獨立權利要求所保護的系統包括其間具有連接關系的多個模塊，在形式上似乎屬于實用新型保護客體，實際上也確實在當時獲得了專利權。

近年來，實用新型審查員對于這類“以硬寫軟”撰寫的實用新型專利申請開始逐漸收嚴審查標準，不再認可這種“偽冒硬件產品”。

從現在的審查眼光來看，上述實用新型專利未在說明書中闡明系統的各模塊的硬件實現方式，本領域技術人員也不清楚如何用硬件方式去實現該系統的各模塊，而根據本領域技術人員的常識，這些模塊的功能的實現需要依靠諸如計算機程序等軟件手段來實現，其實質是諸如計算機程序等軟件手段的應用，因此其涉及對方法的改進，應該不屬于實用新型保護客體的范圍。

在審查意見中，審查員認為該應急處置系統涉及計算機程序，解決其技術問題需要依賴該計算機程序，因而技術方案的改進點在于計算機程序，即實質上包含對方法本身的改進，因而不屬于專利法第二條第三款所規定的實用新型保護客體。

申請人在答復審查意見時，根據說明書的套話記載將獨立權利要求進一步限定為“信息獲取單元、方案制作單元、方案預演單元和方案執行單元中的每一個可以被實施為具有硬件電路系統的硬件裝置，每個硬件裝置的相應功能模塊都由相應硬件電路系統來實現”，并強調該申請的目的是將線下實現的應急方案制作流程以電子方式在線上自動實現，并未對流程或方法本身做出改進，并且權利要求要保護的是所記載的應急處置系統的通過硬件方式實現的具體構造，即它的被分別實施為單獨硬件裝置的多個單元及其間的耦接關系。

審查員進一步認為：首先，根據本領域技術人員的常識，上述對各單元模塊的限定實質上是對處理方法的限定，其在本領域 般由計算機程序予以實現，即使申請人認為權利要求中各單元均是具有硬件電路系統的硬件裝置，然而事實上，其中的硬件僅為載體，其為了實現協調各個硬件之間的協同工作并實現本發明要解決的技術問題，必然需要相應的程序支持，而這些程序并不是現有技術，即本申請所要解決的技術問題涉及方法的改進，不屬于實用新型專利保護客體；其次，申請人并沒有列舉任何證據證明權利要求中的模塊均是由何種硬件電路系統的硬件裝置實現的。

審查員強調，對于上述單元模塊的限定雖然被撰寫為功能性限定的方式，但卻沒有改變其是以計算機程序予以實現的技術事實，也就是說，即使撰寫為某硬件元件的功能性限定，其是否屬于專利法第二條第三款規定的實用新型的保護客體，還是需要判斷其功能是否由計算機程序來予以實現。

最終，審查員駁回了該實用新型專利申請。

由此可見，在最新的審查實踐中，對于實用新型，即使其被撰寫為功能性限定各個模塊并限定模塊間的組成結構和/或連接關系，審查員也會對其功能是否只能由諸如計算機程序之類的軟件手段來予以實現進行判斷。

一旦被認定其功能只能通過軟件手段來實現，則實用新型專利申請難以獲準。

另外，在說明書中僅僅用套話記載模塊可以被實現為硬件裝置是遠遠不足以證明硬件實現方式的可行性的，因為根據本領域技術人員的常識，他們想不到除軟件方式外還能用何種硬件來怎么實現所要求保護的模塊功能，所以這樣的套話并不能挽救本質上只能由諸如計算機程序之類的軟件手段來予以實現的發明創造不屬于實用新型保護客體的問題。

2、“軟硬結合”技術方案的實用新型保護客體問題 《專利審查指南》第一部分第二章第6.1節特別指出，一項發明創造可能既包括對產品形狀、構造的改進，也包括對生產該產品的專用方法、工藝或構成該產品的材料本身等方面的改進，但是實用新型專利僅保護針對產品形狀、構造提出的改進技術方案，應當注意的是如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進，例如含有對產品制造方法、使用方法或計算機程序進行限定的技術特征，則不屬于實用新型專利保護的客體。

從這一點來理解，對于要求保護“軟硬結合”技術方案的實用新型專利申請，如果其改進之處僅在于硬件特征而不在于軟件特征，則可能屬于實用新型保護客體；但是，無論是其改進之處僅在于軟件特征而不在于硬件特征，還是其改進之處既在于硬件特征也在于軟件特征，目前可能都難以通過實用新型保護客體的審查。

對于要求保護“軟硬結合”技術方案的實用新型專利申請，需要能夠證明，最好也能夠在說明書中體現出，其發明點僅在于硬件特征而不在于 軟件特征，該軟件特征可由本領域已知的任何手段來實現，并且具體使用什么手段來實現該軟件特征不會影響技術問題的解決。

在審查意見中，審查員認為權利要求的技術方案中的計算設備（尤其是電子工作清單）涉及計算機程序，并且沒有證據表明該計算機程序是已知的，故該權利要求實質上包含對方法本身提出的改進，因而不屬于專利法第二條第三款所規定的實用新型保護客體。

創新醫療器械特別審查流程涉及的專利問題

根據《醫療器械監督管理條例》 第六條規定，國家對醫療器械按照風險程度實行分類管理。

第一類醫療器械是指風險程度低，實行常規管理可以保證其安全、有效的醫療器械。

第二類醫療器械是指具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。

第三類醫療器械是指具有較高風險，需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。

該條例第十三條規定，第一類醫療器械實行產品備案管理，第二類、第三類醫療器械實行產品注冊管理。

對于第二類、第三類醫療器械，在上市之前獲得注冊批準是必不可少的步驟。

2022年修訂發布的《創新醫療器械特別審查程序》 第二條規定：“符合下列情形的醫療器械審查，適用于本程序：

（一）申請人通過其主導的技術創新活動，在中國依法擁有產品核心技術發明專利權，或者依法通過受讓取得在中國發明專利權或其使用權，創新醫療器械特別審查申請時間距專利授權公告日不超過5年；或者核心技術發明專利的申請已由國知局公開，并由國家知識產權局專利檢索咨詢中心出具檢索報告，報告載明產品核心技術方案具備新穎性和創造性。

（二）申請人已完成產品的前期研究并具有基本定型產品，研究過程真實和受控，研究數據完整和可溯源。

（三）產品主要工作原理或者作用機理為國內首創，產品性能或者安全性與同類產品比較有根本性改進，技術上處于國際領先水平，且具有顯著的臨床應用價值。

” 上述情形（一）中包括了兩種情況：一種情況是發明專利已經取得授權，這種情況要求提出創新醫療器械特別審查申請的申請人擁有或通過受讓取得該發明專利權或其使用權，考慮到專利的特點與醫療器械研發的平均周期，2108年修訂發布的《創新醫療器械特別審查程序》還特別規定創新醫療器械特別審查申請時間距專利授權公告日不超過5年；另一種情況是發明專利正在申請過程中，這種情況要求該發明專利申請已經公開，并獲得載明產品核心技術方案具備新穎性和創造性的檢索報告。

申請人可向國家知識產權局專利檢索咨詢中心提出檢索申請，獲取檢索報告。

需要注意的是，情形（一）中僅提及了發明專利或申請，實用新型專利不適用該情形。

因此，如果期望基于專利來申請創新醫療器械特別審查，那么在進行專利申請時要選擇發明專利申請類別。

申請人在已完成產品的前期研究并具有基本定型產品即可申請創新醫療器械特別審查程序，這節省了時間。

通過該申請之后，申請人可選擇申報注冊創新醫療器械，將按照創新醫療器械特別審查程序實施審查。

需要注意的是，申請創新醫療器械特別審查程序所基于的專利或專利申請的技術方案需要能夠支撐該醫療器械產品的核心技術。

具體來說，對于已授權專利，基于已經授權的權利要求進行判斷，而對于正在申請中的發明專利申請，基于具備新穎性和創造性的權利要求來進行判斷。

這提示在專利申請階段，需要合理布局權利要求，使其能夠覆蓋需要批準注冊的醫療器械的核心技術。

在專利申請的審查階段，也要注意有望授權的權利要求是否能夠覆蓋需要批準注冊的醫療器械的核心技術。

創新醫療器械審查辦公室收到創新醫療器械特別審查申請后，應當于60個工作日內出具審查意見（公示及異議處理時間不計算在內）。

經創新醫療器械審查辦公室審查，對擬進行特別審查的申請項目，應當在器審中心網站將申請人、產品名稱予以公示，公示時間應當不少于10個工作日。

審查結果告知后5年內，申請人可申報注冊創新醫療器械，按照創新醫療器械特別審查程序實施審查。

指定EPO作為PCT/ISA試點項目申請人指南講解

首先，從制定國際檢索報告（ISR）及書面意見的時間來看，對于要求優先權的PCT申請，如果選擇國知局作為國際檢索局，完成國際檢索報告及書面意見的期限應在優先權日起9個月，或者自國際檢索單位收到檢索副本之日起3個月，以后到期的為準；而如果選擇歐專局作為國際檢索局，則歐專局通常在收到檢索副本后3個月內發出國際檢索報告和書面意見。

因此，對于從優先權日起較早遞交的PCT申請，選擇歐專局作為國際檢索局可更早地收到國際檢索報告和書面意見。

需要注意的是，如果選擇國知局作為受理局，在直接向歐專局支付檢索費之前，國際檢索不會啟動，因為支付國際檢索費是將國際申請（檢索副本）傳送給歐專局的要求。

其次，若選擇歐專局作為國際檢索局，由于歐專局在國際檢索階段和后續處理歐洲專利時檢索的判斷標準較為一致，就可免除在進入歐洲國家階段時進行補充歐洲檢索（EESR），可為申請人在該階段節省最多12個月的時間，且申請人在進入歐洲時也無需再繳納檢索費，同時也能為申請人考慮是否進入歐洲階段和具體進入的國家提供更有意義的參考價值。

再次，若選擇歐專局作為國際檢索局，則還可以繼續選擇歐專局作為國際初審單位（IPEA），并最晚在自優先權日起22個月內提出初審請求。

國際初審這一可選的環節使申請人有機會對作為國際檢索局的歐專局的任何評述作出回應，或者克服申請文件中的一些問題，以減少在進入國家或地區時收到審查意見的次數。

在此基礎上，申請人還可以通過以下手段加快歐洲審查進程：1）對于遠在31個月屆滿期限前就進入的歐洲申請歐專局不會啟動審查程序，申請人可根據PCT第23（2）條或第40（2）條在進入時提出提前處理請求（Request of Early Processing），請求EPO提前處理；2）申請人還可選擇放棄依據EPC Rule 161和162進行主動修改的機會，可將歐洲國家階段的過程再縮短6個月；除此之外，還可同時采用其它加速程序等等。

而且，在歐洲國家階段的專利能夠快速獲得授權的基礎上，對于通過PCT進入其它國家的專利，申請人也可根據PCT專利的高速路計劃，使用歐專局對于PCT作出的任何工作成果，在澳大利亞、加拿大、中國、哥倫比亞、以色列、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯聯邦、新加坡、美國、歐亞專利局和秘魯提出加速申請，以利用歐專局的檢索結果加快各同族專利的審查進程。

對于檢索后授權前景較為樂觀的申請，若申請人預計進入歐洲國家階段，如果選擇國知局作為國際檢索局，則需要在國際階段繳納檢索費（2100元）的基礎上進一步繳納EESR檢索費（1350歐元），共計12768元。

如果選擇歐專局作為國際檢索局，則省去了后續的EESR檢索費，但由于歐專局的國際檢索費用（1775歐元，約14025元）較高，選擇歐專局作為國際檢索局在節省檢索費用方面并無特殊優勢。

但是，通過第1部分的分析可知選擇歐專局作為國際檢索局在加快進入歐洲國家階段的申請有較明顯的優勢，而歐洲專利在授權之前，從申請日的第三年開始要繳納“維持費”，來維持該專利申請的審批狀態，該“維持費”從470歐元開始每年遞增，且此處提到的申請日為PCT的國際申請日。

另外，如果歐專局出具了國際初審報告，則可享受減免75%進入歐洲階段的審查費。

基于此種考慮，選擇歐專局作為國際檢索局在歐洲專利的整個授權過程中仍然具有節約費用的優勢。

二、實施該項目可能存在的缺點 1、針對PCT進入中國國家階段的申請 按照《專利收費標準》中的規定：“（1）由中國國家知識產權局作為受理局受理的PCT 申請在進入國家階段時免繳申請費及申請附加費；（2）提出實質審查請求時，減繳50%的實質審查費。

由中國國家知識產權局作出國際檢索報告或專利性國際初步報告的PCT 申請，在進入國家階段并提出實質審查請求時，免繳實質審查費。

（3）由歐洲專利局、日本特許廳、瑞典專利局三個國際檢索單位作出國際檢索報告的PCT 申請，在進入國家階段并提出實質審查請求時，減繳20%的實質審查費。

” 可見，如果由國知局受理且作為國際檢索局，則在在進入中國國家階段并提出實質審查請求時，可免繳實質審查費。

如果由國知局受理且由歐專局作出國際檢索報告，在進入中國國家階段并提出實質審查請求時，按照上述規定可以按照（1）或（3）執行，但目前的請求書中只能選擇減繳20%的選項。

因此，若按照現行規定，在選擇歐專局作為國際檢索局時，PCT申請進入中國國家階段仍需繳納一定的實質審查費。

2、針對檢索后授權前景不樂觀的申請 若申請人選擇歐專局作為國際檢索局，則需要以英文文本遞交受理局，且需要繳納檢索費1775歐元；若申請人選擇國知局作為國際檢索局，則可先以中文文本遞交受理局，需要繳納的檢索費為2100元。

在實踐中，如果在國際階段經過國知局檢索后認為授權前景不樂觀，則申請人可能放棄后續進入歐洲國家階段，對于這種情況，與國知局作為國際檢索局相比就需要多花費較為昂貴的檢索費，而且前期申請人也多花費了翻譯費用。


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