今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享：實(shí)用新型專利的保護(hù)客體講解，專利先用權(quán)抗辯講解 。

實(shí)用新型專利的保護(hù)客體講解

實(shí)用新型專利因其不需要經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查、審查周期短、授權(quán)相對容易、花費(fèi)較少卻具有顯著的實(shí)用價值而受到申請人的青睞。

然而，與發(fā)明專利相比，實(shí)用新型專利保護(hù)的客體卻受到一定的限制。

根據(jù)《中國人民共和國專利法》 第2條第3款：“實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”。

《專利審查指南 》 在其第一部分第二章第6.1節(jié)中進(jìn)一步明確指出：“實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品。

所述產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體”，并且還指出：“一切方法以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體”。

在實(shí)務(wù)中，對于明顯只涉及形狀、構(gòu)造或者其組合的產(chǎn)品（例如，具有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的機(jī)械裝置等），一般不存在保護(hù)客體上的爭議。

然而，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了越來越多依賴于計算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)其部分或全部功能的產(chǎn)品、或者結(jié)合有機(jī)械結(jié)構(gòu)和功能模塊、方法特征、材料特征等類型的產(chǎn)品。

此類產(chǎn)品是否屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體往往不那么容易判斷，需要針對每個具體產(chǎn)品的具體特征基于《專利法》和《專利審查指南》的相應(yīng)規(guī)定來進(jìn)行具體分析。

由于不同個體對《專利法》和《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定和每個產(chǎn)品的具體技術(shù)特征在理解上經(jīng)常存在偏差，導(dǎo)致此類產(chǎn)品的保護(hù)客體問題在實(shí)務(wù)中存在很多爭議，并因此增加了分析與判斷的難度。

專利先用權(quán)抗辯講解

先用權(quán)抗辯是在侵權(quán)訴訟中不視為侵權(quán)的抗辯理由之一。

根據(jù)專利法第七十五條規(guī)定，有下列情形之一的，不視為侵犯專利權(quán)，其中第（二）項(xiàng)為：在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的。

先用權(quán)抗辯是對專利權(quán)的限制，目的是緩解先申請制的弊端，對專利權(quán)人和善意的在先實(shí)施人的利益進(jìn)行平衡的制度。

（一）先用權(quán)抗辯成立的前提是侵權(quán)成立 《北京市高級人民法院理解和適用》中認(rèn)為，應(yīng)用該抗辯理由，意味著被訴侵權(quán)技術(shù)方案已經(jīng)落入涉案專利的保護(hù)范圍，否則沒必要應(yīng)用先用權(quán)抗辯。

因此，對于被訴侵權(quán)人，在實(shí)際案件中會存在應(yīng)用不侵權(quán)抗辯和先用權(quán)抗辯沖突的問題，需要在二者之間加以選擇。

（二）先用權(quán)抗辯的比對方式 最高院在案例1給出的比對方式是，涉案專利技術(shù)方案與被訴侵權(quán)人所主張實(shí)施的在先技術(shù)方案構(gòu)成相同或等同，并且在先技術(shù)方案與被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成相同或等同。

而在案例2中給出的比對方式是，以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，并判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否與在先技術(shù)方案相同或者實(shí)質(zhì)相同。

一方面，兩個案例的比對方式有相同之處。

在專利法第七十五條中規(guī)定了先用權(quán)針對的對象是申請日以前的“相同”的產(chǎn)品或方法，但兩個案例均把上述“相同”擴(kuò)展到被訴侵權(quán)技術(shù)方案與在先技術(shù)方案相同或者等同的情形。

另一方面，兩個案例的比對方式有不同之處。

在案例1中還要求專利技術(shù)方案與在先技術(shù)方案相同或等同；而案例2中采用了與現(xiàn)有技術(shù)抗辯類似的比對方式，以專利的權(quán)利要求為參照，圈定被訴侵權(quán)技術(shù)方案與在先技術(shù)方案進(jìn)行比對的特征范圍，而不論專利技術(shù)方案是否與在先技術(shù)方案構(gòu)成相同或等同。

首先，根據(jù)案例1，假設(shè)在先技術(shù)方案為A，被訴侵權(quán)技術(shù)方案為B，專利技術(shù)方案為C。

當(dāng)原告證明B與C等同，被告證明了A與B等同，被告還要證明A與C等同。

雖然在多數(shù)情況下，A與C也是等同的，但不能完全排除存在A與C不等同的情況，特別是類比外觀設(shè)計時的不相近似的情況，而在這種情況下，專利法七十五條中的“相同”擴(kuò)展為“相同或等同”，即便A與C不等同，這種情況也符合專利法七十五條的規(guī)定，不應(yīng)排除先用權(quán)抗辯的應(yīng)用。

另外，與現(xiàn)有技術(shù)抗辯類似，先用權(quán)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯均是基于在專利申請日之前的行為，如果該行為構(gòu)成了公開則使用現(xiàn)有技術(shù)抗辯，如果該行為沒有構(gòu)成公開，僅僅是生產(chǎn)或者為生產(chǎn)做準(zhǔn)備，則適用先用權(quán)抗辯，二者的區(qū)別主要在于是否進(jìn)入公有領(lǐng)域，比對方式上也應(yīng)該類似。

綜上，筆者認(rèn)為案例2的比對方式更適宜。

（三）關(guān)于專利法第七十五條中的“制造、使用”的相關(guān)解釋 在上述案例2中將先用權(quán)抗辯中的“制造”擴(kuò)展到“以委托加工的形式制造產(chǎn)品”。

在《北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南 》第132條、最高院再審案[ 民申字第1541號]案件中，將“制造、使用”擴(kuò)展到使用、許諾銷售、銷售先用權(quán)人制造的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

在《北京市高級人民法院理解和適用》中，將“制造”擴(kuò)展到進(jìn)口的相關(guān)協(xié)議等業(yè)已成立的進(jìn)口行為。

（四）關(guān)于專利法第七十五條中的“必要準(zhǔn)備”的相關(guān)解釋 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十五條，“必要準(zhǔn)備”包括：（一）已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；（二）已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料。

（五）關(guān)于專利法第七十五條中的“原有范圍”的相關(guān)解釋 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十五條，原有范圍包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模，不包括轉(zhuǎn)讓和許可的范圍，但包括隨原有企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓或者繼承的范圍。

最高院在王業(yè)慈、徐州華盛實(shí)業(yè)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛二審上訴案[ 最高法知民終89號]中指出，“通常認(rèn)為，在生產(chǎn)主體的住所地、注冊資本和經(jīng)營范圍等未發(fā)生變化時，制造規(guī)模擴(kuò)大的可能性較小”。

《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要 》在最高法知民終508號案件指出：先用權(quán)抗辯中“原有范圍”的證明標(biāo)準(zhǔn)不宜過高。

被訴侵權(quán)人已經(jīng)盡力舉證，所舉證據(jù)能夠初步證明其所主張的原有范圍具有合理性，專利權(quán)利人沒有提供充分反證予以推翻的，一般可以認(rèn)定被訴侵權(quán)人系在原有范圍內(nèi)實(shí)施。

從這兩個案件可見，原有范圍的證據(jù)涉及住所地、注冊資本和經(jīng)營范圍證據(jù)、生產(chǎn)模具、廠房面積、員工數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、原料采購數(shù)量等反應(yīng)客觀情況的證據(jù)。

在滿足高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)，專利權(quán)人未提出有力反證的情況下，會被法院采信。

先用權(quán)人通過使用先用權(quán)抗辯，能夠有效對抗專利權(quán)，但前提是有效力的證據(jù)。

由于在先的技術(shù)圖紙、工藝文件由于時間久遠(yuǎn)，難免有缺失的情況，而且通常是單方證據(jù)，在沒有證據(jù)鏈相互印證的情況下，很難被法院采信。

中國加入海牙協(xié)定與中國外觀設(shè)計審查講解

2022年2月5日，中國交存了《工業(yè)品外觀設(shè)計國際注冊海牙協(xié)定》的加入書及聲明。

該協(xié)定已于2022年5月5日對中國生效。

由此，中國成為該協(xié)定1999年文本的第68個締約方，并成為海牙聯(lián)盟的第77個成員國。

海牙協(xié)定的執(zhí)行進(jìn)一步強(qiáng)化和完善了中國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，這與我國深度參與全球知識產(chǎn)權(quán)治理的戰(zhàn)略目標(biāo)相契合。

在海牙協(xié)定中，對工業(yè)品外觀設(shè)計的復(fù)制件有明確的規(guī)定和要求。

國際局會負(fù)責(zé)審查提交的復(fù)制件，以確認(rèn)其是否符合規(guī)定的形式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

然而，值得注意的是，海牙協(xié)定中關(guān)于復(fù)制件的要求與中國的外觀設(shè)計審查實(shí)踐存在一些差異。

另外，根據(jù)海牙協(xié)定，一個國際申請中可以包含不超過100項(xiàng)的外觀設(shè)計，但這些設(shè)計必須屬于同一類別或者與之相關(guān)的產(chǎn)品。

相比之下，在中國的審查實(shí)踐中，一份申請中的相似外觀設(shè)計數(shù)量限制較為嚴(yán)格，不得超過10項(xiàng)。

因此，企業(yè)在進(jìn)行國際申請時，需要充分考慮到中國市場的特定要求，以確保其外觀設(shè)計在中國能夠獲得有效保護(hù)。

以下將闡述海牙外觀國際申請的特點(diǎn)，特別關(guān)注復(fù)制件的相關(guān)要求以及在一項(xiàng)申請中的多項(xiàng)外觀設(shè)計的相關(guān)方面。

一、海牙外觀國際申請的特點(diǎn) 海牙外觀國際申請具有多個“一”的特點(diǎn)：外觀設(shè)計所有人通過在一個主管局（國際局-設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦的世界知識產(chǎn)權(quán)組織（簡稱“WIPO”、“產(chǎn)權(quán)組織”））、用一種語言（英語、法語或西班牙語）、提交一份國際申請，用一種貨幣（瑞士法郎）繳納一組費(fèi)用，就可以在多個締約方為工業(yè)品外觀設(shè)計尋求保護(hù)。

根據(jù)海牙協(xié)定，海牙外觀國際申請的提交方式有兩種：申請人可以直接將申請?zhí)峤恢羾H局，或者通過其所在的締約方局進(jìn)行提交。

因此，對于在中國有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的申請人，可以選擇通過中國局向國際局提交外觀設(shè)計的國際注冊申請。

然而，需要注意的是，如果申請人選擇通過中國局向國際局傳遞文件，那么這些外觀設(shè)計國際注冊申請文件應(yīng)當(dāng)以英文撰寫。

在海牙外觀國際申請中，申請人不允許在提交申請后另行指定進(jìn)入的國家，因此，申請人在提交申請時就必須明確指定并確認(rèn)希望國際申請覆蓋的國家。

一旦申請?zhí)峤?，從國際注冊日起，就已經(jīng)視為進(jìn)入所指定的締約方。

關(guān)于在中國的海牙外觀國際申請的申請日，根據(jù)將在2024年1月20日生效的《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第一百三十七條的規(guī)定，按照海牙協(xié)定已確定國際注冊日并指定中國的外觀設(shè)計國際申請，視為向國知局提出的外觀設(shè)計專利申請，該國際注冊日視為專利法第二十八條所稱的申請日。

關(guān)于海牙外觀國際申請的保護(hù)期限，根據(jù)海牙協(xié)定，外觀設(shè)計國際注冊在5年的首期內(nèi)有效，可以5年為期進(jìn)行兩次續(xù)展。

在每個受1999年文本約束的被指定締約方，國際注冊獲得保護(hù)的期限至少應(yīng)為15年，并將持續(xù)到各締約方各自法律所允許的最長保護(hù)期限屆滿。

值得注意的是，我國2022年施行的《專利法》已將外觀設(shè)計的法定保護(hù)期限由原來的10年延長至15年。

這一改動使我國的外觀設(shè)計保護(hù)期限與海牙協(xié)定中對外觀設(shè)計保護(hù)的相關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)了銜接。

二、復(fù)制件的相關(guān)要求 復(fù)制件的形式可以是工業(yè)品外觀設(shè)計的照片、圖樣，或者是構(gòu)成該工業(yè)品外觀設(shè)計的產(chǎn)品。

由于不同司法轄區(qū)對外觀設(shè)計充分公開的標(biāo)準(zhǔn)可能存在差異，國際局制定了《關(guān)于制作并提供復(fù)制件以預(yù)防審查局以工業(yè)品外觀設(shè)計公開不充分為由進(jìn)行可能駁回的指導(dǎo)原則》，旨在降低駁回風(fēng)險。

根據(jù)上述《指導(dǎo)原則》的第三條：提供可以用來表示立體產(chǎn)品表面的浮雕和輪廓的陰影線、暈線、點(diǎn)劃線或線條。

這一規(guī)定與美國的審查實(shí)踐相符，美國通常要求在表示立體產(chǎn)品表面的浮雕和輪廓時使用陰影線。

相比之下，中國《專利審查指南》規(guī)定，圖片應(yīng)當(dāng)參照我國技術(shù)制圖和機(jī)械制圖國家標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)正投影關(guān)系、線條寬度以及剖切標(biāo)記的規(guī)定繪制，并應(yīng)當(dāng)以粗細(xì)均勻的實(shí)線表達(dá)外觀設(shè)計的形狀。

不得以陰影線、指示線、中心線、尺寸線、點(diǎn)劃線等線條表達(dá)外觀設(shè)計的形狀。

并且，在中國的外觀設(shè)計視圖中，為了具體呈現(xiàn)產(chǎn)品表面的浮雕和輪廓，通常采用的做法是提供剖視圖或多角度的立體圖。

因此，為了同時滿足中國等不允許使用陰影線呈現(xiàn)產(chǎn)品表面的浮雕和輪廓的規(guī)則，以及美國等要求使用陰影線的規(guī)則，在制備復(fù)制件時，可以參考以下建議：

1、 提供包含陰影線、暈線、點(diǎn)劃線或線條的視圖以表示立體產(chǎn)品表面的浮雕和輪廓。

在指定中國后，如果視圖中的線條不符合規(guī)范，可以在審查意見答復(fù)階段刪除或者修改這些不規(guī)范的線條。

2、 提供通過立體圖和剖視圖來表示立體產(chǎn)品表面浮雕和輪廓的視圖。

在指定美國后，可以在審查意見答復(fù)階段增加陰影線。

然而，這種修改方式可能存在被審查員拒絕的風(fēng)險。

3、 提供足量的視圖，包括六面圖、不同角度的立體圖，顯示立體結(jié)構(gòu)的剖視圖。

同時，也應(yīng)提供通過陰影線、暈線、點(diǎn)劃線或線條表示立體產(chǎn)品表面浮雕和輪廓的視圖。

4、 提供渲染圖，以更清晰地展示產(chǎn)品的外觀設(shè)計和立體結(jié)構(gòu)。

由于每個締約方對于申請文件有不同的要求，申請人應(yīng)盡可能提供足量的視圖，并對需要指定的各個國家的審查實(shí)踐進(jìn)行深入了解和充分準(zhǔn)備，這樣才能確保在各個指定國家順利獲得權(quán)利。

三、一項(xiàng)申請中的多項(xiàng)外觀設(shè)計 根據(jù)海牙協(xié)定，申請人可在一份國際申請中包括多項(xiàng)外觀設(shè)計，但數(shù)量不得超過100項(xiàng)，前提是這些外觀設(shè)計屬于洛迦諾分類的同一類別。

與之相比，根據(jù)將在2024年1月20日生效的《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第四十條的規(guī)定，一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項(xiàng)。

如果申請中的設(shè)計數(shù)量超過了這一限制，那么超出的部分需要被刪除。

為了保留這些被刪除的外觀設(shè)計，可以考慮將它們進(jìn)行分案處理。

對于確定同一產(chǎn)品的相似外觀設(shè)計的數(shù)量相對簡單，而對于成套產(chǎn)品，由于其包括兩個或更多獨(dú)立的套件產(chǎn)品，雖然可以作為一件申請?zhí)岢觯總€套件產(chǎn)品都應(yīng)作為一項(xiàng)外觀設(shè)計。

并且根據(jù)審查指南，成套產(chǎn)品是指由兩件以上（含兩件）屬于同一大類、各自獨(dú)立的產(chǎn)品組成，各產(chǎn)品的設(shè)計構(gòu)思相同，其中每一件產(chǎn)品具有獨(dú)立的使用價值，而各件產(chǎn)品組合在一起又能體現(xiàn)出其組合使用價值的產(chǎn)品。

因此，申請人應(yīng)當(dāng)為成套產(chǎn)品中的每項(xiàng)外觀設(shè)計產(chǎn)品提供相應(yīng)的視圖或照片，這意味著除了需要提供成套產(chǎn)品的視圖，還需要為成套產(chǎn)品中的每個套件產(chǎn)品提交單獨(dú)的外觀設(shè)計申請視圖，而非將成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計以單一外觀設(shè)計的多個視圖形式呈現(xiàn)。

這種規(guī)定旨在確保每一套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計都能夠得到充分和明確的保護(hù)。

依據(jù)為最高人民法院2022年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》，其中第十五條的規(guī)定“對于成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其一項(xiàng)外觀設(shè)計相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

” 根據(jù)上述第十五條的規(guī)定，如果被訴侵權(quán)設(shè)計與成套產(chǎn)品外觀設(shè)計專利中的某一項(xiàng)外觀設(shè)計相同或者近似，法院將判定該被訴侵權(quán)設(shè)計落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍。

因此，將成套產(chǎn)品的每一套件產(chǎn)品作為一個獨(dú)立的設(shè)計提供相應(yīng)的視圖，能夠確保每一套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計都能夠得到充分和明確的保護(hù)。

然而，在無效宣告請求程序中，請求人可以使用不同的對比設(shè)計分別對成套產(chǎn)品中的每一套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行單獨(dú)對比。

如果成套產(chǎn)品中的某一套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計與對比設(shè)計相同或相近似，那么這一套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利可能會被宣告無效。

但是，這并不影響剩余的、未被認(rèn)定為無效的套件產(chǎn)品外觀設(shè)計專利權(quán)的有效性，這些套件產(chǎn)品仍可以繼續(xù)單獨(dú)受到保護(hù)和主張專利權(quán)。


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