今天，樂知網律師 給大家分享： 授權前發明專利申請實質審查信息的網絡公開，專利創造性判定中對于區別技術特征的認定 。

授權前發明專利申請實質審查信息的網絡公開講解

國知局（SIPO）專利審查流程公眾服務的不斷推進，在其官方網站的專利檢索網頁中已將2010年2月之后授權前的發明專利申請審查信息 ，尤其是尚處于實質審查階段的專利申請[2]實質審查意見通知書（OA）全文公開，供公眾查閱。

同時，申請人在實質審查階段提交的權利要求書修改文件也一并公開，允許公眾查閱。

SIPO通過其官方網站將專利審查信息向公眾公開順應了專利審查國際合作的大趨勢，在方便公眾及時了解最新發明專利，特別是尚處于實質審查階段但未授權的專利申請的審查進度的同時，也對專利申請人、專利代理人甚至審查員的中國專利申請實務操作產生了一定影響。

SIPO的上述做法 與現行《專利審查指南》 的規定不一致。

《專利審查指南》 第五部分第四章5.1-5.2節中明確規定，任何人均可向SIPO請求查閱和復制公布后的專利申請案卷。

對于已經公布但尚未公告授權的專利申請案卷，可以查閱和復制該專利申請案卷中直到公布日為止的有關內容，包括例如：申請文件，與申請直接相關的手續文件，公布文件，以及在初步審查程序中向申請人發出的通知書和決定書、申請人對通知書的答復意見正文。

對于已經公告授權的專利申請案卷，可查閱和復制的內容則擴大到在各個已審結的審查程序中（包括初步審查、實質審查、復審和無效宣告等），SIPO、專利復審委員會向申請人或有關當事人發出的通知書和決定書、以及對通知書的答復意見正文。

根據《專利審查指南》 上述針對專利申請文檔的規定可知，對于已公布但尚未公告授權的專利申請案卷，公眾可以查閱的范圍僅限于公布日之前的內容。

具體到OA和答復意見來說，應當僅限于初步審查程序中，并不包括實質審查階段審查員發出的OA，也不包括申請人在實質審查階段提交的權利要求修改文件。

根據2008年修改的《專利法》第22條中現有技術定義可知，現有技術是指申請日前在國內外為公眾所知的技術。

比較2008年與之前不同版本的《專利法》中對于現有技術的不同表述可知，現行《專利法》中最突出的特點是擴大了現有技術的范圍，將其內容在申請日之前為公眾所知的技術一律明確為現有技術。

雖然在《專利審查指南》 第二部分第三章2.1節中指出，處于保密狀態的技術內容不屬于現有技術。

但在該節中也明確指出：如果負有保密義務的人違反規定、協議或默契泄露秘密，導致技術內容公開，使公眾能夠得知這些技術，這些技術也就構成了現有技術的一部分。

根據現行《專利法》和《專利審查指南》 的規定可知，一旦將《專利審查指南》 中明確規定不允許公眾查閱的內容通過網絡途徑提前公開，可能引發一系列潛在的問題，具體包括：

a）在實質審查階段申請人提交的權利要求書修改文件被網絡途徑提前公開后，可以構成影響例如在后提交的專利申請新穎性的現有技術； b）特殊情況下，甚至審查員發出的OA本身，通過上述網絡途徑提前公開后，也有可能“意外的”構成現有技術，從而影響例如在后提交的專利申請的新穎性。

具體來說：

1）對于專利申請人在實質審查階段提交的權利要求修改文件，一旦申請人主動增加了未在其原始公開的專利文件中披露的新技術方案，則能夠構成如破壞在后專利申請新穎性的現有技術。

在具體案例中，申請人在原始提交的申請文件A中僅披露了某產品具有功能a的技術方案。

審查員在OA中指出，所述功能a相對于檢索到的現有技術不具有創造性。

針對上述審查意見，申請人主動將其在申請文件A提交日后完成的最新研究成果補充到說明書中，同時提交權利要求修改文件，主動將最新發現的該產品具有功能b以及相應的新用途c的技術方案補充到權利要求中，以期克服相關缺陷。

根據專利審查實踐，該申請人顯然無法通過上述超出原始公開范圍的主動修改克服申請文件A不具有創造性的缺陷。

但是，涉及披露該產品的新功能b和用途c的上述技術方案如果沒有網絡公開，申請人仍有望通過另行提交新專利申請B對相關技術方案加以保護。

但令人遺憾的是，上述實質審查階段提交的權利要求修改文件一經網絡途徑公開，則會構成現有技術，破壞在網絡公開日之后提交的專利申請B（涉及新功能b和用途c的技術方案）的可專利性。

2）類似的，對于實審階段審查員發出的OA，也存在“意外的”構成現有技術的可能，從而破壞例如在后提交的專利申請的新穎性。

同前述案例，假設申請人雖然未提交權利要求書修改文件，但是在意見陳述書中爭辯，該產品除了說明書中描述的功能a之外，還具有最新發現的功能b及相應的用途c。

針對申請人的上述爭辯，如果審查員在后續OA中直接引用或轉述申請人的爭辯內容，該后續OA被通過網絡途徑公開后，就“意外的”構成了現有技術，不僅使申請人喪失了就該產品所述新功能b和新用途c的技術方案另行提交專利申請B的機會，也破壞該后續OA網絡公開日后所有涉及功能b和新用c的技術方案的可專利性。

考慮到實質審查階段但尚未授權的發明專利申請的OA和權利要求書修改文件一經網絡公開就構成現有技術，因此，在代理專利無效宣告甚至專利訴訟案件過程中，必要時也可以嘗試擴大專利文獻的檢索范圍，從目前少有人注意的角落中，即：那些實質審查階段就被網絡公開的權利要求書修改文件甚至OA中，發掘是否存在對當事人有用的現有技術。

發明專利申請審查信息包括專利初步審查階段和實質審查階段審查員發出的審查意見通知書、申請人提交的意見陳述書和相應的權利要求書修改文件。

為方便討論，本文中針對審查信息的討論僅限于通過網絡公開的實質審查階段審查員發出的意見通知書及申請人提交的權利要求書修改文件。

專利申請的創造性判定中對區別技術特征的認定

在中國的專利審查實踐中，判斷創造性時通常采用“三步法”。

“三步法”的精髓在于重塑發明，即以最接近的現有技術為依據，從本領域技術人員的認知出發，認定發明相對該最接近的現有技術的區別技術特征，基于認定的區別技術特征重塑發明實際要解決的技術問題。

其中，第二步“確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題”是判斷發明相對于現有技術是否顯而易見的基礎和前提。

本文將結合最高人民法院的典型案例來探討創造性判定中對于區別技術特征的認定。

專利新穎性判斷中的單獨對比原則

新穎性作為專利授權必須具備的三性（新穎性、創造性、實用性）之一，無疑非常重要。

在專利審查階段和復審無效階段等對于權利要求進行審查時，新穎性的判斷經常都是首先遇到的問題。

例如，在專利審查階段，如果發明和實用新型專利申請中的權利要求已經被認定相對于現有技術不具有新穎性時，一般不會再進行創造性相關的審查。

新穎性的判斷需要遵循諸多特有的原則，例如單獨對比原則，這使得新穎性的判斷看似比創造性的判斷簡單。

然而，就該單獨對比原則自身而言，也具有其獨有的復雜性。

本文將結合最高人民法院的典型案例來探討新穎性判斷中的單獨對比原則。


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