今天，樂知網律師 給大家分享：發明專利申請“說明書公開不充分”的審查意見答復， 日本專利申請的加快審查講解 。

發明專利申請“說明書公開不充分”的審查意見答復

部分公開不充分是指從屬權利要求所涉及的技術方案在說明書中沒有充分公開的情形。

目前在審查實踐中，當說明書中存在部分公開不充分缺陷的情形時，審查員在指出說明書不符合專利法第26條第3款規定的同時，還會同時指出相應的從屬權利要求不符合專利法第26條第4款的規定。

例如復審第27826號決定就涉及了這樣的情況。

該申請涉及一種信道鏈路的補償方式，其中在說明書中除了描述基本的信道鏈路補償方式之外，還涉及了基于上述基本補償方式的更加精細的補償過程，即還公開了一種更優選的實施方式。

在該優選的實施方式中使用了公式SNR=(1-q)S‘/(N’+qS')，但是在說明書中沒有具體說明如何得到該參數q。

從而審查員以說明書存在部分公開不充分的缺陷為由駁回該申請，同時還指出與該優選實施方式相對應的從屬權利要求12沒有以說明書為依據，不符合專利法第26條第4款的規定。

申請人在提出復審請求時認為，說明書中清楚地記載了參數q來自一個信號部分，因此對于本領域技術人員來說是足夠清楚的，同時權利要求12的技術方案能夠從說明書公開的內容中得到，因此能夠得到說明書的支持，符合專利法第26條第4款的規定。

事實上，對于從屬權利要求12而言，由于所屬技術領域的技術人員無法確定如何獲得公式所使用的參數q，因此認定從屬權利要求12的概括范圍過大，不符合專利法第26條第4款的規定，而申請人應當根據說明書充分公開的內容進行具體限定來克服這一缺陷。

但是說明書在這一環節公開不充分，因此從屬權利要求12沒有修改的基礎和依據，只有將其刪除才能克服從屬權利要求12不符合專利法第26條第4款的缺陷。

然而從申請人的意見陳述可以看出，申請人顯然沒有了解審查意見中關于從屬權利要求12不符合專利法第26條第4款的本意。

而圍繞同一個缺陷同時使用兩個條款來評述確實會對申請人造成理解上的困難。

專利法第26條第4款要求權利要求應當以說明書為依據，這也就意味著權利要求只要能夠得到說明書支持，就能夠符合專利法第26條第4款的規定。

因此在實踐中，如果將不符合專利法第26條第4款規定的權利要求按照說明書的內容進行合理的概括，則該權利要求就能夠得到說明書的支持，也就是說，即使一項權利要求存在得不到說明書支持的缺陷，只要通過適當的修改就能夠克服這樣的缺陷。

但是在上述案例中，無論如何修改從屬權利要求12，即使將其修改為與說明書中相一致的表述，也不能克服這樣的缺陷。

不能克服專利法第26條第4款所指缺陷的根本原因不在于從屬權利要求12的具體撰寫方式如何，而在于從屬權利要求12所涉及的技術方案屬于需要所屬技術領域的技術人員通過過度實驗才能實現、甚至是根本無法實現的情況。

但是申請人在看到從屬權利要求存在得不到說明書支持的缺陷時，往往更多的是考慮如何從屬權利要求的撰寫進行修改，而很難將其與說明書中存在公開不充分缺陷的內容聯系起來。

根據以上問題，可以建議審查員在評述部分公開不充分時僅適用專利法第26條第3款即可。

這樣可以更加明確地向申請人表達出這樣的信息，即在說明書的優選實施方式中存在的公開不充分缺陷并不會絕對導致該申請沒有授權前景，條件是在權利要求中不得涉及該缺陷內容。

這將有助于申請人更好地理解審查員的用意并配合修改。

《專利審查指南》修改內容的講解

國家知識產權局于2022年3月1日公布了修改〈專利審查指南〉的決定 ，新修改的審查指南將自2022年4月1日起施行。

此次修改涉及到了與商業模式、計算機程序有關的授權主題的審查、申請日后提交的實驗數據的審查、以及無效宣告程序的修改方式調整等熱點問題。

提要 對《指南》第二部分第一章的修改 – 商業方法相關的發明成為可授權主題。

對《指南》第二部分第九章的修改 – 軟硬件定義的介質權利要求和裝置權利要求成為可授權主題。

對《指南》第二部分第十章的修改 – 申請日后補充的實驗數據將予以考慮。

對《指南》第四部分的修改 - 無效宣告的審查程序中更靈活的修改方式。

對《指南》第五部分的修改 – 公眾可訪問的審查信息。

近年來，以互聯網技術為代表的計算機技術的發展有效推動了各行業商業模式的創新。

為了滿足創新主體對與計算機技術結合的新的商業模式（例如與互聯網技術結合的新的商業模式）的創新成果的專利保護需求，鼓勵此類商業模式創新，審查指南修改明確了“涉及商業模式的權利要求，如果既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特征，則不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性”。

由此，審查指南修改意圖澄清，只要包含技術特征，一項方案就不應僅因其涉及商業模式而被排除在專利保護客體之外。

相應地，審查指南修改刪除了原本不屬于專利保護的客體的一個例子（即例9），該例子涉及一種利用計算機程序來輔助進行外語學習的系統。

該不屬于專利保護的客體的例子的刪除表明今后對于專利保護客體的審查將不會像以往那樣僵化，而是會綜合考慮技術特征在整個商業方法方案中所起到的作用。

在涉及商業模式或商業方法的專利申請的撰寫和審查意見通知書的答復中，建議申請人盡量強調技術特征、該技術特征在整個方案中解決的技術問題以及該技術特征在解決該技術問題時所起到的作用。

根據在先前的審查實踐，計算機程序以及特征僅在于計算機程序的載體（計算機可讀存儲介質）屬于不可授予專利權的客體。

此次審查指南修改強調了不屬于專利保護客體的計算機可讀存儲介質僅僅是“僅由所記錄的程序本身限定的計算機可讀存儲介質”，“本身”二字意圖將代碼化的指令序列與全部或部分基于程序處理流程的解決方案區分開。

換言之，如果計算機可讀存儲介質中所存儲的計算機程序體現的是解決技術問題的技術方案，則該計算機可讀存儲介質屬于可授予專利權的客體。

審查指南修改還規定了，當涉及計算機程序的發明寫成裝置權利要求時，該裝置的組成部分“不僅可以包括硬件，還可以包括軟件”，并且將“功能模塊”修改為“程序模塊”以更好體現這些模塊的技術屬性。

因此，根據審查指南修改，涉及計算機程序的裝置權利要求不再被限制為寫成“模塊+功能”的形式，而是例如“處理器+存儲有計算機程序指令的存儲器”的其他權利要求撰寫形式也可以被接受。

與之前的審查實踐相比，此次審查指南修改使得對涉及計算機程序的發明的專利保護客體和撰寫形式的要求與美國的相關規定更加接近，具有重大的意義。

對于涉及計算機程序的發明，建議申請人根據實際需要而撰寫多種主題和撰寫形式的權利要求，權利要求的主題和撰寫形式可以包括：包括各個步驟的方法；計算機可讀存儲介質，其上存儲有執行各個步驟的計算機程序指令；包括執行各個方法步驟的模塊的裝置；以及至少包括處理器和存儲器的裝置，其中存儲器中存儲有在運行在處理器上時能夠執行各個方法步驟的計算機程序指令。

如何看待申請日后補充的實驗數據一直是困擾一些化學領域發明審查的難題。

尤其是，此前專利審查指南在第二部分第十章明確規定，“申請日之后補交的實施例和實驗數據”在判斷充分公開問題時“不予考慮”。

國家知識產權局認識到了上述措辭一定程度上產生了誤導作用，令人認為審查員對于補充的實驗數據看也不看、審也不審。

為澄清審查標準，審查指南修改刪除了上述表述，代之以“申請日后補交的實驗數據，審查員應當予以審查”。

同時，審查指南修改仍然堅持了充分公開問題的判斷原則，即，判斷說明書是否充分公開，應當以原說明書和權利要求書記載的內容為準。

這一原則是先申請制的體現，即所有的審查，包括充分公開的審查，都應當以原說明書和權利要求書的內容為基礎。

為了體現這一判斷原則，對于申請日后補交的實驗數據，審查指南修改規定，所述補交的實驗數據所證明的技術效果，應當是所屬領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。

上述措辭強調判斷的主體是所屬領域的技術人員，判斷的依據是原申請公開的內容，判斷的對象是補充的實驗數據所主張的技術效果而非數據本身，從而避免了判斷的機械和僵化。

也就是說，審查員應當避免過分關注實驗數據、實驗方法是否一致這樣的形式問題，而應當站位本領域技術人員來判斷技術效果是否一致。

對于無效宣告的審查程序，本次審查指南修改涉及兩個方面：其一涉及對修改方式的進一步放開，另一涉及相應地無效理由的增加。

根據專利審查指南，無效宣告審查程序中允許專利權人進行的修改方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。

審查指南修改中，將權利要求合并的方式刪除，代之以權利要求的進一步限定，與此同時增加明顯錯誤的修正的修改方式。

此處“權利要求的進一步限定”限于在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，而仍然不允許根據說明書記載的內容對權利要求進行修改。

顯然，國知局力求在保障專利權人的權益和不損害社會公眾的信賴利益之間尋求合理的平衡。

關于明顯錯誤的修正，由于現行專利法實施細則的限制，本次審查指南修改并不允許專利權人對說明書中存在的明顯錯誤進行修正。

當出現該情況時，專利權人可以對權利要求書中出現的明顯錯誤進行修正。

在該修正得到審查部門認可之后，專利局復審委員會可以根據實施細則第五十八條對說明書進行相應的更正。

針對專利權人以刪除以外的方式修改權利要求，請求人可以在指定期限內針對修改內容增加無效宣告理由。

此處“刪除以外的方式”既包括“權利要求的進一步限定”，也包括“明顯錯誤的修正”。

此前指南規定，在專利權人進行合并式修改后，請求人可以在指定期限內增加無效理由。

對此有一種誤解，認為一旦專利權人進行了合并式修改，則請求人可以全面補充無效理由。

在本次審查指南修改中，明確了專利權人進行刪除以外的方式后，請求人只能針對修改內容增加無效宣告理由。

這與一直以來的審查標準是一致的。

另外，此前指南規定專利權人進行合并式修改或者提交反證后，請求人可以在指定期限內補充證據。

本次審查指南修改刪除了針對合并式修改（即修改后的“權利要求的進一步限定”）方式下補充證據的情況。

其理由是，權利要求的進一步限定的修改方式是在權利要求書記載范圍內進行的修改，沒有超出授權權利要求的范圍，因此請求人不需要補充新的證據，只需要調整證據的組合方式即可。

為貫徹 71號文件 中“依法及時公開專利審查過程中信息”的要求，同時順應Global Dossier審查信息共享的趨勢，此次指南的修改也涉及第五部分第四章的有關內容。

審查指南修改包括三個方面：

一、對于已經公布但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷，可以查閱和復制的案卷信息，從時間上講，由此前的“直到公布日為止”擴大到還包括實質審查程序的信息；從內容上講，擴大到包括在實質審查程序中向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書。

但是，申請人對審查意見通知書的答復以及對權利要求書的修改沒有包括在內。

二、相應地，對于已經公告授予專利權的專利申請案卷，可以查閱和復制的內容也包括了檢索報告。

三、此外，由于指南該章第5.2節之（1）已經對允許查閱和復制的內容進行了規定，因此刪除了此前“除上述內容外，其它文件不得查閱或者復制”的措辭。

日本專利申請的加快審查講解

本文講解日本專利申請加快審查的途徑，以便在日本專利申請的中國申請人參考。

目前，日本專利申請的加快審查途徑主要包括優先審查、早期審查、超早期審查、專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway， PPH）以及海外申請加快審查。

一、優先審查 根據《日本專利法》第四十八條之六的規定，在專利申請公開后，如果第三方以實施專利申請所請求保護的發明為業，或者申請人同實施者之間存在糾紛需要盡快解決，那么，可以請求對專利申請進行優先審查。

請求提出者可以是第三方或者專利申請人。

在提出優先審查請求時，專利申請人需提供以下證明文件：

（1）說明第三方實施狀態的情況說明書，第三方的實施行為所涉及的產品或方法的說明書，以及必要的附圖； （2）警告函的復印件； （3）產品、宣傳手冊、樣品、照片等； （4）能夠證明第三方的實施行為的相關文件。

如果滿足上述條件，那么審查員將會對專利申請進行優先審查，并且最快在四個月內就可能給出最終的審查決定。

這一加快審查程序與國內通過《專利優先審查管理辦法》第三條第四款啟動優先審查的程序類似。

《專利優先審查管理辦法》第三條第四款規定，在專利申請人或者復審請求人已經做好實施準備或者已經開始實施，或者有證據證明他人正在實施其發明創造的情形下，專利申請人或者復審請求人可以請求對專利申請或者專利復審案件進行優先審查。

二、早期審查 根據日本特許廳（JPO）公布的《專利申請加快審查 &bull； 加快審查指南 2022 年 8 月》（《特許出願の早期審査&bull；早期審理ガイドライン 平成２８年８月》）的規定，當專利申請滿足以下任意一個條件時，即可請求日本特許廳對該專利申請進行早期審查：

（1）已經實際制造、銷售了專利產品，或從申請加快日開始2年內計劃生產該專利產品（包括已經申報農藥或藥品的審批的情況）； （2）申請人就該發明已經向其它國家的專利局提出了專利申請，或者已經提出了國際申請； （3）該申請的申請人中全部或部分是中小企業、科研院所、個人、公益機構； （4）該申請涉及綠色節能技術； （5）來自大地震震災區的申請； （6）在亞洲有關聯公司的跨國集團的相關申請。

其中，以第（2）條為理由請求加快審查時，申請人須提交早期審查的情況說明，并對現有技術文獻及其與本申請的對比進行闡釋。

此類現有技術文獻可以是申請人自行檢索現有技術而獲得（例如，申請文件的背景技術中記載的文獻），也可以是外國審查機構/專利局作出的檢索結果。

例如，對于中國申請人而言，此類現有技術文獻可以是中國優先權申請的檢索報告和審查意見中所引用的對比文件，也可以是PCT申請的國際檢索報告和國際檢索單位的書面意見中所引用的對比文件。

從時間上來看，早期審查可以大大縮短申請周期。

從申請人提出早期審查請求，到收到第一次審查意見通知書，一般平均只需2.2個月左右，之后申請人針對該次審查意見進行意見陳述，必要時對其專利申請進行修改，直到最終得到專利審查結果，一般全程平均僅需5.9個月。

而對于未進入加快審查程序的普通專利申請而言，根據日本特許廳的統計數據，申請人通常要等待10.4個月左右才能收到第一次審查通知書。

此外，需要說明的是，向JPO提出早期審查請求時無需繳納官費，并且早期審查請求可以在提交審查請求的同時或者之后提出。

三、超早期審查 相比于早期審查，超早期審查的審查時間更短。

進入超早期審查的專利申請通常將在約25天內收到第一次審查意見通知書，約50天內得到最終審查結果。

請求超早期審查的專利申請一般需要同時滿足下述條件：

（a） 同時滿足上述早期審查條件中的（1）和（2）的申請（正在實施或2年內預定實施且在日本以外也提交的申請）； （b） 在請求超早期審查的至少4周前已在線完成所有申請程序。

據JPO官方網站公布的數據，2014年超早期審查的第一次審查意見通知書做出的平均時間為0.8個月（如果是PCT進入日本國家階段的申請，平均為1.4個月；原則上不超過2個月），獲得最終審查結果的平均時間為2.1個月，明顯快于普通的早期審查。

對于超早期審查，需要特別說明的是，各種流程和手續（例如，接收JPO下發的通知書，提交答復審查意見等）均需要在線完成；并且，申請人必須在收到審查意見通知書的30日內提交答復文件（對于國外申請人，答復期限放寬為2個月），且不能延期。

一旦申請人請求延期，那么，超早期審查程序將會終止。

四、專利審查高速公路 日本特許廳（JPO）和包括中國在內的多個國家專利局建立了PPH項目。

目前，基于所使用的審查結果的類型，PPH加速審查程序可以分成常規PPH和PCT-PPH兩種。

常規PPH使用某一國家或地區知識產權局對專利申請的審查結果來提出加速審查請求；而PCT-PPH則使用PCT國際專利申請的審查結果（包括國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報告（IPER））來提出加速審查請求。

只要在先審查結果中明確至少有一項權利要求有授權前景，申請人即可通過PPH加速審查程序，要求加快 待決日本申請的審查。

并且，申請人在JPO提出PPH加速審查請求時無需繳納額外費用。

由于PPH加速審查程序基于先審查結果，因此，請求PPH加速審查程序的日本專利申請的權利要求必須與在先審查結果中具有授權前景的權利要求有實質性的對應。

相應地，申請人在遞交PPH請求的時候通常需要遞交權利要求對應表或對應性說明（必要時，修改權利要求），以使得滿足PPH加速審查程序的要求。

PPH加速審查程序有其優點，例如，能夠縮短專利申請審查周期，降低申請成本，提高申請授權的可預期性等，但也有著不足。

一方面，PPH加速審查程序要求所使用的權利要求必須與在先審查的權利要求有實質性的對應，這可能導致犧牲保護范圍。

另一方面，PPH加速審查程并非是各國在實體問題上相互承認審查結果的機制，而僅是一種便利申請人的加快審查機制。

這意味著，JPO仍然會按照本國專利法對專利申請進行實質性審查。

因此，在某些情況下（例如，JPO審查員檢索到新的現有技術文獻），專利申請的審查速度并不必然能夠得到明顯加快。

綜合來看，如果申請人已經獲得正面的在先審查結果，并且對該審查結果所涉及的權利要求的保護范圍也比較滿意，那么，PPH加速審查程序將是特別合適的選擇。

五、海外申請加快審查 海外申請加快審查主要針對的是，2006年4月1日以后提交的、作為巴黎公約優先權基礎的申請（不包括PCT申請）。

具體來說，如果一件日本申請被用作巴黎公約優先權基礎，并且申請人在申請日起2年以內請求對該申請進行實質審查，那么，日本特許廳（JPO）將啟動對該申請的優先審查（相對于其它未進入加快程序的普通申請）。

通常情況下，從請求審查日或者申請公開日（以在后的日期為準）起算，日本特許廳（JPO）原則上需要在6個月以內開始對此類申請進行審查，且開始審查的日期最遲不晚于申請日起算30個月內。

該加速審查程序不需要申請人主動提出，也不需要繳納額外費用，而由日本特許廳（JPO）自行啟動。

對于中國申請人而言，由于絕大多數情況下，都是在國內提交首次申請，而很少會選擇直接在JPO提交首次申請，因此，基本上很少會用到該加速審查程序。


更多關于 發明專利申請“說明書公開不充分”的審查意見答復， 日本專利申請的加快審查講解 的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 專利申請 如何申請專利 ?