今天，樂知網律師 給大家分享： 中美 專利分案申請制度對比，同日申請實用新型與發明的優缺點講解 。

中美 專利分案申請制度對比

許多企業的知識產權管理人員以及事務所的專利代理師對于美國專利法律中的分案和繼續申請感到困惑，不知道在哪種情況下應該遞交分案申請，哪種情況下應當遞交繼續申請。

一、美國關于分案申請、繼續申請和部分繼續申請的規定 （一）分案申請 美國專利法35 U。S。C。 121對分案申請作了規定：“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application， the Director may require the application to be restricted to one of the inventions。 If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application…”在35 U。S。C。 121中，規定了如果一個申請中包含兩個或更多個獨立或有顯著區別的發明，審查員可以要求該申請限制到其 個發明，其余發明可以作為分案申請的主題。

在美國專利審查手冊M。P。E。P。 201.06中，對分案申請進行了詳細的解釋。

美國分案申請通常是審查員對原申請發出限制要求的結果。

例如，對于原申請，審查員可以發出通知書（Requirement for Restriction），要求申請人根據35 U。S。C。 121的規定對原申請中的權利要求進行限制和選擇。

申請人可以選擇一組權利要求繼續進行審查，其余的權利要求被刪除（Cancel）或撤回（Withdraw）。

對于刪除或撤回的權利要求，申請人可以提交分案申請。

也就是說，在35 U。S。C。 121框架下，基本上不存在申請人主動提出分案的情況。

申請人只能基于審查員對原申請發出的限制要求提交分案申請，并且分案申請的主題限于原申請中被刪除或撤回的主題。

那么，什么樣的主題是獨立或有顯著區別的呢？在M。P。E。P。 802.01中給出了解釋。

術語“獨立”表示，要求保護的兩個或更多個發明之間沒有公開的關系，即它們在設計、操作和效果上沒有關聯。

例如，一種方法和不能用于實現該方法的裝置，可以被認為是獨立的。

在實踐中，如果兩個獨立權利要求基本上沒有相同或相似的技術特征，美國審查員通常會認為這兩個獨立權利要求涉及兩個完全不同的發明，從而認為它們的主題是獨立的。

這種情況下，美國審查員可以要求申請人選擇保留其中的一項獨立權利要求。

術語“有顯著區別”是指，如果兩個發明在設計、操作和效果中的至少一者沒有關聯，并且至少一個發明相對于其它發明具備新穎性和非顯而易見性（盡管它們可能各自相對于現有技術都不可授權），則可以認為這兩個發明是有顯著區別的。

在實踐中，如果兩個獨立權利要求有一些技術特征是相同或相似的，但是審查員在基于對其 項獨立權利要求檢索的基礎上，無法判斷其它獨立權利要求是否可以授權。

這種情況下，美國審查員往往會認為兩個獨立權利要求是“有顯著區別”的，并且要求申請人進行限制和選擇。

這種作法的好處是可以減小審查員的工作量，也能增加美國專利商標局的收入。

（二）繼續申請 在M。P。E。P。 201.07中，對繼續申請（continuation application）進行了解釋。

繼續申請是基于待決的原申請中公開的一項或多項發明的申請。

在繼續申請中，不能增加未在原申請中公開的主題內容。

從上面的規定可以看出，同上面的分案申請相比，對于繼續申請中的主題的要求更加寬松。

在專利申請過程中，可以更加靈活的運用繼續申請，出于多種目的提出繼續申請。

例如，經過原申請的審查過程中的檢索以及與審查員的溝通，申請人可以更準確的評估原申請中公開的技術內容相對于審查員同意授權的權利要求的保護范圍是否合適。

如果判斷原申請的權利要求的保護范圍過小，而實際上可以獲得更大的保護范圍。

那么可以修改權利要求，在繼續申請中追求更大的保護范圍。

同理，如果經過上述評估，認為可以在不同于原申請的另一個保護范圍內（允許有一部分重疊）獲得授權，也可以提出繼續申請以追求該保護范圍。

另一種情況，如果發現申請人真正投放市場的產品、改進的后續產品或者競爭對手的產品沒有被原申請的權利要求覆蓋，那么可以提出繼續申請，將這些產品納入專利保護范圍內。

這種方式可以更好地使專利與產品對應起來，切實的保護專利權人的產品。

也可以用來打擊競爭對手，要求對方停止侵權、賠償損失等，從而幫助專利權人確立市場競爭的優勢地位。

還有一種情況，如果原申請即將被駁回（例如收到了final OA，且全部權利要求被認定為不可授權），申請人也可以選擇提交繼續申請。

通過這種方式，可以保持相關技術的專利申請處于不確定的狀態。

競爭對手或者其它有意向使用該技術的廠商就不敢輕易地生產和銷售與該技術相關的產品。

未決的專利申請就像懸在他們頭上的一把利劍，誰也不知道何時會落下。

這種威懾作用在市場競爭中也是不可忽視的因素。

（三）部分繼續申請 MPEP 201.08中規定了部分繼續申請（continuation-in-part application）。

部分繼續申請是在原申請的生命周期期間提交的、重復原申請的一些或全部實質內容、并且增加了在原申請中未公開的內容的申請。

部分繼續申請是一種具有美國特色的專利申請。

在申請的內容上，部分繼續申請允許申請人在原申請的基礎上，增加原申請未公開過的、新的主題內容。

在申請的時機上，在原申請的有效期內（包括申請期間以及維持專利權有效期間），都可以提交部分繼續申請。

其中，與原申請相同的內容可以根據35 U。S。C。 120享有原申請的申請人，新增加的內容采用新的申請日。

部分繼續申請給專利申請人提供了一種更加靈活的方式來保護專利技術。

例如，專利申請人可以隨著其產品研發的新進展，提交部分繼續申請，以便包含該最新進展。

（四）三種申請方式的比較 比較美國專利申請中的上述三種方式的后續申請，可以看到部分繼續申請與前兩種存在一些顯著的區別。

例如，在提出時機上，申請人需要注意，對于美國的分案和繼續申請，需要原申請處于待決（pending）的狀態，而部分繼續申請則在原申請的整個生命周期內可以隨時提出。

在發明人的要求上，分案和繼續申請要求發明人必須是原申請中的發明人的一部分或全部；部分繼續申請的發明人可以是原申請的發明人的一部分或全部，也可以進一步包含新的發明人。

那么，回到我們最初的話題上來，什么情況下應該提交分案申請？什么情況下應該提交繼續申請呢？（部分繼續申請很容易判斷，這里就不再介紹了） 首先，如果原申請在審查階段收到了限制及選擇通知書，并且希望基于刪除和/或撤回的權利要求提起新的申請，那么可以選擇提交分案申請的方式。

其次，如果基于原申請中經過審查員檢索的權利要求（包含進一步修改）提起新的申請，那么可以選擇提交繼續申請的方式。

最后，如果新的申請的權利要求是未在原申請的權利要求中出現過的主題，申請人有時很難判定新的權利要求到底是不是獨立的或有顯著區別的。

這種情況下，建議按照繼續申請的方式進行遞交。

介紹完美國的法律規定，作為比較，我們不妨回過頭看看中國專利法規中有關分案的規定。

二、中國關于分案申請的規定 中國專利法第三十一條第一款規定：“一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型。

屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。

”中國專利法實施細則第四十二條的規定：“一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以……向國知局提出分案申請……” 可以看出，按照中國法律規定，分案申請最初是作為一種彌補性措施提供給專利申請人的。

如果申請人在當初提交專利申請時沒有滿足專利法第三十一條第一款有關單一性的規定，在申請文件中包含了兩項以上的發明、實用新型或者外觀設計，則可以提出分案申請并保留原申請日，原申請享有優先權的，分案申請還可以保留原優先權日。

這樣，可以避免申請人的利益受到損害。

在專利審查指南第一部分第一章第5.1。1節中規定：“一件專利申請包括兩項以上發明的，申請人可以主動提出或者依據審查員的審查意見提出分案申請。

分案申請應當以原申請（第一次提出的申請）為基礎提出。

對于分案申請 審查員還應當根據原申請核實下列各項內容：（1）請求書中填寫的原申請的申請日 （2）請求書中填寫的原申請的申請號 （3）分案申請的遞交時間 （4）分案申請的申請人和發明人 （5）分案申請提交的文件。

從上面審查指南的規定可以看出，申請人既可以主動提出分案申請，也可以依據審查員的審查意見提出分案申請。

實踐中，如果申請人提出的分案申請滿足上述要件，通常就會被專利局受理。

對于如何認定兩項以上的發明，通常如果分案申請的保護范圍不同于原申請的保護范圍，包含原申請保護范圍未涵蓋的相對于現有技術做出創造性貢獻的技術特征，則可以認為所要求保護的發明創造不同。

換言之，可以認為原申請包含了分案意義上的兩項發明。

根據審查指南的相關規定，在原申請收到駁回決定三個月內或收到授權通知書兩個月內，申請人如果認為原申請的保護范圍不能滿足要求，可以在滿足上述要求的情況下通過提交分案申請來爭取獲得相關保護。

結合中國專利法規中對于分案申請的要求， 中國的分案申請大致相當于美國的分案申請和繼續申請二者，但是沒有與部分繼續申請對應的規定。

此外，中國的分案申請必須在符合分案時機的期限內提交。

也就是說，按照相關規定，如果最初的母案申請已經錯過分案時機，即使分案申請仍處于審查過程中，如果該分案申請沒有收到與單一性有關的審查意見通知書，也無法基于該分案申請繼續提交另一個分案申請。

而美國的分案和繼續申請可以基于未決的分案和繼續申請，不必考慮原始母案的狀態。

分案申請講解：一件專利申請包括兩項以上專利申請怎么辦？

根據 《專利審查指南》 的相關規定，一件專利申請包括兩項及兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以主動提出或者依據審查員的審查意見提出分案申請。

對于分案申請，《專利審查指南》中要求：一、分案申請應當以原申請（第一次提出的申請）為基礎提出；二、分案申請的類別應當與原申請的類別一致；三、分案申請應當在請求書中填寫原申請的申請號和申請日，對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，還應當在原申請的申請號后的括號內填寫該分案申請的申請號。

分案申請是一種特殊的專利申請。

在分案新申請遞交流程實務中，有哪些需要特別注意的事項？本文將以發明專利申請為例，圍繞分案新申請遞交流程中的幾個主要注意事項，逐一展開介紹。

一、分案申請的遞交時間 分案申請應當在規定的時間內遞交。

分案申請遞交時間不符合規定的，審查員會發出分案申請視為未提出通知書，并作結案處理。

根據 《專利法實施細則》 有關規定，一件專利申請包括兩項及兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，提出分案申請；專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

在實務中，常見的可以遞交分案申請的時間有哪些呢？ 1、主動分案 1） 申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起2個月期限 （即辦理登記手續的期限）屆滿之前提出分案申請。

解釋一下，《專利審查指南》這里所說的“辦理登記手續的期限”，指的是辦理登記手續的官方期限，而不是實際辦理登記手續行為的日期；也就是說，提出分案申請的期限是在原申請收到授予專利權通知書之日起2個月內，在此期間，如果先行辦理了辦登手續，提出分案申請的期限不受影響。

2） 原申請被駁回的 原申請已發出駁回決定的，在申請人收到駁回決定之日起3個月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請。

申請人沒有提出復審請求，提出復審請求的期限屆滿之后，不能提出分案申請。

如果申請人在規定的期限內辦理了恢復權利請求的手續，并且獲得了批準，復審請求得以受理，可以提出分案申請。

提出復審請求之后，以及申請人收到復審決定（維持駁回決定）之日起3個月內，可以提出分案申請。

對復審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

3） 原申請被視為撤回的 原申請收到視為撤回通知書的，在恢復權利的期限屆滿之前，可以提出分案申請。

4） 已提出過分案申請的 申請人自己主動針對分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍按照原申請為基礎計算。

2、被動分案 因審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出第一次提出的申請存在單一性的缺陷，提出分案申請的遞交時間按照第一次提出的申請（原申請）為基礎計算。

因審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎計算。

二、分案申請的申請人和發明人 提出分案申請的申請人應當與原申請的申請人相同；針對分案申請提出再次分案申請的申請人應當與該分案申請的申請人相同。

不符合規定的，審查員會發出分案申請視為未提出通知書。

分案申請，如需變更申請人，須辦理著錄項目變更手續。

分案申請的發明人應當是原申請的發明人或者是其中的部分成員。

針對分案申請提出再次分案申請的發明人應當是該分案申請的發明人或者是其中的部分成員。

不符合規定的，審查員會發出補正通知書，通知申請人補正。

期滿未補正的，審查員會發出視為撤回通知書。

三、分案申請的一些其他事項 1、提出實質審查請求 分案申請提出實質審查請求的期限，從原申請日起算；如果分案申請遞交時這個期限已經屆滿，或者離期限屆滿不足2個月，可以在分案申請遞交日起2個月內，或者自收到受理通知書之日起15天內補辦手續。

分案申請提出實質審查請求的，需要注意向申請人詢問，確認在提出實質審查請求的同時，是否提出延遲審查的請求。

2、其他文件 根據專利電子申請有關事項業務通知，對于分案申請，申請人在提出電子申請時無需提交原申請的申請文件副本或者原申請國際公布文本的副本。

因審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，專利局簡化了再次提出分案申請的手續，即可以不用提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件。

同日申請實用新型與發明的優缺點講解

“同日申請”是指同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請發明專利又申請實用新型專利。

在發明專利和實用新型專利的申請過程中我們會發現發明專利通常審查周期長，授權慢，但保護期長。

實用新型專利的審查周期短，授權快，但保護期短。

與發明專利和實用新型專利單獨提交相比較，同日申請既能夠較快地獲得專利保護，又能夠獲得保護期限更長的發明專利權。

也就是說提交同日申請可以在發明授權前通過實用新型的授權來保護專利權，當發明符合授權條件時申請人放棄實用新型專利權后則可通過發明專利的授權來保護其專利權。

因此，提交同日申請可以將專利權的保護最大化。

一、關于同日申請的相關規定 專利法第九條第1款規定：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

“ 專利法實施細則第四十一條第2款規定：“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，申請人應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

” 專利法實施細則第六十五條規定：“被授予專利權的發明創造不符合專利法第九條的，屬于無效宣告理由”。

《審查指南》實質審查部分關于同樣的發明創造的審查有如下規定：“對于同一申請人同日（僅指申請日) 對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權”。

《審查指南》無效宣告程序中關于同樣的發明創造的處理有如下規定：“如果上述兩項專利權為同一專利權人同日（僅指申請日）申請的一項實用新型專利權和一項發明專利權，專利權人在申請時根據專利法實施細則第四十一條第2款的規定作出過說明，且發明專利權授予時實用新型專利權尚未終止，在此情形下，專利權人可以通過放棄授權在前的實用新型專利權以保留被請求宣告無效的發明專利權”。

二、提交同日申請需要注意的問題 1。 在提出申請時一定要分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。

即需要在發明專利請求書中勾選第16欄。

在實用新型專利請求書中勾選第13欄。

2。 在收到客戶對于同日申請中的實用新型專利申請的撤卷指示時需要判斷一下當前的案卷狀態。

當實用新型專利尚未被授權時，可以走撤卷流程，不會影響發明專利的審查和授權。

當實用新型專利已被授權時，需要繼續繳納年費，確保實用新型專利在發明專利授權公告之前未終止。

根據專利法第九條第一款的規定“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

”因此，實用新型申請的專利權必須維持到發明的授權公告日。

3。 當專利局在審查過程中發現發明專利申請符合授予專利權的其他條件，會通知申請人進行選擇或者修改，申請人選擇放棄已經授予的實用新型專利權的，應當在答復審查意見通知書時附交放棄實用新型專利權的書面聲明。

放棄聲明中需寫明實用新型的發明名稱、中國專利號，聲明內容切記勾選第二項，即“根據專利法第9條第1款的規定，專利權人聲明放棄上述專利權”，并注明同日的發明專利的申請號 。

之后，對那件符合授權條件、尚未授權的發明專利申請，專利局會發出授權通知書，并在授權通知書中通知申請人，申請人針對同日的實用新型提出的放棄專利權聲明經審查進入放棄專利權的程序 。

專利局會將放棄同日實用新型專利權的書面聲明轉至有關審查部門，待同日發明專利授權公告時，專利局會針對同日實用新型發出《手續合格通知書》，通知申請人“專利權人提出的放棄專利權聲明，經審查，符合專利法第9條的規定，同意放棄專利權”。

之后，專利局予以登記和公告，公告上會注明上述實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。


更多關于 中美 專利分案申請制度對比，同日申請實用新型與發明的優缺點講解 的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 專利申請 如何申請專利 ?