今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 專利訴訟：外觀設(shè)計(jì)專利如何保護(hù)色彩？美國《專利法》專利侵權(quán)訴訟中功能性特征的講解。

專利訴訟：外觀設(shè)計(jì)專利如何保護(hù)色彩？

Magmatic Limited（下稱Magmatic公司）的創(chuàng)始人Robert Law設(shè)計(jì)的乘騎式兒童行李箱于2003年獲得歐盟注冊外觀設(shè)計(jì)No。43427-0001。

從2004年起，Magmatic公司以商標(biāo)“Trunki”制造并銷售與所述注冊外觀設(shè)計(jì)非常近似的乘騎式兒童行李箱。

2013年，Magmatic公司起訴PMS International Limited（下稱PMS公司），認(rèn)為PMS公司在英國和德國進(jìn)口、銷售的“Kiddee”行李箱侵犯了其注冊外觀設(shè)計(jì)。

根據(jù)《歐盟理事會共同體外觀設(shè)計(jì)保護(hù)條例（（EC） No。 6/2002）》第3（a）條的規(guī)定，“外觀設(shè)計(jì)”是指由產(chǎn)品本身的特征，尤其是線條、輪廓、色彩、形狀、質(zhì)地和/或材料，和/或其裝飾形成的整體或部分產(chǎn)品的外觀。

其第10（1） 條規(guī)定，共同體外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍包括沒有給見多識廣的用戶產(chǎn)生不同的整體印象的任何設(shè)計(jì)。

英國高等法院法官Arnold認(rèn)為Magmatic公司的注冊外觀設(shè)計(jì)明顯保護(hù)的是行李箱的形狀，因此侵權(quán)比較將只針對Kiddee行李箱的形狀，Kiddee行李箱表面的圖案不應(yīng)予以考慮。

Arnold法官發(fā)現(xiàn)Kiddee行李箱與注冊外觀設(shè)計(jì)沒有產(chǎn)生不同的整體印象，因此構(gòu)成侵權(quán)。

PMS公司提起上訴。

2014年初，英國上訴法院作出判決，認(rèn)定PMS公司的Kiddee行李箱并未侵犯Magmatic公司的Trunki兒童行李箱的注冊外觀設(shè)計(jì)。

上訴法院認(rèn)為，一審法官沒有注意到注冊外觀設(shè)計(jì)的視圖傳達(dá)了帶角動物的印象，不僅僅是因?yàn)樾欣钕涞男螤睿€因?yàn)闆]有其他涉及該印象的表面設(shè)計(jì)。

法官援引了三星公司和蘋果公司訴訟案中的觀點(diǎn)，“缺乏裝飾本身也是蘋果外觀設(shè)計(jì)的一個(gè)特征”。

由此認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)考慮Kiddee行李箱的表面裝飾，因?yàn)槠洹帮@著影響了形狀本身對視覺的沖擊”。

另外，上訴法院認(rèn)為，Arnold法官沒有對注冊外觀設(shè)計(jì)中輪子和帶子以及行李箱體之間的顏色對比進(jìn)行考慮也是錯(cuò)誤的。

盡管注冊外觀設(shè)計(jì)提交的是黑白視圖，表明其不保護(hù)色彩，但是，顏色對比是“外觀設(shè)計(jì)整體很重要的一個(gè)方面”，而在Kiddee行李箱中則顯然不存在這種顏色對比。

隨后，Magmatic公司向英國最高法院提起上訴。

2022年3月9日，英國最高法院作出終審判決（PMS International Group Plc v Magmatic Limited [2022] UKSC 12）。

5位法官以一致意見駁回了Magmatic公司的上訴請求，并維持了上訴法院的判決。

Neuberger法官宣讀了英國最高法院的判決。

對于上訴法院對Arnold法官意見的批評，英國最高法院概括為三點(diǎn)：第一，Arnold法官沒有給予注冊外觀設(shè)計(jì)作為帶角動物的整體印象以正確的權(quán)重，該帶角動物與Kiddee行李箱產(chǎn)生的印象顯著不同，后者是帶有觸須的昆蟲或者帶有耳朵的動物；第二，Arnold法官沒有考慮注冊外觀設(shè)計(jì)的表面缺少裝飾帶來的效果；第三，Arnold法官忽視了注冊外觀設(shè)計(jì)中行李箱體和輪子之間的顏色對比。

關(guān)于第一點(diǎn)，Neuberger法官指出，“不能要求初審法官在每個(gè)案件中都指出影響其決定的所有點(diǎn) ……當(dāng)法官進(jìn)行了全面和仔細(xì)的判斷、負(fù)責(zé)地認(rèn)定了對其有影響的相當(dāng)數(shù)量的點(diǎn)時(shí)，上訴法院可以認(rèn)為，該法官沒有提及某一個(gè)重要的點(diǎn)就意味著他遺漏了該點(diǎn)。

考慮到爭論點(diǎn)比法官提到的其他很多點(diǎn)都更加重要，這一結(jié)論在此是有效的，因?yàn)槠鋵儆谝晥D的整體印象而非細(xì)節(jié)特征并且是‘整體印象’最終起作用。

”而根據(jù)“整體印象”，Kiddee行李箱產(chǎn)生的是帶有觸須的昆蟲或者帶有耳朵的動物的印象，與Trunki的帶角動物不同。

關(guān)于第二點(diǎn)，Neuberger法官認(rèn)為，盡管該上訴法院在這一點(diǎn)上的批評是正確的，但是這一點(diǎn)的“說服力有限”，他認(rèn)為：“除非在事實(shí)上主動地分散所述裝飾……否則所述裝飾不太可能在淡化注冊外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)生的帶角動物的印象上具有太多效果，原則上，缺少裝飾可以視為歐盟注冊外觀設(shè)計(jì)的一個(gè)特征。

” 關(guān)于第三點(diǎn)，Neuberger法官認(rèn)為，“歐盟注冊外觀設(shè)計(jì)的申請人選擇提交產(chǎn)品的CAD視圖，其主體顯示為均勻的灰色，但是具有黑色條、黑色的帶子和黑色的輪子，自然的推論是以黑色顯示的部件和主體的顏色形成對比顏色。

”因此，上訴法院是正確的，即注冊外觀設(shè)計(jì)不只保護(hù)特定的形狀，而是保護(hù)具有兩種對比顏色的形狀。

考慮到上述三點(diǎn)，英國最高法院指出，“因?yàn)樯显V法院正確地適用法律來判定侵權(quán)問題，本法院將不會干涉上訴法院得出Kiddee行李箱沒有侵犯所述注冊外觀設(shè)計(jì)的結(jié)論。

本法院對于Magmatic公司和Law表示同情，但是外觀設(shè)計(jì)權(quán)保護(hù)的是設(shè)計(jì)而非思想。

” 該案中，權(quán)利人申請注冊外觀設(shè)計(jì)時(shí)或許沒有想到即使是黑白視圖，其中顏色的對比依然對保護(hù)范圍有限定作用。

另外，缺少裝飾是否可以被認(rèn)定為外觀設(shè)計(jì)的一個(gè)特征也頗具爭議。

在注冊外觀設(shè)計(jì)沒有裝飾的情形下，如何認(rèn)定這是該外觀設(shè)計(jì)的一個(gè)“特征”，從而使得具有裝飾的被訴產(chǎn)品將不構(gòu)成侵權(quán)也成為一個(gè)問題。

在收到上述判決后，Law表示他“對該判決感到困惑，因?yàn)樵撆袥Q給英國設(shè)計(jì)人員帶來巨大的不確定性”。

美國《專利法》專利侵權(quán)訴訟中功能性特征的講解

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋 （以下簡稱“《司法解釋（一）》”）第四條，功能性特征是指“權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征”。

《司法解釋（二）》第八條進(jìn)一步規(guī)定，“功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

” 是否屬于功能性特征關(guān)系到如何解釋該技術(shù)特征的具體含義，進(jìn)而會對專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生很大的影響，所以不可避免地成為了司法審判中的焦點(diǎn)問題。

一般認(rèn)為，只有權(quán)利要求中純粹以功能或者效果表述的技術(shù)特征才屬于功能性特征。

如果通過結(jié)構(gòu)或者方法步驟等對該功能性特征作了進(jìn)一步限定，則該特征當(dāng)以普通技術(shù)特征對待。

另外，有些技術(shù)特征雖然符合功能性特征的定義，但是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式，那么這些特征也不作為功能性特征對待。

例如，北京市高級人民法院認(rèn)為以下兩種技術(shù)特征不屬于功能性特征：

1。以功能或效果性語言表述且已經(jīng)成為所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)名詞一類的技術(shù)特征，如導(dǎo)體、散熱裝置、粘結(jié)劑、放大器、變速器、濾波器等； 2。使用功能性或效果性語言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料、步驟等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征。

根據(jù)《司法解釋（一）》第四條，“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

” 這一規(guī)定使得功能性特征的含義具體明確。

要想對功能性特征限定的技術(shù)方案進(jìn)行有效保護(hù)，必須在說明書中對實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式的結(jié)構(gòu)或者步驟進(jìn)行記載。

而且記載的這種結(jié)構(gòu)或者步驟的實(shí)施方式越多，就越有可能獲得寬泛的保護(hù)。

由于需要根據(jù)說明書對權(quán)利要求書中的功能性特征進(jìn)行限定，所以功能性特征是專利申請人在特定情況下不得已才采用的一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式。

根據(jù)《司法解釋（二）》第八條，“與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同”。

根據(jù)這一規(guī)定，至少有兩點(diǎn)需要特別注意。

第一點(diǎn)，我國功能性特征侵權(quán)判斷的基本方式是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果”和“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動”。

《司法解釋（二）》沒有對功能性特征做字面侵權(quán)和等同侵權(quán)的嚴(yán)格區(qū)分。

即使功能性特征的字面侵權(quán)是“三個(gè)相同”而等同侵權(quán)是“一個(gè)基本相同、兩個(gè)相同”和“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動”的侵權(quán)判斷方式，與《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2022年修正）》第十七條確定的 “三個(gè)基本相同”和“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動”的等同侵權(quán)判斷方式相比，功能性特征的等同侵權(quán)判斷方式較之于普通技術(shù)特征的等同侵權(quán)判斷方式也更加嚴(yán)格，保護(hù)范圍更窄。

第二點(diǎn)，我國功能性特征侵權(quán)判斷的關(guān)鍵日期，不論是字面侵權(quán)還是等同侵權(quán)，看起來均是侵權(quán)行為日。

在通常的認(rèn)識當(dāng)中，判斷字面侵權(quán)的關(guān)鍵日期是授權(quán)日（也有法院主張是申請日），因?yàn)橹钡綄＠跈?quán)的當(dāng)日，權(quán)利要求書的字面意思才確定下來，不得再進(jìn)行更改；而判斷等同侵權(quán)的關(guān)鍵日期是侵權(quán)行為日，因?yàn)樵O(shè)立等同原則的一個(gè)很重要的考慮是應(yīng)對專利授權(quán)后發(fā)展起來的技術(shù)，“由于技術(shù)的進(jìn)步，在專利授權(quán)之后可能會開發(fā)出發(fā)明的變型，該變型與專利請求保護(hù)的發(fā)明相比可能只具有非實(shí)質(zhì)性變化，所以應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)”。

比較美國關(guān)于功能性特征的規(guī)定可以更清楚地理解上述兩點(diǎn)。

美國《專利法》第112條(f)款規(guī)定了功能性特征的字面侵權(quán)，該字面侵權(quán)下的等同和等同原則的區(qū)別在于時(shí)間和功能兩個(gè)方面：1。第112條(f)款以授權(quán)日為評價(jià)日期，等同原則下的等同以侵權(quán)日為評價(jià)日期；2。對于字面侵權(quán)，被訴侵權(quán)的結(jié)構(gòu)必須完成權(quán)利要求限定的功能，等同原則則覆蓋以基本相同的方式、完成基本相同的功能并實(shí)現(xiàn)基本相同的效果的被訴侵權(quán)結(jié)構(gòu)或者方法。

對于功能性特征，只是基于缺少相同的功能而判斷沒有字面侵權(quán)的情況下，并不排除等同原則下的侵權(quán)。

美國等同侵權(quán)的判斷方式一樣適用于功能性特征，采用“非實(shí)質(zhì)差別”“實(shí)現(xiàn)基本相同的功能、以基本相同的方式達(dá)到基本相同的效果”等判斷方式來判斷是否構(gòu)成等同。

功能性特征的含義結(jié)合說明書和附圖描述的實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式來確定，所以不存在人們通常擔(dān)心的保護(hù)范圍過于寬泛和含糊不清的問題。

甚至其所限定的字面范圍比通常的結(jié)構(gòu)特征或者方法特征還要窄。

在此基礎(chǔ)上，對功能性特征的侵權(quán)判斷方式做進(jìn)一步限定沒有法理支撐。

申請人在撰寫申請文件的時(shí)候都希望在考慮發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上撰寫出盡可能寬的權(quán)利要求。

使用功能性特征限定的保護(hù)范圍比使用通常的結(jié)構(gòu)特征或者方法特征限定的保護(hù)范圍要小，所以申請人在撰寫權(quán)利要求書的時(shí)候?qū)M力避免使用功能性特征。

即使如此，功能性特征不是完全可以避免的。

在權(quán)利要求書的撰寫中，不少結(jié)構(gòu)特征或者方法特征的上位特征會自然地以功能性特征的形式表現(xiàn)出來。

如果非要用結(jié)構(gòu)特征或者方法特征來表達(dá)的話，則必須羅列很多結(jié)構(gòu)特征或者方法特征，導(dǎo)致權(quán)利要求變得繁瑣。

另外，由于表達(dá)方式的限制或者行業(yè)習(xí)慣，有些特征只能以功能性特征的方式表達(dá)。

將權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征與說明書和附圖描述的實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式結(jié)合起來，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容，解決了權(quán)利要求不清楚及保護(hù)范圍過寬的問題。

在此情況下，將功能性特征與普通技術(shù)特征同等對待，進(jìn)行解釋和侵權(quán)判斷，是最符合邏輯的方式。


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