今天，樂知網律師 給大家分享：專利訴訟中禁止反悔原則講解，新加坡專利法講解 。

專利訴訟中禁止反悔原則講解

在中譽電子（上海）有限公司與上海九鷹電子科技有限公司的實用新型專利侵權糾紛案件中，涉案專利的權利要求1-2被宣告無效，在權利要求3的基礎上維持專利有效。

權利要求3的附加技術特征限定了導流條為“銀膜”，而被控侵權產品采用鍍金銅條作為導流條。

本案的爭議焦點在于權利要求1-2被無效的事實是否導致權利要求3中的附加技術特征受到禁止反悔原則的限制而使得被告的產品不構成等同侵權。

最高人民法院通過再審（ 民提字第306號判決書）認定：禁止反悔原則通常適用于專利權人通過修改或意見陳述而自我放棄技術方案的情形；如獨立權利要求被宣告無效而在其從屬權利要求的基礎上維持專利權有效，且專利權人未曾作自我放棄，則不宜僅因此即對該從屬權利要求適用禁止反悔原則并限制等同侵權原則的適用。

從而，本案不適用禁止反悔原則，構成等同侵權。

最高人民法院在本案的認定中存在如下的要點：

（1）每項權利要求都是單獨、完整的技術方案：從屬權利要求所從屬的權利要求被無效，該從屬權利要求并不因此無效； （2）放棄的認定標準：嚴格把握無效程序中自我放棄的認定，不能簡單地認定除了維持的從屬權利要求的附加技術特征之外的技術方案已經放棄。

特別地，本案給出了不構成放棄的兩個重要前提條件。

其一，就權利要求本身而言，從屬權利要求的附加技術特征沒有被獨立權利要求概括。

我們知道，從屬權利要求的附加技術特征包括對在該權利要求之前出現的特征進一步限定的技術特征和新增的技術特征這兩種類型。

這一條件實質上要求從屬權利要求沒有對獨立權利要求中已經存在的至少一個特征進一步限定，而是在獨立權利要求的方案的基礎上新增加了技術特征。

其二，就專利權人的行為而言，在專利授權或無效宣告程序中，專利權人沒有作出導致權利要求保護范圍縮小的修改或意見陳述。

亦即，作為自我放棄，通常只能通過修改和意見陳述這兩種行為來實施，從而導致禁止反悔原則的適用。

從本案的上述焦點和要點出發，筆者嘗試思考了可能的不同情景和事實，以及由此導致的禁止反悔和等同侵權原則適用的不同情形。

思考1：在經無效宣告程序后維持從屬權利要求有效的背景下。

假定本案從屬權利要求的附加技術特征已經被獨立權利要求概括，則即使沒有導致權利要求保護范圍縮小的修改或陳述，禁止反悔和等同侵權原則的適用該如何適用？ 筆者認為，在這種情況下也不適用禁止反悔。

理由在于，盡管此時看上去不符合上述第一個關于權利要求本身的重要條件，但此時該項從屬權利要求仍是單獨、完整的技術方案，如上述最高人民法院所認定的第一要點。

同時，專利權人沒有相應的導致禁止反悔適用的行為。

不過，另一個問題是，等同侵權的適用范圍是否受到影響？以本案為例，在這種情況下，采用鍍金銅條作為導流條的被控侵權產品是否仍構成對權利要求3的限定導流條為“銀膜”的專利的等同侵權？筆者認為這種情況下不存在等同侵權。

在從屬權利要求的附加技術特征已經被獨立權利要求概括的假設下，從屬權利要求被維持有效的專利對現有技術的貢獻程度發生了變化。

這種假設使得獨立權利要求1中已經存在作為對“銀膜”的概況的特征，例如導電膜之類。

此時，被維持有效的“銀膜”技術方案對現有技術的貢獻不可能在于“導電膜”的共性，而在于“銀膜”的獨特特性。

從而，等同的技術方案的范圍應該相應地受到該獨特特性的限制。

如果不能證明鍍金銅條的技術方案在該范圍內，則不構成等同侵權。

思考2：在實質審查程序的背景下。

假定未被審查員反對創造性的從屬權利要求的附加技術特征沒有被獨立權利要求概括。

如果希望基于從屬權利要求獲得專利權，實踐中以下三種不同的修改和意見陳述方式的影響：

1。 將從屬權利要求以獨立權利要求的形式呈現，不詳述創造性； 2。 將從屬權利要求的全部附加技術特征并入獨立權利要求中（為了便于討論，本文不涉及僅將一部分附加技術特征并入獨立權利要求中的情形，以下同），不詳述創造性；或 3。 將從屬權利要求的全部附加技術特征并入獨立權利要求中，并且陳述其特定技術效果或功能。

這三種方式都不應該構成主動放棄，從屬權利要求所要保護的是單獨、完整的技術方案，因而不適用禁止反悔，仍可以適用等同侵權。

不過，在實踐中，第1種方式對于專利代理人和申請人而言應該是最為穩妥的方式。

第3種方式表面上看最為符合創造性爭辯的形似要求，實際上最有可能引起禁止反悔和等同侵權是否適用的爭議。

思考3：在以上思考2的背景下，假定未被審查員反對創造性的從屬權利要求的附加技術特征已經被獨立權利要求概括。

則上述三種不同的修改和意見陳述方式的影響如何？ 同樣，筆者認為，在這種情況下，這三種方式仍不應該構成主動放棄，因而不適用禁止反悔。

不過，在實踐中，第2種和第3種方式有被認定為主動放棄而導致禁止反悔的適用的可能性。

可見，第1種方式對于專利代理人和申請人而言仍是最為穩妥的方式，而第3種方式需要慎用。

另外，這種情況下，與思考1中的情況類似，等同侵權的范圍受專利對現有技術的貢獻程度限制。

而三種不同方式會影響對上述貢獻程度的認定，從而影響等同侵權的適用。

從這個角度看，筆者仍傾向于第1種方式。

通過上述思考，可以預見的是不同的處理方式會對專利權的有效保護范圍產生相應影響，這對專利代理人的工作提出了很高的要求。

專利代理人在理解法律規范的前提下，對工作細節的把握，顯得尤為重要。

新加坡專利法講解

新加坡《專利法》首次制定于1994年，其于1995年正式生效。

在隨后的幾年間又進行了多次修改。

現使用的《專利法》版本涵蓋了2022年1月12日議會批準并于2022年2月8日由總統簽署的《2022年知識產權（修正）法案》中的對專利法部分的規定。

該法案于2022年5月26日正式生效。

在最新生效的《2022年知識產權（修正）法案》中有一些值得關注的變化。

一、英文譯文公布程序的規定 根據之前的知識產權法，當PCT國際申請在國際階段是以非英文公開的，在進入新加坡國家階段時申請人需要提交請求并繳納相關費用，IPOS才會對國際申請的英文譯文進行國家階段的公布。

專利法修正案實施以后，IPOS在一般情況下將自動公布在該局提交的英文譯文。

并且對于該自動公布，申請人也無需繳納額外的費用。

此舉有利于簡化以非英文公開的PCT國際申請進入新加坡的國家階段，這減少了申請人的時間、精力和成本消耗，這對于目前在新加坡遞交的約15%的非英語國際專利申請無疑是有利的。

同時該舉措也能夠促進非英文公開的PCT國際申請進入新加坡的國家階段。

二、第一項發明創造的審查 修改后的專利法中規定：當一件申請中包括兩項或者兩項以上發明創造時，審查將僅限于權利要求中限定的第一項發明創造。

雖然此前新加坡專利審查實踐中對于缺乏單一性的權利要求的默認操作也是僅審查權利要求中限定的第一項發明創造，但是并未有相關的明確法律規定，修改后的法案進一步明確了該默認操作。

三、修改申請的規定 根據該規定，在審查過程中，如果審查員認為不可授權的部分通過申請人相對細微的修改就可以解決，那么審查員可以不下發書面意見，而是通過發出修改邀請通知書邀請申請人修改申請的方式來解決不可授權的問題。

答復該邀請通知書的期限為2個月，且不可延期。

若申請人拒絕修改、或者逾期未答復，或者修改內容無法解決問題，那么審查員應根據現行實踐發出第一次或者后續的書面意見通知書。

該項規定能夠壓縮審查期限，加快審查進度。

這類似于中國審查實踐中審查員通過電話會晤的方式發出修改邀請的方式。

筆者曾在實踐中遇到個案，審查員為了加快審查進度，在實質審查階段在未曾發出任何書面的審查意見的情況下直接以電話會晤的方式發出修改邀請，以通過直接提交補正以克服形式問題來獲得授權。

該個案在審查員發出修改邀請過后一個月內即獲得授權。

相對于發出審查意見通知書，這縮短了流程時間，加快了專利的審查進度。

四、授權后的復審程序 新加披專利制度在2014年之前的專利授權程序采用的是“自我評估制度”。

因此，對于專利申請無需進行實質審查就可以獲得專利授權。

2014年之后，新加坡的專利授權程序采用的是“肯定性審查授予制度”，根據該制度，所有專利申請都必須經過實質審查。

在2022年1月以前，新加坡可以基于外國的積極的審查結果對相同專利申請授予專利權。

但是新加坡于最近關閉了該授權通道。

在引入授權后的復審程序之前，對于授權專利所提出的質疑僅能通過提交撤銷請求來實現。

在引入授權后的復審程序之后，任何人可以在專利被授予后的任何時間，以下列任何理由，向注冊官提出對發明專利說明書進行復審的請求：

（a）該發明不是可申請專利的發明； （b）說明書沒有清晰、完整地披露本領域技術人員可以實施的發明； （c）在專利說明書中披露的內容超出了所提交的申請的范圍，或者在一項申請（例如分案申請）中披露的內容超出了先前申請中披露的內容； （d）在專利授予后對專利進行了修改，由此導致專利說明書披露了超出所提交申請范圍的額外內容，或者擴大了專利的保護范圍； （e）根據第31條對專利申請的規范進行了修改，導致該規范披露了超出已提交的申請中所披露的任何事項； （f）根據第107條對專利說明書或者專利申請進行了不應允許的更正； （g）專利是同一發明的兩項或兩項以上專利中的一項，具有相同的優先權日期，由同一當事人或其權利繼承人申請。

由于通過提交撤銷請求來實現對專利的質疑通常需要提交專家意見，這通常需要花費相當大的花費。

現在，任何人可以基于以上理由對授權后的專利提出復審請求，其中，專家審查意見不是必要的，這提供了一種高效且經濟的質疑途徑。


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