今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享：專利證券化，專利價(jià)值評估講解，向外國轉(zhuǎn)讓專利權(quán)或申請權(quán)講解 。

專利證券化，專利價(jià)值評估講解

整體來看，專利的價(jià)值變現(xiàn)并不理想。

一方面，由于專利收益獲取的期限較長，影響專利價(jià)值的不確定因素較多，作為現(xiàn)代企業(yè)重要無形資產(chǎn)的專利在現(xiàn)實(shí)中并未能充分發(fā)揮作用，一大批專利由于企業(yè)資金匱乏而無法實(shí)施而處于“沉睡”狀態(tài)；另一方面，許多擁有專利的中小企業(yè)由于難以盡快收回研發(fā)成本，并獲取從事進(jìn)一步科研開發(fā)工作的資金支持，從而制約了后期專利的研發(fā)。

客觀上，受限于企業(yè)規(guī)模及信用級別，科技型中小企業(yè)既難以通過傳統(tǒng)的間接融資獲取銀行貸款，也無法冒著喪失控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)通過股權(quán)融資獲取資金，資金短缺已經(jīng)成為制約科技型中小企業(yè)發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵因素。

如何改善科技型中小企業(yè)的融資條件，進(jìn)一步促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)用和保護(hù)，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，成為一項(xiàng)重要課題。

專利資產(chǎn)證券化是資產(chǎn)證券化(Asset Securitization)的一種創(chuàng)新，它豐富了資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)范圍，對專利證券化的研究理所當(dāng)然地離不開對資產(chǎn)證券化本身的理解。

正如亨利·考夫曼所說：“資產(chǎn)證券化很可能是現(xiàn)代金融中影響最為深遠(yuǎn)的發(fā)展，它改變了金融市場的性質(zhì)以及市場行為的特點(diǎn)，堪稱造就了當(dāng)代金融史上最有影響和最有前途的變革。

”資產(chǎn)證券化通過結(jié)構(gòu)化安排把能產(chǎn)生可預(yù)測現(xiàn)金流的資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樽C券，將基礎(chǔ)資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給特殊目的載體（SPV， Special Purpose Vehicle），再通過SPV發(fā)行的資產(chǎn)支持證券完成收益和風(fēng)險(xiǎn)的再分割，最后由基礎(chǔ)資產(chǎn)未來可產(chǎn)生的現(xiàn)金流對證券進(jìn)行償付。

三、專利證券化的特殊性 由于專利市場價(jià)值天然的不確定性和不易預(yù)見性，使得在專利證券化的活動中難以對專利的價(jià)值進(jìn)行準(zhǔn)確的評估，主要是因?yàn)樵趯＠麅r(jià)值進(jìn)行評估的過程中，對于專利未來實(shí)際產(chǎn)生的現(xiàn)金流難以準(zhǔn)確確定。

專利的基礎(chǔ)是技術(shù)方案，從技術(shù)的角度而言，專利的價(jià)值大小受到以下技術(shù)性因素的影響：替代性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性、成熟度、實(shí)用性、防御性、壟斷性。

這些技術(shù)性因素從多層次、不同的維度影響著專利的價(jià)值，專利的創(chuàng)造性意味著其獨(dú)特性，加上技術(shù)的更新?lián)Q代以及法律上對專利權(quán)期限的限制，專利證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的未來收益雖能預(yù)見卻難以準(zhǔn)確預(yù)測。

技術(shù)進(jìn)步會使已經(jīng)授權(quán)的專利的價(jià)值降低，而且，專利權(quán)所還可能面臨著被宣告無效、或者陷入侵權(quán)訴訟等法律風(fēng)險(xiǎn)，這些問題可能都會在未來產(chǎn)生，而未來本身就是不確定的，所以，專利的價(jià)值從授權(quán)之日起就與不確定性相伴。

在以往的認(rèn)知中，認(rèn)為由于專利證券化過程復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，因此，需要證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)通過設(shè)立SPV從事證券化業(yè)務(wù)的開展，而且，還需要信用評級機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)等眾多金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的共同參與。

但是，在其中鮮有提到專利代理機(jī)構(gòu)中的專利代理師在對作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的專利進(jìn)行價(jià)值評估的作用。

對于待證券化的專利進(jìn)行價(jià)值評估，是專利證券化中最基礎(chǔ)的工作，但是，由于專利的特殊性，筆者認(rèn)為專利代理師對該項(xiàng)工作的參與必不可少，理由如下。

（1）關(guān)于專利的特殊性 專利包括發(fā)明、實(shí)用新型與外觀設(shè)計(jì)三種類型。

專利法（2022）第二條中明確規(guī)定有“發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。

實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

” 以發(fā)明或者實(shí)用新型專利為例，其是將用于解決技術(shù)問題的技術(shù)方案以法律文件的形式進(jìn)行表達(dá)，由此獲得法律上的保護(hù)。

如專利法（2022）第六十四條中所記載的那樣，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)記載發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征，技術(shù)特征可以是構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關(guān)系。

即，發(fā)明或者實(shí)用新型的說明書用于記載解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，權(quán)利要求書以法律文件的形式明確要求自己的保護(hù)范圍是什么。

這里面就涉及到對權(quán)利要求書的評價(jià)問題。

有的時候，技術(shù)方案非常好，但是，權(quán)利要求書的撰寫并不好，導(dǎo)致獲得的保護(hù)范圍非常窄。

或者，在權(quán)利要求書中，對權(quán)利要求的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過于簡單，沒有以倒寶塔的形式逐級設(shè)置權(quán)利要求的范圍，導(dǎo)致一旦被無效時，沒有辦法逐級縮減范圍進(jìn)行防御，而導(dǎo)致保護(hù)范圍斷崖式縮小或者完全被無效。

在以往的專利證券化估值主體中，雖然有法律事務(wù)所作為評估的主體之一，但是，法律事務(wù)所的律師絕大多數(shù)都是文科背景出身。

與此不同的是，專利代理師必須是技術(shù)背景出身，并且還需要掌握相當(dāng)?shù)姆芍R、通過專利代理師考試才能有資格從事專利代理行業(yè)，因此，專利代理師天然具備技術(shù)背景和法律背景。

這種情況下，專利代理師對技術(shù)方案的理解可以更為深入，并且對權(quán)利要求書的概括是否合理也可以給出更準(zhǔn)確的評價(jià)。

（2）關(guān)于收益評估方面 專利法（2022）第十一條明確規(guī)定：發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

因此，對外許可，是專利權(quán)人通過專利獲得收益的一種方式。

專利的價(jià)值主要取決于未來能夠帶來多大的收益，這是其與不動產(chǎn)等有形資產(chǎn)價(jià)值評估的不同點(diǎn)之一。

不動產(chǎn)等有形資產(chǎn)可以根據(jù)現(xiàn)在的市場行情或者其制造成本來評估其價(jià)值，但是，專利法（2022）第二十二條規(guī)定了專利授權(quán)最重要的實(shí)質(zhì)性條件，即新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，所以，從法律上來看，被授權(quán)的專利必須是獨(dú)一無二的，因此，很難找到同樣的情況作為參考，這就導(dǎo)致難以使用市場法對其現(xiàn)在的價(jià)值進(jìn)行評估。

再者，專利的基礎(chǔ)是技術(shù)方案，其保護(hù)范圍是帶有法律屬性的權(quán)利要求書，這樣，對于專利未來的收益性，就需要從技術(shù)和法律兩個維度對專利的價(jià)值進(jìn)行評估。

從技術(shù)的角度來看，技術(shù)本身具有迭代性，如果是基礎(chǔ)性的技術(shù)方案，在一定時期內(nèi)被更迭的可能性會比較小，反之，如果是應(yīng)用性的技術(shù)方案，在一定時期內(nèi)被更迭的可能性就會很大。

而且，在不同的技術(shù)領(lǐng)域中，技術(shù)的更迭速度也不一樣，例如在通信的領(lǐng)域，技術(shù)的更迭速度非?？?，但是，如果是在藥學(xué)這樣的領(lǐng)域中，基礎(chǔ)化合物的更迭速度非常緩慢，所以才會有藥品專利的保護(hù)期限延長這樣的需求。

從法律的角度來看，一個好的權(quán)利要求書的保護(hù)范圍應(yīng)該是適當(dāng)?shù)模炔粫夹g(shù)方案的范圍概括的過大，也不會對技術(shù)方案的范圍概括的過小。

如果過大，則會把現(xiàn)有技術(shù)囊括進(jìn)來，導(dǎo)致將來被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

如果概括的過小，則沒有將本發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)完全囊括，其他人容易利用這個漏洞繞過權(quán)利要求書的保護(hù)范圍，導(dǎo)致專利權(quán)人的應(yīng)有利益受到損失。

專利代理師具備技術(shù)和法律的雙重背景，對于專利的價(jià)值的判斷具有天然的優(yōu)勢。

（3）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估方面 專利法（2022）第四十五條明確規(guī)定：自國知局公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求國知局宣告該專利權(quán)無效。

并且，專利法（2022）第四十七條明確規(guī)定：宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。

由此可以看出，即使專利獲得授權(quán)以后，也是時刻處于風(fēng)險(xiǎn)之中。

因?yàn)槿魏稳硕伎梢栽谌魏螘r候，不受次數(shù)限制地對授權(quán)專利提出無效請求。

如果授權(quán)專利被宣告無效，則該專利的權(quán)利視為自始不存在。

所以，這種風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，也是專利證券化難以順利展開的重要原因之一。

為此，在專利進(jìn)行證券化之前，有必要先對作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的專利的穩(wěn)定性進(jìn)行分析，該項(xiàng)工作需要先進(jìn)行大量的檢索，以確保不存在否定該專利新穎性的現(xiàn)有技術(shù)。

另外，在無效程序中，缺乏創(chuàng)造性是常用的理由之一。

對于創(chuàng)造性的評價(jià)，核心點(diǎn)在于現(xiàn)有技術(shù)中有無存在技術(shù)啟示，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)對最接近的現(xiàn)有技術(shù)做出改進(jìn)以獲得本發(fā)明。

這項(xiàng)工作的判斷需要有大量實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專利代理師來進(jìn)行。

再者，對于其他常用的無效理由，如說明書公開不充分、權(quán)利要求書得不到說明書的支持等等，都需要人為的主觀因素對其進(jìn)行判斷，因此，如果不是具備大量實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專利代理師進(jìn)行評價(jià)，則專利的穩(wěn)定性方面存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，已經(jīng)授權(quán)的專利權(quán)也還是存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

即，專利權(quán)人獲得專利權(quán)之后，并不必然意味著自己可以隨便使用自己的專利。

因?yàn)閷＠麢?quán)的本質(zhì)是排他權(quán)，即，限制別人使用自己技術(shù)方案的權(quán)利。

但是，如果自己的技術(shù)方案也落入了別人的專利權(quán)保護(hù)范圍，則自己對專利的實(shí)施也屬于對他人的侵權(quán)。

這種情況下，就需要提前對作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的專利的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查，具體而言，需要事先進(jìn)行FTO操作。

FTO（Freedom To Operate）一般稱為自由實(shí)施，指的是實(shí)施人在不侵犯他人專利權(quán)的前提下，對其技術(shù)自由地進(jìn)行使用和開發(fā)。

如果沒有侵犯別人的專利，這當(dāng)然是最好的情況。

如果發(fā)現(xiàn)有存在侵犯別人專利的風(fēng)險(xiǎn)，那么需要考慮三種情況。

第一種情況，經(jīng)過與對方協(xié)商，對方給予實(shí)施許可，但需要支付相應(yīng)的對價(jià)。

第二種情況，經(jīng)過與對方協(xié)商，與對方達(dá)成交叉許可的協(xié)議。

第三種情況，對方不給予實(shí)施許可，此時，就應(yīng)該考慮更換作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的專利，免得將來落入侵權(quán)判定的風(fēng)險(xiǎn)之中。

在專利穩(wěn)定性分析和FTO操作中，專利代理師都富有大量的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過在風(fēng)險(xiǎn)評估中發(fā)揮所長，能夠?yàn)槭柰▽＠C券化中的痛點(diǎn)做出自己的貢獻(xiàn)。

（4）關(guān)于專利池的構(gòu)建 專利證券化中的資產(chǎn)池實(shí)質(zhì)上是將具有一定特征的資產(chǎn)集聚成較大規(guī)模，以通過科學(xué)的資產(chǎn)組合機(jī)制實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益、分散風(fēng)險(xiǎn)的效果，國外也是在專利證券化的過程中摸索出了構(gòu)建資產(chǎn)池作為專利證券化現(xiàn)金流的支撐這一實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。

如果僅依靠一項(xiàng)專利許可來實(shí)施證券化，則風(fēng)險(xiǎn)未免過大，因?yàn)橐坏┰搶＠粺o效，該專利證券化中的基礎(chǔ)資產(chǎn)就不復(fù)存在，因此需要構(gòu)建專利池，從而避免專利證券化的開展過于依賴單一專利。

對于專利池而言，即使其中某項(xiàng)基礎(chǔ)資產(chǎn)被宣告無效或者陷入侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)之中，專利池中的其他資產(chǎn)就可以起到緩沖的作用，繼續(xù)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)來提供現(xiàn)金流支持。

專利池的質(zhì)量決定了所發(fā)行資產(chǎn)證券的質(zhì)量，如果專利池的質(zhì)量不好，則會影響現(xiàn)金流的產(chǎn)生以及招致較大的法律風(fēng)險(xiǎn)，因此，專利池的構(gòu)建是專利證券化的關(guān)鍵步驟。

對于專利池的結(jié)構(gòu)，可以是以一個基礎(chǔ)專利為核心，按照技術(shù)應(yīng)用程度在其外圍逐級布置應(yīng)用專利而形成專利群，并且，可以以多個這樣的專利群進(jìn)行組合，從而構(gòu)成一個能夠?qū)崿F(xiàn)對沖作用的專利池。

在這一過程中，要根據(jù)技術(shù)、法律、經(jīng)濟(jì)和權(quán)利期限等多個方面進(jìn)行綜合考量。

向外國轉(zhuǎn)讓專利權(quán)或申請權(quán)講解

隨著我國移居海外工作和生活的公民越來越多，實(shí)踐中出現(xiàn)了一些外國專利或?qū)＠暾埖臋?quán)利人為中國公民的情況。

通常這些發(fā)明由他們在海外完成，他們由于要遵守當(dāng)?shù)胤苫蚩紤]遞交程序上的便利選擇在當(dāng)?shù)厥状芜f交。

當(dāng)中國國籍的權(quán)利人將外國專利及專利申請轉(zhuǎn)讓外國公司（下稱中轉(zhuǎn)外）并進(jìn)入中國時，國家知識產(chǎn)權(quán)局在審查實(shí)務(wù)中會根據(jù)《專利審查指南》相關(guān)條款，要求權(quán)利人出具對這些外國專利或?qū)＠暾埖募夹g(shù)出口許可證。

筆者此文意在對于審查外國專利或?qū)＠暾埖募夹g(shù)出口許可證的合理性進(jìn)行探討。

根據(jù)我國專利法第十條，“中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)。

”這里所述的“法律、行政法規(guī)”包括對外貿(mào)易法和《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》。

《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》第二條規(guī)定，本條例所稱技術(shù)進(jìn)出口，是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內(nèi)，或者從中華人民共和國境內(nèi)向中華人民共和國境外，通過貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的方式轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。

前款規(guī)定的行為包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)和其他方式的技術(shù)轉(zhuǎn)移。

我國專利法第十條規(guī)定的字面雖然強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)讓行為的主體依據(jù)國籍判斷，但其引用的法規(guī)則強(qiáng)調(diào)的是行為的地域問題，即涉及行為是否為一種跨境行為。

后者應(yīng)該理解為對我國專利法第十條字面含義的必要補(bǔ)充。

根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章第6.7。2.2節(jié)第（3）（ii）項(xiàng)的規(guī)定，“對于發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請（或?qū)＠?，轉(zhuǎn)讓方是中國內(nèi)地的個人或者單位，受讓方是外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的，應(yīng)當(dāng)出具國務(wù)院商務(wù)主管部門頒發(fā)的《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》，或者地方商務(wù)主管部門頒發(fā)的《自由出口技術(shù)合同登記證書》，以及雙方簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓合同。

”對于PCT中國國家階段申請，見《專利審查指南》第三部分第一章第5.10。1.2節(jié)，適用上述規(guī)定。

因此即使外國局受理的PCT國際申請進(jìn)入中國時，如果進(jìn)入中國的申請人的權(quán)利由國際階段指定的申請人轉(zhuǎn)讓所得并且符合中轉(zhuǎn)外的情形，申請人需要提交技術(shù)出口許可證。

《專利審查指南》作為部門規(guī)章是受我國專利法第十條限制的下位法規(guī)。

根據(jù)我國專利法第十條，發(fā)生中轉(zhuǎn)外的情形時，應(yīng)當(dāng)辦理有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的具體手續(xù)。

我國專利法第十條引用的《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》規(guī)定技術(shù)出口的行為要件必須為境內(nèi)技術(shù)向境外轉(zhuǎn)移。

所以只有符合這個要件的專利或?qū)＠暾垯?quán)轉(zhuǎn)讓行為為適用行為，需要辦理技術(shù)出口許可的相關(guān)手續(xù)。

如果外國專利或?qū)＠暾埌l(fā)生了《專利審查指南》規(guī)定的中轉(zhuǎn)外的情形，依據(jù)《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》規(guī)定，審查員首先需要確定外國專利或?qū)＠暾埵蔷硟?nèi)還是境外完成的技術(shù)，僅對于境內(nèi)完成的要求申請人出具技術(shù)出口許可證。

但由于《專利審查指南》并沒有在這方面進(jìn)行明確規(guī)定，導(dǎo)致審查員在實(shí)踐中通常不進(jìn)行這方面的審查，直接要求權(quán)利人出具技術(shù)出口許可證。

而申請人由于相關(guān)知識的缺乏，通常會依據(jù)審查意見準(zhǔn)備文件，容易帶來其它相關(guān)的法律問題。

從我國專利法第二十條第1款可以看出，境內(nèi)完成的技術(shù)到境外申請專利，必須獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局向外國申請專利保密審查許可。

所以，審查員可以通過檢索國家知識產(chǎn)權(quán)局向外國申請專利保密審查許可的記錄，來確定涉及中轉(zhuǎn)外的外國專利或?qū)＠暾埵欠駷榫硟?nèi)技術(shù)。

如果是境內(nèi)技術(shù)，要求申請人出具技術(shù)出口許可證。

我國專利法第二十條明確規(guī)定對違反第1款規(guī)定的專利申請，不授予專利權(quán)。

所以如果涉及中轉(zhuǎn)外的外國專利或?qū)＠暾埵蔷硟?nèi)完成，但國家知識產(chǎn)權(quán)局沒有向外國申請專利保密審查許可記錄的，審查員應(yīng)該直接將其駁回，而不是要求申請人出具技術(shù)出口許可證。

即使授權(quán)，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》六十五條，通過后續(xù)無效宣告程序，權(quán)利也將會被自始無效。


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