今天，樂知網律師 給大家分享：專利申請審查中新穎性、創造性審查對比講解，勞務派遣人員職務發明歸屬權和獎勵制度 。

專利申請審查中新穎性、創造性審查對比講解

專利案件的新穎性和創造性審查涉及專利案件與現有技術的比對。

在審查過程中所引用的相關文件稱為對比文件。

引用對比文件判斷發明或實用新型的新穎性或創造性等時，應當以對比文件公開的技術內容為準。

那么是否對比文件所公開的內容都屬于現有技術呢？本文結合最高人民法院的案例指導對對比文件公開內容與現有技術之間的關系進行探討。

1、關于現有技術和對比文件的相關法律法規和審查指南規定 《專利法》第二十二條第五款規定：“本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

” 《專利審查指南》第二部分第三章第2.1節規定：“現有技術包括在申請日(有優先權的，指優先權日) 以前在國內外出版物上公開發表、在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。

” 《專利審查指南2010（2022年修訂）》第二部分第三章第2.3節規定：

“為判斷發明或者實用新型是否具備新穎性或創造性等所引用的相關文件，包括專利文件和非專利文件，統稱為對比文件。

由于在實質審查階段審查員一般無法得知在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，因此，在實質審查程序中所引用的對比文件主要是公開出版物。

對比文件是客觀存在的技術資料。

引用對比文件判斷發明或者實用新型的新穎性和創造性等時，應當以對比文件公開的技術內容為準。

該技術內容不僅包括明確記載在對比文件中的內容，而且包括對于所屬技術領域的技術人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術內容。

但是，不得隨意將對比文件的內容擴大或縮小。

” 2、案例介紹 關于對比文件公開內容與現有技術之間的關系，最高人民法院的（2022）最高人民法院知行終83號案件給出了很好的啟示。

該案涉及一個專利復審行政訴訟案件，該案的判決對同一現有技術文獻中存在矛盾記載時公開內容的認定做了闡述。

涉案申請是申請號為202210452769.1，名稱為“次硝酸鉍在電泳漆中的應用”的發明專利申請，在審查過程中被駁回的權利要求1如下：

“1。 水不溶性的堿式硝酸鉍在可陰極沉積的電泳漆中作為交聯催化劑用于降低電泳漆的烘烤溫度的用途， 其中所述電泳漆含有至少一種粘結劑、至少一種交聯劑和至少一種顏料，其中在電泳漆的制備中不使用水溶性的硝酸鉍，和其中水不溶性的堿式硝酸鉍以包含至少一種顏料的顏料膏的形式被混入到所述電泳漆中。

” 專利審查階段引用的對比文件1（EP1518906A1）是一份歐洲專利文獻，該專利文獻記載的是一種“通過陰極電沉積涂覆在導電基材上制備涂層的方法”。

該案焦點問題之一在于對比文件1是否公開了“水不溶性的堿式硝酸鉍”以及“在電泳漆的制備中不使用水溶性的硝酸鉍”。

關于此問題，專利申請人巴斯夫涂料有限公司與一審法院持不同意見。

專利權申請人巴斯夫涂料有限公司認為“對比文件1的發明目的就是用水溶性金屬硝酸鹽替換其背景技術WO01/40550中使用的水不溶性硝酸鹽而實現粘合力的改善，因此對比文件1的權利要求和說明書都明確要求電泳漆必須使用水溶性金屬硝酸鹽，否則無法實現發明目的；對比文件1背景技術涉及的WO01/40550也能夠佐證對比文件1公開的是水溶性硝酸鉍，排除了非水溶性硝酸鉍；堿式硝酸鉍是非水溶性的，對比文件1關于堿式硝酸鉍的公開內容違反了其發明內容，屬于錯誤公開。

” 一審法院認為：

“首先，對比文件1說明書第[0020]段公開了金屬硝酸鹽選自原子數為20-83的金屬的水溶性金屬硝酸鹽 在對比文件1中對于水溶性硝酸鹽范圍的解釋是包括堿式硝酸鉍的 基于對比文件1對于堿式硝酸鉍的定義，且水溶性是物質本身的固有屬性，本領域技術人員可以理解其為水溶性硝酸鹽所涵蓋范圍在對比文件1中的重新定義，并不會因為該定義與本領域常規解釋不一致就認為對比文件1沒有公開堿式硝酸鉍；同時對比文件1沒有記載硝酸鹽的水溶性與其解決技術問題存在聯系，并不能得到采用堿式硝酸鉍無法實現發明目的的結論。

其次，根據對比文件1中說明書第[0010]-[0012]段的記載……無論是水溶性還是水不溶性金屬硝酸鹽均可以解決粘合力不足的技術問題，金屬硝酸鹽是否為水溶性與提高粘合力這一要解決的技術問題并無關聯……無論水不溶性有機亞硝酸鹽和/或硝酸鹽還是水溶性金屬硝酸鹽均能和CED基料混合并形成涂料組合物，且WO01/40550中水不溶性有機亞硝酸鹽與硝酸鹽是和/或的關系，即水不溶性有機亞硝酸鹽與硝酸鹽均可作為單一的化合物進行配制，因此對比文件1在提高粘合力上并未排除使用水不溶性金屬硝酸鹽（堿式硝酸鉍）的教導。

再次，如前所述，水溶性是物質本身的固有屬性，本領域技術人員在看到對比文件1中水溶性金屬硝酸鹽包括堿式硝酸鹽時，無論對此矛盾之處作何解讀，不可否認的是，本領域技術人員會看到對比文件1客觀上在其聲稱的“水溶性金屬硝酸鹽”所涵蓋范圍中公開了水溶性金屬硝酸鹽和堿式硝酸鹽，并不會僅因堿式硝酸鹽是非水溶性而將其排除在外。

將本申請和對比文件1進行對比時，對比文件1客觀上公開了堿式硝酸鉍，對應本申請中的水不溶性堿式硝酸鉍，以及在電泳漆的制備中不使用水溶性的硝酸鉍。

” 因此，一審法院認定對比文件公開了“水不溶性的堿式硝酸鉍”以及“在電泳漆的制備中不使用水溶性的硝酸鉍”。

然而，最高人民法院作出了與一審法院相反的判決。

最高人民法院的判決指出：

“以出版物公開方式公開的現有技術，其技術方案的內容以該出版物的客觀記載為準。

但是如果該出版物關于該技術方案的記載內容與其他關聯內容存在明顯前后矛盾，且本領域技術人員根據該出版物記載的其他內容以及其掌握的本領域的公知常識無法給出合理解釋的，則不能認定該技術方案被該出版物所公開，即不能構成專利法意義上的現有技術。

本案中，根據對比文件1發明背景部分的記載內容（對比文件1說明書第[0007]-[0010]段），背景技術WO01/40550通過一種用于制造電沉積涂層的方法解決了隨后的涂層不充分粘合的問題 其中使用的電沉積涂料組合物包含一種或多種水不溶性有機亞硝酸鹽和/或硝酸鹽 在上述背景技術的基礎上，對比文件1提出了一種解決背景技術所要解決的技術問題的替代方案，即在第[0010]段記載的“如果在CED涂料組合物中使用某些水溶性金屬硝酸鹽作為添加劑來代替WO01/40550中公開的水不溶性有機亞硝酸鹽和/或硝酸鹽 的解決方案。

”因此，對比文件1所記載的專利技術方案所采用的金屬硝酸鹽添加劑，應當理解為具有水溶性的物理性質。

相應地，作為記載在對比文件1的說明書第[0015]、[0016]、[0020]、[0034]、[0038]段中，用于具體說明對比文件1所記載的專利技術方案的具體實施方案，也應當理解為采用的是具有水溶性的金屬硝酸鹽。

然而，在對比文件1的說明書第[0020]段中卻記載了采用堿式硝酸鉍這一水不溶性的金屬硝酸鹽的技術方案，明顯與對比文件1第[0010]段所記載的技術構思存在矛盾。

由于對比文件1的其他部分并沒有就堿式硝酸鉍這一水不溶性的金屬硝酸鹽也能夠實現對比文件1所記載的專利技術方案的發明目的作出特別說明（事實上，從對比文件1記載內容來看，對比文件1將堿式硝酸鉍當作水溶性的金屬硝酸鹽予以對待），亦無其他證據能夠對上述明顯的矛盾作出合理解釋，故對比文件1記載的采用堿式硝酸鉍添加劑的技術方案，應當被排除在對比文件1公開的范圍之外，不應當被認定為屬于現有技術。

” 最高人民法院在各方均未提交新證據的情況下另查明涉案申請說明書第[0008]段分析了水溶性硝酸鉍的技術缺陷：“與本申請中所用的水不溶性的次硝酸鉍相比，硝酸鉍具有良好的水溶性。

溶解的Bi鹽在所述電泳漆中，可能會表現出一些缺點。

可溶性鹽會在超濾液中被吸收，并因此以這種方式被持續地從所述電泳漆中除去。

而且，在車身的預處理之后，外來離子可能會被帶入電泳漆浴中。

這些外來離子可能會使可溶性Bi催化劑失活（EP1342757）。

3、案件啟示 從這個案例可以看出，并非對比文件公開的所有內容都屬于現有技術，需要結合對比文件本身的目的以及其他技術內容來整體考慮。

特別是當對比文件中公開的某些內容與其他內容相互矛盾時，只有在本領域技術人員根據該對比文件記載的其他內容以及其掌握的本領域的公知常識能夠給出合理解釋時，才能認定這些內容構成專利法意義上的現有技術，而不能理所應當地認為這些內容屬于現有技術。

這也與專利審查指南第二部分第二章第2節對于說明書的規定相符。

該部分規定了說明書的內容應當清楚，具體應滿足的要求包括主題明確，即說明書應當從現有技術出發，明確地反映出發明或者實用新型想要做什么和如何去做，使所屬技術領域的技術人員能夠確切地理解該發明或者實用新型要求保護的主題。

換句話說，說明書應當寫明發明或者實用新型所要解決的技術問題以及解決其技術問題采用的技術方案，并對照現有技術寫明發明或者實用新型的有益效果。

上述技術問題、技術方案和有益效果應當相互適應，不得出現相互矛盾或不相關聯的情形。

勞務派遣人員職務發明歸屬權和獎勵制度

勞務派遣人員在用工企業工作期間，有可能會在執行用工企業的任務中或者主要是利用用工企業的物質技術條件做出一定的發明創造。

用工企業一般會與勞務派遣公司簽訂合同，勞務派遣公司會與勞務派遣人員在合同中約定，勞務派遣人員在用工企業工作期間因執行用工企業工作任務或主要利用用工企業的物質技術條件所做出的發明創造歸用工單位所有。

《專利法》第六條的規定，“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。

”勞務派遣人員的本單位是勞務派遣公司而非用工企業，而勞務派遣人員在用工企業工作期間，是執行用工企業的任務或者主要是利用用工企業的物質技術條件所完成的發明創造。

與法律規定并非完全一致。

那么勞務派遣人員在用工企業工作期間因執行用工企業工作任務或主要利用用工企業的物質技術條件所做出的發明創造是否應當屬于職務發明創造呢？從立法精神上看，答案是肯定的。

《專利法實施細則》第十一條第二款的規定， “專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位”。

而“臨時工作單位”一般認為包括借調單位、臨時聘用單位等。

雖然勞務派遣人員的編制和工資關系在派遣公司，但是實際上勞務派遣人員是到用工企業工作，用工企業把他們納入本單位的工作計劃并安排其完成一定的工作任務。

所以，勞務派遣人員應視為用工企業的人員。

另外，《勞動合同法》第六十三條也規定， “被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權利。

用工單位應當按照同工同酬原則，對被派遣勞動者與本單位同類崗位的勞動者實行相同的勞動報酬分配辦法。

” 因此，無論從立法精神還是法律規定來看，勞務派遣人員在用工企業工作期間執行用工企業的工作任務或者主要是利用用工企業的物質技術條件所完成的發明創造都應該屬于職務發明創造。

《專利法》第十六條規定，“被授予專利權的單位應當對職務發明創造的發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施后，根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。

” 用工企業是被授予專利權的單位，因此用工企業有義務對勞務派遣人員就其所做出的職務發明創造給予獎勵和報酬。

用工企業應該像對待正式員工一樣，根據公司依法制定的規章制度或者約定，對勞務派遣人員給予職務發明創造的獎勵和報酬。

當然，由于勞務派遣人員的工資關系在派遣公司，該獎勵和報酬也可以支付給派遣公司，由派遣公司來發給勞務派遣人員。

從司法實踐 上看，上海市高級人民法院于2013年公布了《職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》，對職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛提供了指導意見。

其中第十三條明確規定，“勞務派遣員工是用人單位的職工，作為職務發明創造的發明人、設計人對其在用人單位所完成的職務發明創造可以主張職務發明創造獎酬。

” 因此，無論法律規定還是司法實踐上來看，勞務派遣人員在用工企業工作期間，執行用工企業的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造應當屬于職務發明創造。

勞務派遣人員就其所做出的發明創造享有專利法第十六條規定的獎勵和報酬的權利。

被授予專利權的單位，即用工企業有向勞務派遣人員給予獎勵和報酬的義務。

印度專利審查質量和速度，創造性講解

在Wisig Networks Private Limited訴印度專利局一案中(OA/ 11/2022/PT/CHN)， 知識產權上訴委員會(IPAB)撤銷了印度專利局的駁回決定。

上訴委員會認為駁回決定缺乏理由，因此發回重審，同時要求專利局給予上訴人聽證機會，并在上訴委員會命令發出之日起3個月內對該印度專利申請重新作出決定。

審查歷史 上訴人Wisig Networks Private Limited是一家印度初創公司，于2022年8月29日向印度專利局(IPO)提交了印度國家階段專利申請第202247032415號。

專利局對該申請進行了實質審查，于2022年2月25日發出第一次審查意見通知書，審查員在該通知書中提出，權利要求相對于“一通”中所引用的現有技術，因缺乏創造性而不能被接受。

上訴人于2022年8月23日提交了修改的權利要求，并對審查員的意見進行了答辯。

專利局收到對“一通”的意見陳述后，在“一通”引用的對比文件基礎上，又結合了另外一些對比文件再次審查，但堅持對創造性的反對意見，另外還于2022年10月15日為上訴人提供了會晤的機會。

會晤后，上訴人于2022年10月24日提交了一份意見陳述并再次修改了權利要求書。

經再次審查后，專利局于2022年1月14日做出決定，以該發明不符合1970年印度專利法第15條之規定駁回申請。

理由是修改后的權利要求超出原始提交的權利要求范圍，另外該發明相對于現有技術缺乏創造性，但沒有給出適當的理由。

上訴人于是根據專利法第117A條的規定提出上訴，認為駁回決定沒有正確適用非顯而易見性、即發明是否具備創造性的判斷步驟。

上訴委員會決定 上訴委員會（IPAB）的意見如下：

一、從數量審視質量的重要性 經審理后，上訴委員會認為，專利局的駁回決定沒有提供任何理由說明權利要求請求保護的主題相對于所引用的現有技術是顯而易見的，即缺乏創造性。

根據上訴委員會的說法，本案的駁回決定似乎有點草率，沒有經過審慎的考慮。

上訴委員會認為，這種未經適當舉證即做出的駁回決定，可能是因為專利局根據審查員工作數量進行評分的制度造成的。

上訴委員會表示，盡管由于大量積壓的專利申請，對專利局審查員工作的數量做出規定是必要的，但官員所做工作的質量不容忽視。

上訴委員會進一步強調，審查員和專利局的工作應該是數量和質量的有機結合。

上訴委員會指出，雖然及時審查專利申請是必要的，但在保證速度情況下的準確性也是必不可少的。

上訴委員會因此總結到，在審查專利申請時，有必要把重點放在質量管理上，在考慮到正在完成的工作數量的同時，質量不應受到損害。

二、一個合理決定的重要性 上訴委員會認為，駁回決定直截了當的得出請求保護的發明已在引用的對比文件中公開，而且對于所屬技術領域的技術人員來說是顯而易見的，但并沒有給出任何推理為什么本發明相對于現有技術不具有創造性。

縱觀大量的司法決定中，都賦予準司法機關需做出合理決定的義務。

因此上訴委員會撤銷專利局的駁回決定，發回重審。

上訴委員會還表示，在各種司法裁定中，舉證是每個結論的核心，它使得決定清晰明了。

沒有適當的舉證推理，裁定就會變得不可靠和毫無生氣。

此外，自然正義還要求決策者對其所有陳述和結論都要寫出適當的理由。

因此，在準司法程序中給出合理的舉證以支持其決定對于遵循自然正義原則同樣重要。

三、創造性判斷步驟 通過合理舉證做出行政決定，也是向專利申請人保證決策者是基于相關理由做出了決定。

此外，在決定中提供決定理由的責任也迫使決策者在做出決定之前應用適當的判斷步驟。

因為專利局的駁回決定中，未經如何推理和舉證就聲稱發明主題是顯而易見的，相對于現有技術不具有創造性，上訴委員會認為，在本駁回決定中，專利局沒有采用任何判斷步驟即做出了決定。

因此撤銷駁回決定，將本案發回重審，要求專利局根據案情重新作出決定。

根據最新的計算機相關發明(CRI)審查指南，要確定一項發明是否具有創造性，需要以下步驟對該發明從整體上進行判斷：

1。 確定“本領域普通技術人員”； 2。 確定該本領域普通技術人員在優先日具備的常識； 3。 確定權利要求所限定的發明主題，如果不能輕易做到，則需對發明主題做出解釋； 4。 確定由引用的對比文件構成的部分技術方案，與權利要求所限定的發明主題之間存在的區別； 5。 假定在不了解本發明的情況下，前述區別對于本領域普通技術人員來說是顯而易見的？還是該區別需要創造性的勞動才可以獲得？ 由于專利局的駁回決定中，缺少上述判斷步驟，很顯然審查員沒有適用上述判斷步驟對本發明的創造性進行分析。


更多關于 專利申請審查中新穎性、創造性審查對比講解，勞務派遣人員職務發明歸屬權和獎勵制度 的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 申請專利 專利代理 ?