今天，樂知網律師 給大家分享：專利申請創造性判斷中對說明書和權利要求范圍的講解，英國加快專利申請審查的途徑講解 。

專利申請創造性判斷中對說明書和權利要求范圍的講解

專利法第33條規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

上述法條對專利申請文件的修改原則進行了限制。

究其原因，首先是為了保證先申請原則，避免申請人將申請時未公開的技術方案通過修改的方式納入到申請日提交的專利申請文件中，從而就該部分內容不正當地搶占在先利益，這樣能夠鼓勵申請人充分公開其發明創造以為修改留有余地，使得真正有授權前景的發明創造有機會通過修改獲得授權；其次是為了保障社會公眾對原始公開文本的信賴利益，避免社會公眾基于信賴利益采取的行動由于申請人的修改而落入專利權的保護范圍。

因此，對修改不超范圍這一修改原則準確的理解至關重要，這關乎專利申請人和社會公眾之間的利益平衡。

如何正確理解并恰當應用這一修改原則，是業內需要明確的問題。

上述問題的關鍵則是對“原說明書和權利要求書記載的范圍”（下文將簡稱為“原始范圍”）的含義的準確把握。

本文試圖進一步明確原始范圍的含義，并提出在實際操作中如何確定原始范圍。

二、本領域技術人員的理解能力 要正確理解原始范圍的含義，首先需要明確作為判斷主體的本領域技術人員所具有的能力。

審查指南中給出的本領域技術人員的定義[1]是針對創造性問題而言的，對于評判修改是否超范圍并不能完全照搬。

筆者試圖對本領域技術人員給出進一步的定義，使得此定義適用于評判修改是否超范圍，同時和原有針對創造性問題的定義保持原則上的統一。

根據《審查指南 》第二部分第八章第5.2。1.1節的規定，原始范圍不僅包括原說明書和權利要求書文字記載的內容，還包括根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能夠直接地、毫無疑義地確定的內容。

所謂“能夠直接地、毫無疑義地確定的內容”，其含義應當是指“能夠明確推導出來的內容”，因為如果要求說明書和權利要求書對其也作出明確表述，則與“原說明書和權利要求書文字記載的內容”沒有區別，從而沒有必要贅述[2]。

在“墨盒”專利無效行政糾紛案[3]中，最高院指出，原始范圍應該包括如下內容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容；二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。

只要所推導出的內容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內容屬于原始范圍。

在“圓形孔”專利無效行政糾紛案[4]中，最高院指出， 原始范圍應當理解為原說明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信息，具體可以表現為：原說明書及其附圖和權利要求書以文字和圖形直接記載的內容，以及所屬領域普通技術人員根據原說明書及其附圖和權利要求書能夠確定的內容。

可見，無論是審查指南的規定還是最高院在法條適用時所作出的解釋，原始范圍都不拘泥于原始申請文本中以文字和圖形等明確表達的內容，還包括本領域技術人員在閱讀原說明書和權利要求書之后根據客觀存在的事實能夠推導出的內容；而能夠推導出的內容到底是什么，則與本領域技術人員所具有的能力息息相關了。

從審查指南對本領域技術人員的定義可以看出，本領域技術人員刻苦但做事被動且沒有復雜思考能力，他具有常識性知識，檢索能力強大，但對所知曉的技術處理能力不強，僅能憑常識或通過明確教導，借助于非創造性的簡單勞動對所知曉的技術進行變通或組合以得到顯而易見的其它技術。

基于本領域技術人員的上述特點，在他閱讀原始申請文本之后，他可以被動接受文本明確表達的內容，能夠憑常識或文本給出的明確教導對這些信息進行簡單處理而得到超出文字的顯而易見的內容。

換句話說，在判斷修改是否超范圍時，本領域技術人員可以被定義為如下這樣的假設的“人”：他具有一定的理解能力，能夠運用常識性數理邏輯分析，能夠根據看到的信息聯想到相關的本領域公知常識，能夠通過閱讀原說明書和權利要求書來確定文字和圖形明確表達的內容，并在其教導下推導出顯而易見的內容，但是他不能提煉出技術原理而舉一反三。

三、能夠推導出的顯而易見的內容 如上所述，本領域技術人員能夠推導出的顯而易見的內容需要以原始申請文本中的明確且具體的內容為依據，也就是說，在原始申請文本明確的教導或指引下才能夠推導出這些顯而易見的內容。

這些內容在能否解決本發明技術問題方面可能是存在疑問的，但這并不妨礙它是原始范圍的一部分。

這些顯而易見的內容是如何推導出的得出過程涉及專利法第33條的修改超范圍問題，而這些顯而易見的內容能否解決本發明技術問題的判斷過程則涉及專利法第26條4款的支持問題。

這兩個過程關注點不同，用不同的法條加以規范，不能由于推導出的內容不能解決本發明技術問題就認為修改超范圍。

能夠推導出的顯而易見的內容包括兩種情況：一是結合常識性知識得到的內容，二是對明確表達的內容進行適當上位得到的內容。

結合常識性知識得到的內容由于其得出過程的容易性，屬于本領域技術人員的理解范疇，其具體可以包括：結合常識性數理邏輯知識得到的內容，以及結合本領域公知常識得到的內容。

進行上位得到的內容可能由于屬于“二次概括”而被專利法所不允許，但是，如果說明書給出了具體教導，本領域技術人員基于其理解能力完全能夠容易地進行與教導水平相適應的上位，在這種情況下上位得到的內容屬于原始范圍，其具體可以包括：基于明確記載的下位概念實施例和對應上位概念而確定的內容，以及基于關聯特征的關聯性被打破而確定的內容。

下面具體進行闡述。

1、結合常識性數理邏輯知識得到的內容 本領域技術人員對閱讀到的文字進行字面理解時，能夠自然地運用常識性數理邏輯分析得到數理邏輯上唯一確定的內容，這是客觀上必然隱含在原始申請文本中的信息，屬于原始范圍。

例如，如果原說明書記載了不與水反應的物質A能沉入水中，又提到不與水反應的物質B具有大于物質A的密度，那么通過數理邏輯分析可知物質B也能沉入水中。

再例如，如果原說明書記載了不與水反應的金屬都能沉入水中，又提到物質鐵，那么通過演繹推理可知鐵必然能沉入水中。

2、結合本領域公知常識得到的內容 結合本領域公知常識得到的內容在某些情況下會作為實審過程中修改的基礎。

一種可能的情況是，修改特征與本領域公知常識相關，而為了使權利要求表達清楚，該公知常識不得不被加入權利要求；另一種可能的情況是，修改特征是運用本領域公知常識對原始申請文本記載的內容進行理解而得到的內容。

但是，在最初撰寫申請文件時，本領域公知常識由于篇幅的限制、與發明點關系不大等原因未被寫入，這使得不同的個體由于知識背景和認知的偏差可能難以意識到該公知常識的存在，或者難以將該公知常識結合到申請文本中進行理解，從而造成不同的個體對結合本領域公知常識得到的內容有不同的意見。

在一些案例中體現了基于本領域公知常識的修改是允許的。

在“第二裝置”專利無效行政糾紛案 中，最高院認為，授權權利要求1中增加了“第二裝置”的功能，由于該功能既不能從原說明書和權利要求書得到，再審申請人也沒有提供證據證明該功能屬于公知常識，因此再審申請人關于修改不超范圍的主張不予支持。

在“兩克單位換算”專利駁回行政糾紛案[7]中，關于將權利要求中以兩為單位的數值采用舊制換算為以克為單位的數值這一修改，在原始申請文本未明確“兩”和“克”的換算采用舊制還是新制的情況下，最高院認為，本領域技術人員結合涉案專利申請的背景技術、發明內容以及本領域的常識，能夠確定涉案專利申請中的“兩”和“克”的換算應當采用舊制，故涉案專利采用舊制的單位換算不超范圍。

3、基于明確記載的下位概念實施例和對應上位概念而確定的內容 在原始申請文本中可能存在如下情況：記載了下位概念的實施例，還記載了該下位概念的上位概念，并且沒有明確或隱含排除其它下位概念。

本領域技術人員閱讀申請文本之后，不僅能夠接收到下位概念實施例的信息，還能夠接收到下位概念的上位概念的信息。

介于申請人沒有復雜的思考能力而僅能通過非創造性的簡單勞動對所知道的信息進行處理，那么本領域技術人員可以容易地想到用上位概念來替換下位概念，從而能夠得到將上位概念運用到實施例中的方案，而不管該方案是否能得到說明書支持。

本領域技術人員基于其理解能力得到的上位概念方案屬于原始范圍。

例如，原說明書記載了使用鐵，又提到了金屬，且沒有明確或暗示排除其它金屬，則本領域技術人員能夠理解原始范圍包括使用金屬，而不管該方案是否能得到說明書支持。

這在實踐中也有所體現。

例如，在上述“墨盒”專利無效行政案中，涉案專利是基于分案申請獲得的發明專利權，在其授權權利要求中記載了“存儲裝置”，但是在原始申請中，僅在說明書中記載有三處“存儲裝置”。

最高院依次針對這三處“存儲裝置”，確定了每處“存儲裝置”在語境中的字面含義，并根據上下文進一步確認所得出的字面含義是否恰當，最后認為對于第二處“存儲裝置”，由于說明書上下文沒有明確或隱含排除其它類型的存儲裝置，也未對該處的“存儲裝置”給出不同于通常理解的特殊限制，因此，該處的“存儲裝置”為泛指。

由于原始申請的說明書中存在“存儲裝置”這一泛指性用法，因此本領域技術人員很容易想到將實施方式中的“半導體存儲裝置”替換為其它存儲裝置，并推導出技術方案同樣可以應用于非半導體存儲裝置的情況，因此涉案專利權利要求中的“存儲裝置”未引入新的內容，修改不超范圍。

4、基于關聯特征的關聯性被打破而確定的內容 “關聯特征”是指在實施例中總是同時出現的多個特征。

當本領域技術人員閱讀原說明書和權利要求書之后，本領域技術人員完全有理由將關聯特征作為一個整體，那么在進行修改時，在權利要求中遺漏掉關聯特征中的任何一個特征都意味著有新的技術方案被引入。

但是，如果原始申請文本中明確給出了關聯特征中的某一個或一些特征的具體變形或替換，那么本領域技術人員在明確的教導下能夠根據其公知常識容易地想到還可能存在其它變形方式及其對應技術方案，因此，關聯特征中的不同特征之間的關聯性被打破，能夠變化的特征可以被排除在關聯特征整體之外，而不需要與其它特征同時記載在權利要求中。

這是本領域技術人員根據其理解能力能夠確定的，屬于原始范圍。

例如，原說明書記載了將球形鐵塊沉入水中，又提到了鐵塊可以制成椎體、立方體等其它形狀，則本領域技術人員能夠理解原始范圍包括將鐵塊沉入水中，而不管該方案是否能得到說明書支持。

歐洲專利法作為我國專利法的鼻祖，同樣有修改不得超范圍的規定，即，不能給本領域技術人員呈現不能從原始提交申請中直接且毫無疑義導出的信息。

需要注意的是，在歐洲審查指南中，提到了某些情況下的中間概括（intermediate generalisation）不屬于修改超范圍的范疇。

具體而言，在歐洲審查指南中規定，僅僅在原始公開的特征之間沒有結構和功能關系的情況下，從這些特征中孤立地提取特定特征并用該特征限定要求保護的主題是可以允許的。

當從特定實施例獲取一特征并將該特征添加到權利要求時，需要滿足以下兩點：一是該特征與該實施例的其它特征沒有關系或者不以解不開的方式與其它特征相聯系，二是整個公開內容說明該特征的隔離并引入權利要求是有道理的[8]。

對此，歐洲審查指南給出了一個可接受的修改示例。

在該例子中，修改后的權利要求涉及用于紡布機的帶子的綜片，原始權利要求通過引入僅結合特定實施例公開的特征進行限定，在該特定實施例中綜片的孔眼具有細長形狀，但是該形狀未被包括在修改后的權利要求中。

在說明書的其它部分還提到了孔眼可以具有諸如橢圓形狀之類的其他形狀，因此，復審委員會認為修改是可以接受的（T 300/06） 。

從該例子可以看出，當說明書中明確給出了具體教導時，關聯特征的關聯性可以被打破，能夠變化的特征可以不被記載在權利要求中。

我國雖然目前還沒有相關的判例，但是上述“圓形孔”專利無效行政糾紛案從某種程度上反映我國是支持上述觀點的。

在該糾紛案中，涉案專利是基于分案申請獲得的發明專利權，在其授權權利要求1和3中分別記載有特征“所述支架體(8)的第二連接結構(8b)的形狀為一大致圓形孔”和“所述第一連接結構的形式是一大致圓形孔(8a)”，而在原始申請文本中僅記載了“圓的螺栓孔”、“圓形螺栓孔”或“螺栓孔”。

最高院認為，在原始申請文本中8a和8b實質上由兩個技術特征共同限定：一是圓形孔、二是供螺栓穿過，再審申請人將“圓的螺栓孔”、“圓形螺栓孔”以及“螺栓孔”概括修改為“圓形孔”，刪除了“供螺栓穿過”的技術特征。

由于“圓形孔”與“圓的螺栓孔”具有不同的技術含義，因此上述修改不屬于從原始申請文本中能夠確定的內容。

即便再審申請人主張在附圖中用圖示的方式畫出了大致圓形孔并且說明書明確提及螺栓孔可以用其他各種形式的結構代替，但是最高院認為，附圖的作用是使人能夠直觀形象地理解發明的技術方案，附圖中顯示的圓形應理解為對“圓的螺栓孔”、“圓形螺栓孔”或“螺栓孔”的簡要形狀顯示，而原說明書中記載的“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的結構代替”范圍寬泛且不確定，不能據此認定其記載了圓形孔。

換句話說，在上述案例中，由于附圖中的圖示僅用于直觀顯示技術方案，說明書給出的替代方式過于寬泛且不具體，因此未能給出明確教導來破壞關聯特征（“圓形孔”和“供螺栓穿過”）之間的關聯性，使得本領域技術人員即便知道關聯特征之一“供螺栓穿過”能夠變化，但不知道怎么變化，無法將其從關聯特征中分離出來。

因此，這兩個關聯特征的拆分將引入新的技術內容，導致修改超范圍。

反過來講，在該案例中，如果原始說明書給出了8a和8b的具體替代方式，使本領域技術人員完全有理由確定兩個關聯特征可以拆分，那么涉案專利權利要求1和3中的“大致圓形孔”將極有可能滿足專利法第33條規定。

四、確定原始范圍的方法 如上所述，我們可以得到以下關系：

原始范圍＝文字和圖形明確表達的內容＋能夠推導出的顯而易見的內容， 能夠推導出的內容＝結合常識性知識得到的內容＋進行適當上位得到的內容。

筆者試圖提供以下確定原始范圍的完整方法，以期通過所給出的方法增強在確定原始范圍時的可操作性和規范性。

在步驟S1中，確定修改特征及其含義。

在步驟S2中，通過在原說明書和權利要求書中進行搜索，找出與修改特征相關的描述。

在步驟S3中，通過對找出的描述運用包括常識性數理邏輯分析在內的字面解釋，確定是否能從找出的描述理解得到修改特征的含義。

如果能，則修改不超范圍，如果不能，則進入步驟S4。

在步驟S4中， 確定修改特征的含義和在步驟S3中從找出的描述理解得到的含義之間的差異點是什么。

如果差異點在于修改特征涉及上位概括，則進入步驟S5；如果差異點在于修改特征通過除上位概括之外的其它方式引入了新內容，則進入步驟S6。

在步驟S5中，確定上位概括是表達含義上的上位總結（例如，從“鐵”上位為“金屬”）還是通過省略某一關聯表述的上位（例如，從“根據A和B得到C”上位為“根據A得到C”）。

如果上位概括是表達含義上的上位，則進入步驟S7，如果上位概括是通過省略某一關聯表述的上位，則進入步驟S8。

在步驟S6中，確定新引入的內容是否是結合常識性知識得到的內容。

如果是，則修改不超范圍，如果否，則修改超范圍。

在步驟S7中，確定原始申請文本中是否明確記載有該上位的文字，如果是，則進入步驟S9，如果否，則修改超范圍。

在步驟S8中，確定在原始申請文本中是否存在所省略的特征的變形或替代方式的明確教導以使本領域技術人員明了替代技術方案具體如何。

如果是，則修改不超范圍，如果否，則修改超范圍。

在步驟S9中，確定原始申請文本中是否明確或隱含排除了該上位概念的部分下位概念。

如果是，則修改超范圍，如果否，則修改不超范圍。

藥品專利鏈接制度介紹

藥品專利鏈接制度是指仿制藥上市注冊申請審批與創新藥品專利期滿相“鏈接”，其最早起源于美國1984年的《Hatch-Waxman法案》，旨在平衡創新藥公司和仿制藥生產商之間的利益，在鼓勵醫藥創新的同時也通過加快仿制藥上市而鼓勵藥品的價格競爭，有助于公眾獲取便宜的仿制藥。

英國加快專利申請審查的途徑講解

目前英國知識產權局提供的專利快速授權途徑主要包括3種：CSE、ASE、提前公開。

1、CSE（Combined Search and Examination，合并檢索和審查） 通常情況下，申請人在向英國知識產權局提交專利申請后，英國知識產權局會向申請人提供檢索報告，以便申請人根據檢索報告決定是否提出審查請求。

英國知識產權局允許申請人在提交專利申請時一并提出檢索和審查的請求，并且申請人在提出這項請求時并不需要說明任何理由。

英國知識產權局收到該請求后將同時進行檢索和審查，并出具檢索和審查的綜合報告。

通常情況下，申請人可以在6個月以內收到檢索和審查的綜合報告。

對于申請人而言，CSE能夠更早地啟動實質審查程序，有助于申請能夠更快地達到可授權的狀態。

對于英國知識產權局來說，合并檢索與審查也有利于節省人力物力。

由于檢索周期比較長，后期對同一案件進行審查的很可能不是之前進行檢索的審查員，從而造成對于理解同一申請的重復勞動。

因此，合并檢索與審查對申請人和專利局雙方都是提高效率的明智選擇。

2、ASE（Accelerated search and examination，優先檢索與審查） CSE雖然可以加快申請處理的整個流程，但相關申請還是會按照申請日的先后順序進入檢索與審查。

在某些情況下，申請人可以提出ASE的請求。

ASE意味著該申請將會提前進入檢索與審查。

申請人在請求ASE時需要給出合理的說明，但不需要提供任何實質性的證據。

例如，申請人可以以發現潛在的侵權行為為由請求ASE。

通常情況下，只要不明顯違反規定，英國知識產權局都會批準。

一旦ASE的請求被批準，審查員將會同申請人協定報告公布的時間，通常少于2個月；并且，隨后申請將會提前進入檢索與審查程序。

由此，ASE可以大大加快專利申請的審查進程，幫助申請人盡快獲得權利。

3、提前公開（Accelerated Publication） 在一般情況下，英國知識產權局的專利申請都會在申請日或優先權日起18個月予以公布。

然而，為了加快審查進程，申請人可以要求提前公開專利申請。

如果檢索已完成并符合相關規定，那么專利申請將在收到提前公開請求后6周左右予以公開。

根據英國的專利審查實踐，專利申請需要在公開3個月之后才能被授權，因此，專利申請的提前公開也有助于縮短專利申請的授權時間。

二、綠色通道（Green Channel） 專利申請綠色通道是英國知識產權局于2009年5月12日開始實施的。

如果專利申請所涉及的發明屬于有益于環境的技術，那么申請人就可以提出加快處理該專利申請的綠色通道請求；并且，申請人使用綠色通道服務是免費的。

申請人在請求綠色通道時，必須提交書面請求，說明以下事項：

1）該申請如何對環境有益； 2）哪些程序需要加快：檢索、審查、合并檢索和審查、和/或公開。

需要說明的是，對于不同的發明，其有益于環境的具體說明也不同。

例如，如果一項發明涉及新能源技術（例如，太陽能電池板或風力渦輪機），明顯屬于利用清潔能源、有益于環境的發明，那么，申請人只需要提交一份簡單的聲明即可。

然而，如果一項發明與環境保護之間的關聯性并不是那么明顯或者直接（例如，涉及一個高效的制造方法），那么申請人可能就需要提供更多的解釋和說明。

對于申請人提供的有益于環境的說明，英國知識產權局并不會進行具體的調查。

但英國知識產權局會駁回明顯不成立的請求，例如涉及永動機的申請一定會被駁回。

另外，需要說明的是，綠色通道只有在申請人主動提出請求時才會啟動，英國知識產權局不會因為某件發明明顯有益于環境而主動啟動該程序。

三、PCT快速通道（PCT Fast Track） 英國知識產權局于2010年5月正式開通PCT快速通道。

這項加快服務針對的是進入國家階段的國際專利申請，并且，該國際專利申請的新穎性和創造性必須在國際初步審查報告或國際檢索機構書面意見中被認可或接受。

申請人申請PCT快速通道時，必須在英國知識產權局開始審查之前書面提出請求。

此外，進入PCT快速通道的專利申請必須與被國際初步審查報告或國際檢索機構認可的國際專利申請一致；特別是，其權利要求的保護范圍應當與新穎性和創造性已被認可的國際專利申請權利要求的范圍一致或更窄。

英國知識產權局批準申請進入PCT快速通道后，通常會在2個月內做出實質審查報告。

申請人使用PCT快速通道服務是免費的。

四、PPH（Patent Prosecution Highway，專利審查高速路） 根據PPH協議，如果申請人的權利要求在第一個專利局被接受，那么申請人可以要求在第二個專利局加快相應申請的審查。

PPH可以使在后審查的專利局有效利用之前專利局的審查結論，降低各專利局的通知次數，大大提高審查效率和質量，縮短授權的時間。

申請人使用PPH服務是免費的。

目前，中國申請人可以使用中英簽署的雙邊PPH，利用中國國家知識產權局的審查結論來加速對應英國專利申請的審查和授權。


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