今天，樂知網律師 給大家分享：專利申請創造性判斷中對技術問題的考慮，美國專利申請中的公眾意見提交程序講解 。

專利申請創造性判斷中對技術問題的考慮

在判斷創造性的過程中，主要利用所謂的“三步法”，其包括：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。

在第（3）步中，需要判斷：本領域技術人員在面對所確定的技術問題時，是否有動機改進該最接近的現有技術以獲得要求保護的發明。

更具體而言，為了判斷是否有改進動機，通常需要判斷區別特征在對比文件中所起的作用與該區別特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用是否相同。

案情簡介 涉案專利涉及運動圖像編解碼領域。

如已知的，圖像信號包括代表亮度的亮度信號和代表顏色的色差信號。

在對圖像信號進行編碼時，可以采用幀間預測編碼（參考不同幀內的對應圖像塊的信息來實現編碼）和/或幀內預測編碼（參考同一幀內的相鄰圖像塊的信息來實現編碼）。

現有技術中，對于對視覺影響較大的亮度信號的幀內預測編碼，從9種預定的幀內預測模式中選擇1種最佳模式（精度高且代碼量小的）來實現編碼；而對于對視覺影響較小的色差信號的幀內預測編碼，從4種預定的幀內預測模式中選擇1種最佳模式來實現編碼。

所引用的證據（專利文獻）的申請人與涉案專利的專利權人相同，并且所引用的證據與涉案專利涉及相同的技術領域。

所引用的證據所披露的方案如下。

在第一種方案中，對于色差信號的幀內預測編碼，使用一個標志來表示如下兩種狀態之一：狀態1─從9種預定模式中選出1種最佳模式；狀態2─使用平均值預測模式。

在第二種方案中，對于色差信號的幀內預測編碼，使用一個標志來表示如下兩種狀態之一：狀態1─從9種預定模式中選出1種最佳模式；狀態2─使用與亮度信號的幀內預測模式相同的幀內預測模式。

如果組合兩種方案（會得到包含3種狀態的方案）并舍棄其中的狀態1，那么可以得到涉案專利的方案。

案件焦點就在于：本領域技術人員有沒有動機組合兩種方案并舍棄狀態1呢？ 在該案的無效過程中，國家知識產權局專利局復審和無效審理部給出了如下結論：所引用的證據要解決的技術問題是：如何能夠靈活地選擇對各顏色成分（即亮度信號和色差信號）使用的幀內預測模式。

（筆者注：此技術問題被文字記載于證據的發明內容部分中）。

狀態1是對色差信號的獨立預測，可以解決如何實現靈活選擇的技術問題。

證據中沒有公開在一個技術方案中對于色差信號的幀內預測編碼使用平均值預測模式或者使用與亮度信號相同的幀內預測模式。

并且無論如何選擇，證據中的幀內預測模式指示標志都應包括狀態1。

也就是說，本領域技術人員沒有動機放棄狀態1。

綜上，涉案專利的方案相比于證據并非顯而易見，因而具備創造性。

首先，面對創造性問題，在判斷本領域技術人員有無改進動機時，應當整體考慮對比文件（或者無效程序中的證據）的發明構思，特別要注意對比文件所要解決的技術問題。

對比文件所要解決的技術問題像是一盞燈，它指引了從對比文件出發做出改進的方向，同時也約束了從對比文件出發所能做出的改進。

原則上，所作出的改進不能與對比文件所要解決的技術問題相違背。

在如前所述的實際案例中，對比文件所要解決的技術問題一定程度了構成了相反教導。

在這個案例中，在技術可行性層面上，對現有技術做出改進從而得到要求保護的發明可能是可行的，然而，在技術動機層面上，本領域技術人員不會做出這樣的改進。

從這個案例中能夠認識到，對比文件所要的解決的技術問題是衡量本領域技術人員從對比文件出發有無改進動機的重要指標之一。

其次，在如前所述的實際案例中介紹了使用一篇對比文件來評價創造性的情形。

然而，能夠理解，在判斷多篇對比文件之間是否存在結合啟示時，對于每篇對比文件所要解決的技術問題的考量同樣重要。

更具體而言，應當關注不同的技術問題是否會帶來技術上相互結合的障礙。

最后，在應對創造性問題時，應采取“前向思維”，即從最接近的現有技術出發，重塑發明做出的過程，同時仔細揣摩本領域技術人員會不會有動機去改進最接近的現有技術；而不應采取“后向思維”，即在了解了發明內容之后回看現有技術然后做判斷，這容易使得對發明的創造性估計偏低。

發明專利申請中用方法特征表征的產品權利要求講解

用方法特征表述的產品權利要求是指在該產品權利要求中包含了制造產品的方法特征。

關于產品權利要求中的方法特征對該產品權利要求的保護范圍的限定作用，各國有不同的實踐。

在2022年6月5日日本最高法院作出的兩個判決中，最高法院確立了“產品相同理論”，即用方法特征表述的產品權利要求的保護范圍涵蓋任何與之具有相同結構的產品，并不局限于通過權利要求中限定的方法制造的產品。

但是，日本最高法院同時提高了對用方法特征表述的產品權利要求的“清楚”要求，從而使得這種用方法特征表述的產品權利要求事實上很難獲得授權或者維持有效。

Teva制藥工業有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd。）基于其用方法特征表述的產品權利要求向協和發酵麒麟有限公司和另一日本公司（Tori Co。 Ltd。）主張專利侵權。

在知識產權高等法院做出的判決當中，法院認為對于用方法特征表述的產品權利要求應當區別對待：1）在申請專利時無法或者很難用產品結構或者特性限定產品的用方法特征表述的產品權利要求，和2）不存在第1）點中所述情形的用方法特征表述的產品權利要求。

如無證據，將假設用方法特征表述的產品權利要求屬于第2）種情形，權利要求的保護范圍將受到其中的方法特征的限制。

而在第1）種情形下，用方法特征表述的產品權利要求將不受其中的方法特征的限制，即只要產品相同，即構成侵權。

因為Teva案不屬于上述第1）種情形，被告藥品的制造方法與涉案專利限定的方法不同，所以侵權不成立。

最高法院推翻了知識產權高等法院的兩個判決，并指示其重新審理專利的保護范圍以及是否滿足“清楚”要求。

根據最高法院的意見：

1）對于產品發明來說，即使在權利要求中限定了產品的制造方法，發明的保護范圍和發明點仍然應當確定為涵蓋具有相同結構和特性的產品，即適用“產品相同理論”； 2）對于產品權利要求中的方法特征，就相應的產品結構或者特性而言，其通常是不清楚的； 3）如果制造產品的方法包含在了產品權利要求中，只有當用產品的結構或者特征來直接限定請求保護的產品是不可能或者完全不切實際的時候，該權利要求的表述才可能滿足“清楚”要求。

日本最高法院的上述判決在為權利人打開一扇窗的同時卻關上了整個大門。

在排除了所謂“制造方法限制理論”從而使得用方法特征表述的產品權利要求涵蓋任何與之具有相同結構和特性的產品而不考慮產品的制造方法的同時，最高法院對此類權利要求提出了更嚴格的“清楚”要求，同時其根據“產品相同理論”來評價專利性也會使得用方法特征表述的產品權利要求的獲權和有效性成為一個巨大挑戰。

美國專利申請中的公眾意見提交程序講解

各國專利實踐中往往都存在著允許公眾對審查中的專利申請提交公眾意見的程序，美國專利實踐中也存在著這樣的程序，即授權前第三方意見提交（Pre-Issuance Submission under 37 CFR §1.290）和異議（Protest under 37 CFR §1.290）兩種程序。

本文將對這兩種程序進行簡要介紹。

一、第三方意見 根據美國專利法第122條（e）款的規定，任何公眾，包括個人、實體等，都可向美國專利商標局（USPTO）就審理中的專利申請提交意見。

提交意見可以匿名，也就是說，提交者不必披露自己的身份等信息。

這里所說的專利申請僅限于：1。非臨時發明專利申請，或稱正式發明專利申請；2。外觀設計申請；3。植物申請。

同時，這里所說的申請包括各種形式的申請，即繼續申請、分案申請和部分繼續申請。

提出的時間必須滿足以下兩個時間條件限制：1、授權之前；2、申請公布后的6個月內或針對權利要求的可專利性意見的審查通知書發出日之前，以后到期者為準。

這里所說的針對權利要求的可專利性意見的審查通知書是指，通知書的內容應包含審查員對申請中權利要求的可專利性做出的評價，即對權利要求的實質性問題如新穎性、創造性等提出疑問的通知書。

因此，諸如分案通知書和僅僅提及形式缺陷的通知書則不在此列。

此類意見的提交可以在USPTO的相應網頁上進行，也可通過郵寄的方式提交。

然而，需要注意的是，第三方意見的提交時間以USPTO收到該意見的日期為準。

因此，如果算上郵寄時間，存在著申請人寄出時間早，但官方收到時間晚而錯過提交期限的風險。

由此可見，網上提交不失為更方便快捷的方式。

提交第三方意見時，可附有任何專利文獻，包括任何公布的專利或專利申請，任何其他印刷文獻，不必是現有技術。

提交文獻時，還應附上對每一份文件的相關性的說明。

關于費用，如果申請人是首次提交第三方意見，且所附文獻不超過3份，則不收取任何費用。

但如文獻超過3份，亦或是同一申請人的非首次提交，則需按每10份文獻180美元來繳納費用。

收到第三方意見后，審查員將查閱提交的文獻及所附的簡要說明，并將文獻清單轉達給專利申請人，并在其中指明考慮過的文獻。

專利申請的所有人不必對審查員轉送的清單做出回應，除非審查員要求這樣做。

二、異議 除了第三方意見，任何公眾還可通過異議的方式向在審的美國專利申請提出反對意見。

與第三方意見一樣，這里所說的公眾也包括任何個人和實體等。

異議可對任何形式的專利申請提出。

異議提出的時間限制比較特殊，僅限于專利申請公布前。

然而，在得到專利申請人同意的情況下，也可最遲于專利授權通知書發出之日前提出。

異議的提出目前僅能通過郵寄的方式進行，以郵寄日為準。

提出異議時，需同時提交一份說明，對所附文件與專利申請不能授權之間的關聯性進行解釋。

所附文件可包括影響專利申請的專利性的文獻，如公布的專利、專利申請等，也可包括用于證明專利申請存在非專利性原因而不能授權的證明，如發明人資格問題、不正當行為，甚至是發明已被公之于眾的使用證明等。

對于異議人首次提出的異議，不收取任何費用。

對于同一異議人第二次及之后提出的異議，則每次需繳納130美元的費用。

且在第二次及之后提出異議時，需詳細說明本次異議與之前的異議有何本質區別。

三、兩種途經的比較 以下將這兩種提出公眾意見途經的主要方面總結于下表中。

從上表的簡單比較可知，從提交的文獻內容來看，第三方意見涉及的范圍較窄，僅包括出版物，也就是說，僅限于從專利性方面來對專利申請制造障礙。

而異議可以涉及的范圍則較寬，除了專利性，還可就非專利性方面的不授權理由，如發明人資格、不正當行為等，對專利申請提出挑戰。

從提出時限來看，提出異議的時間窗口相較于第三方意見來說較窄。

對于一般申請來說，只能在申請公布之前。

然而，需要指出的是，對于由于存在缺陷而請求對已授權專利申請重新頒布的再頒專利申請來說，由于不存在公布問題，因此實踐中，在此類申請授權前都可提出異議。

因此，異議在此類申請中的應用最多。

對審查中的專利申請提出公眾意見是第三方對不希望授權的專利申請提出挑戰的簡便方式。

如能阻止專利申請被授權，那勢必會節省第三方顯著的精力和經濟成本。

然而，公眾意見也是一把雙刃劍，因為專利申請人在意識到存在著不利于己方的文獻或證據后，會主動限縮范圍或以其他方式規避，這樣一來，授權的權利要求可能會更加穩定，更不容易被第三方挑戰。


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