今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享：專利無效宣告程序中的無效理由，專利無效宣告程序中缺少必要技術(shù)特征的答復(fù) 。

專利無效宣告程序中的無效理由

在專利授權(quán)后的無效宣告行政程序中，面對(duì)無效請(qǐng)求人提交的無效請(qǐng)求以及后續(xù)補(bǔ)充的無效理由和證據(jù)，專利權(quán)人都有答復(fù)的機(jī)會(huì)。

如何答復(fù)，顯然對(duì)于專利權(quán)是否能夠得到維持將起到至關(guān)重要的作用，在本系列上一篇中，討論了對(duì)專利法第二十六條第三款無效理由，即說明書公開不充分的答復(fù)，本篇討論對(duì)于專利法第二十六條第四款無效理由，即權(quán)利要求不清楚、沒有以說明書為依據(jù)的答復(fù)。

一、對(duì)于專利法第二十六條第四款無效理由（權(quán)利要求不清楚）的答復(fù) 1。 專利法第二十六條第四款的多重含義 專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。

” 本條款短短一句話，實(shí)質(zhì)上卻包含了三項(xiàng)規(guī)定，第一，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，即常說的“支持”；第二，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚；第三，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)簡要。

在無效程序中，對(duì)第二十六條第四款的審理其實(shí)是對(duì)各項(xiàng)分別審理的。

應(yīng)注意的是，對(duì)于權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚的規(guī)定，是在2008年第三次修正專利法時(shí)加入的，在這之前，該規(guī)定是在《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第1款中的，因此根據(jù)專利申請(qǐng)日不同，適用的法條是不同的。

另外，由于第三項(xiàng)“不簡要”的無效理由在實(shí)踐中不是很常見，我們暫且不討論。

本節(jié)要討論的“權(quán)利要求不清楚”問題，《專利審查指南》第二部分第二章第3.2。2節(jié)做出了具體的規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚。

首先，每項(xiàng)權(quán)利要求的類型應(yīng)當(dāng)清楚。

權(quán)利要求的主題名稱應(yīng)當(dāng)能夠清楚地表明該權(quán)利要求的類型是產(chǎn)品權(quán)利要求還是方法權(quán)利要求。

其次，每項(xiàng)權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚。

最后，構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚，這是指權(quán)利要求之間的引用關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚。

”在無效實(shí)踐中，以請(qǐng)求人主張某項(xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚的情形最為常見。

《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第七條對(duì)于“不清楚”問題和上述《專利審查指南》有著類似的規(guī)定：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書及附圖，認(rèn)為權(quán)利要求有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于清楚地限定要求專利保護(hù)的范圍的規(guī)定：（一）限定的發(fā)明主題類型不明確的；（二）不能合理確定權(quán)利要求中技術(shù)特征的含義的；（三）技術(shù)特征之間存在明顯矛盾且無法合理解釋的。

” 2。 對(duì)“權(quán)利要求不清楚”的答復(fù) 雖然在無效決定中以“不清楚”為無效理由而無效掉專利權(quán)的情況并不占多數(shù)，但是其實(shí)在無效程序中，“不清楚”卻是無效請(qǐng)求人非常常用的無效理由。

由于語言的局限性，在使用書面語言描述一項(xiàng)技術(shù)方案時(shí)，時(shí)有發(fā)生僅靠權(quán)利要求中特征的文義不能精確表達(dá)含義的情形。

不過，無效程序是授權(quán)后的行政程序，并不會(huì)拘泥于權(quán)利要求的字面表達(dá)，而是會(huì)根據(jù)說明書、工具書等內(nèi)部外部證據(jù)來合理確定特征的含義。

對(duì)此，可參見《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》中的相關(guān)規(guī)定：“第七條 所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書及附圖，認(rèn)為權(quán)利要求有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于清楚地限定要求專利保護(hù)的范圍的規(guī)定：（一）限定的發(fā)明主題類型不明確的；（二）不能合理確定權(quán)利要求中技術(shù)特征的含義的；（三）技術(shù)特征之間存在明顯矛盾且無法合理解釋的。

” 而所謂的“合理確定權(quán)利要求中技術(shù)特征的含義”，可參見第二條的規(guī)定：

“第二條 人民法院應(yīng)當(dāng)以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后所理解的通常含義，界定權(quán)利要求的用語。

權(quán)利要求的用語在說明書及附圖中有明確定義或者說明的，按照其界定。

依照前款規(guī)定不能界定的，可以結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通常采用的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、工具書、教科書、國家或者行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等界定。

” 因此，在答復(fù)有關(guān)不清楚的無效理由時(shí)，應(yīng)注意的是，判斷權(quán)利要求是否清楚不應(yīng)過分機(jī)械地以字面含義來理解，而是應(yīng)該站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度分析，例如，如果被指出不清楚的特征是在閱讀說明書后或結(jié)合公知常識(shí)能夠理解的，那么也是符合專利法的要求的，這就是我們一般所說的“合理解釋原則”。

可見，權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否清楚，應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，做出符合發(fā)明目的和技術(shù)效果的合理解釋，不能僅根據(jù)權(quán)利要求的文字字面含義來理解。

二、對(duì)于專利法第二十六條第四款無效理由（不支持）的答復(fù) 1。 專利法第二十六條第四款（不支持）的相關(guān)規(guī)定 除了上面討論的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚之外，在專利法第二十六條第四款中，還要求權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，即經(jīng)常被無效請(qǐng)求人所使用的“不支持”理由。

《專利審查指南》第二部分第二章第3.2。1節(jié)規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。

權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

權(quán)利要求通常由說明書記載的一個(gè)或者多個(gè)實(shí)施方式或?qū)嵤├爬ǘ伞?br />
權(quán)利要求的概括應(yīng)當(dāng)不超出說明書公開的范圍。

如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)說明書給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。

對(duì)于權(quán)利要求概括得是否恰當(dāng)，審查員應(yīng)當(dāng)參照與之相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷。

開拓性發(fā)明可以比改進(jìn)性發(fā)明有更寬的概括范圍。

” 《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》中對(duì)于權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù)的情形也給出了相關(guān)規(guī)定：“第八條 所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后，在申請(qǐng)日不能得到或者合理概括得出權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款關(guān)于 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù) 的規(guī)定。

” 2。 專利法第二十六條第四款（不支持）的答復(fù) 由以上這些規(guī)定可知，在判斷權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)時(shí)，強(qiáng)調(diào)的是概括應(yīng)該恰當(dāng)，即，允許權(quán)利要求對(duì)說明書記載的實(shí)施方式進(jìn)行概括，但是不能概括得過寬。

而至于概括得是否恰當(dāng)，同樣應(yīng)站在“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度來解讀，這一點(diǎn)與“不清楚”條款的標(biāo)準(zhǔn)是相同的。

總結(jié) ，專利權(quán)人在答復(fù)本條款下的無效理由時(shí)，判斷權(quán)利要求對(duì)說明書的概括是否恰當(dāng)，應(yīng)從所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度進(jìn)行分析。

在無效程序中，本條款下的“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”看上去至少具備以下三種能力：第一，如果說明書記載的實(shí)施例數(shù)量達(dá)到一定程度并且分布有一定的合理性，就能夠概括出權(quán)利要求中保護(hù)范圍更寬的技術(shù)方案；第二，能夠排除一些明顯不合理的技術(shù)方案，從而使得含有這些“壞點(diǎn)”的技術(shù)方案也能得到說明書的支持；第三，能對(duì)權(quán)利要求中的明顯錯(cuò)誤給出修正后的理解。

這樣的規(guī)則對(duì)于無效程序中的專利權(quán)人是非常有利的，作為專利權(quán)人一定要有效利用。

專利權(quán)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沖突怎么處理？

隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步推進(jìn)，大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)不可避免地進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)中。

寫入標(biāo)準(zhǔn)的專利稱為必要專利。

一方面，專利權(quán)是私權(quán)，具有排他性，這早已成為共識(shí)；另一方面，標(biāo)準(zhǔn)一旦建立則成為一種公權(quán)利的平臺(tái)，具有普適性，是一種共享的資源。

這就決定了，專利和標(biāo)準(zhǔn)二者相遇時(shí)勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生矛盾。

如何平衡專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)使用者之間的矛盾，成為近年來的討論熱點(diǎn)。

在這場角逐中，專利權(quán)人、標(biāo)準(zhǔn)使用者、甚至標(biāo)準(zhǔn)化組織都扮演著各自的角色：專利權(quán)人希望能將自己的專利權(quán)利益最大化；標(biāo)準(zhǔn)使用者希望能以最小的代價(jià)使用標(biāo)準(zhǔn)；而標(biāo)準(zhǔn)化組織則希望能順利進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和演進(jìn)。

專利與標(biāo)準(zhǔn)之爭的現(xiàn)狀 國際上一些大的標(biāo)準(zhǔn)化組織（例如ITU、ISO、IEEE等）很早就制定了專利信息披露原則以及FRAND原則 ，要求參與制定標(biāo)準(zhǔn)的各成員盡早披露其擁有的必要專利信息，并且承諾對(duì)所有標(biāo)準(zhǔn)使用者按照FRAND原則進(jìn)行授權(quán)許可。

雖然還沒有對(duì)FRAND原則進(jìn)行統(tǒng)一的具體解釋，但該原則的提出已經(jīng)成為暗夜中的一盞明燈，為利益各方指明了方向。

近些年來，國外專利與標(biāo)準(zhǔn)之爭愈演愈烈。

例如，2009年飛利浦公司訴幾家CD-R， CD-RW光盤供應(yīng)商的“橙皮書”案；2011年，蘋果與三星的專利糾紛；2012年摩托羅拉與微軟的標(biāo)準(zhǔn)專利之爭等。

以上案件都曾經(jīng)在國際上引起了廣泛的關(guān)注，我國雖然直到2013年才出現(xiàn)大規(guī)模的涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的案件，但其實(shí)早年也曾出現(xiàn)過此類案件。

早在2007年，在河南省天工藥業(yè)有限公司與廣西南寧邕江藥業(yè)有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛上訴案 中，廣西高院認(rèn)為，專利權(quán)人的“發(fā)明專利技術(shù)轉(zhuǎn)化成國家藥品標(biāo)準(zhǔn)，他人按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)藥品，屬于實(shí)施專利技術(shù)的行為，仍應(yīng)取得專利權(quán)人的許可。

況且，按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)藥品和是否侵犯他人專利權(quán)是兩個(gè)不同的法律關(guān)系，一個(gè)是藥品生產(chǎn)行政監(jiān)督管理關(guān)系，另一個(gè)是民事法律關(guān)系，按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)藥品并不妨礙在民事上可能構(gòu)成對(duì)他人的侵權(quán)。

本案中，河南天工公司雖然是按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)藥品，但這種實(shí)施專利的行為沒有經(jīng)得專利權(quán)人邕江藥業(yè)公司許可，已經(jīng)構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

”可見該判決嚴(yán)格按照專利法第十一條的規(guī)定保護(hù)了專利權(quán)人的利益。

最高人民法院 認(rèn)為：“鑒于目前我國標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)關(guān)尚未建立有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中專利信息的公開披露及使用制度的實(shí)際情況，專利權(quán)人參與了標(biāo)準(zhǔn)的制定或者經(jīng)其同意，將專利納入國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)的，視為專利權(quán)人許可他人在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)實(shí)施該專利，他人的有關(guān)實(shí)施行為不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵犯專利權(quán)的行為。

專利權(quán)人可以要求實(shí)施人支付一定的使用費(fèi)， 但支付的數(shù)額應(yīng)明顯低于正常的許可使用費(fèi)；專利權(quán)人承諾放棄專利使用費(fèi)的，依其承諾處理。

” 最高院的該答復(fù)更加偏向標(biāo)準(zhǔn)使用者的利益，認(rèn)為參與制定標(biāo)準(zhǔn)的專利權(quán)人自動(dòng)喪失根據(jù)專利法第十一條主張其專利權(quán)的權(quán)利。

在2013年，華為與美國IDC公司之間的反壟斷和標(biāo)準(zhǔn)必要專利之爭備受矚目。

華為技術(shù)有限公司與IDC公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛上訴案——標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)案件 名列最高法公布2013年中國法院10大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件之六。

美國交互數(shù)字公司（即IDC公司）掌握了無線通信領(lǐng)域從2G時(shí)代到3G、4G時(shí)代的許多核心專利，其中部分專利已經(jīng)成為該領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)。

華為作為中國通信行業(yè)的龍頭企業(yè)，不可避免地要使用這些標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

雙方歷經(jīng)多輪談判未果后，IDC公司在美發(fā)起對(duì)華為等公司的337調(diào)查，作為反擊，華為在中國起訴IDC公司，要求法院按照公平、合理、無歧視的原則來確定兩者間的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)率。

廣東省高院作為二審法院最終認(rèn)為，IDC公司許可給華為公司的費(fèi)率是許可給蘋果公司的百倍左右，是三星公司的10倍左右，明顯違反了FRAND原則。

法院判決直接確定IDC公司在中國的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率為不超過0.019%。

今年2月19日，國家發(fā)改委確認(rèn)已經(jīng)對(duì)專利巨頭IDC發(fā)起反壟斷調(diào)查。

隨后，IDC正式提交了道歉及整改承諾書，承諾將對(duì)中國企業(yè)的專利許可遵循公平、合理、無歧視的原則，不再收取歧視性的高價(jià)許可費(fèi)。

此案被認(rèn)為是我國標(biāo)準(zhǔn)必要專利之爭的真正第一案。

在華為與IDC案之后，我國標(biāo)準(zhǔn)化組織方面沉吟多年的相關(guān)規(guī)定終于出臺(tái)。

國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合制定了《國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的管理規(guī)定（暫行）》，以下簡稱《規(guī)定》，該規(guī)定已經(jīng)于2014年1月1日實(shí)施，并就專利信息的披露、專利實(shí)施許可等方面做出了一系列的規(guī)定，其內(nèi)容基本上秉承了國際上通用的FRAND原則和信息披露要求。

三、現(xiàn)行司法實(shí)踐的可能改進(jìn) 我國現(xiàn)行的司法實(shí)踐在以下方面存在進(jìn)行一些嘗試改進(jìn)的空間：

1。 建立更全面有效的系統(tǒng)性原則 上述《規(guī)定》過于片面地規(guī)定了必要專利的權(quán)利人應(yīng)盡的義務(wù)，而沒有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)使用者的義務(wù)；同時(shí)，該《規(guī)定》未就專利權(quán)人應(yīng)如何避免專利權(quán)受到損害給出指導(dǎo)性意見，也未涉及其他有關(guān)方面，例如標(biāo)準(zhǔn)化組織的更具體的行為規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)化組織完全可以在沖突中發(fā)揮更積極的作用。

2。 使得專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)使用者之間的利益更加平衡 根據(jù)《規(guī)定》，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利權(quán)人具有專利信息披露以及FRAND承諾的義務(wù)，而標(biāo)準(zhǔn)使用者則可以無條件享受專利權(quán)人的此兩項(xiàng)義務(wù)帶來的“實(shí)惠”。

很明顯，這種做法并未以平衡專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)使用者的利益為出發(fā)點(diǎn)，此時(shí)司法的天平向著標(biāo)準(zhǔn)使用者傾斜了。

此種觀點(diǎn)受到了國內(nèi)一些學(xué)者的擁護(hù)。

例如，一些學(xué)者認(rèn)為，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是公共產(chǎn)品，專利權(quán)是私權(quán)，含有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)是“摻有雜質(zhì)的公共產(chǎn)品”，專利權(quán)人通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的公共平臺(tái)獲得利益，無論是主動(dòng)性加入還是被動(dòng)性加入的專利技術(shù)都不再是一種絕對(duì)的私權(quán)，應(yīng)當(dāng)限制行使 。

筆者對(duì)此觀點(diǎn)持反對(duì)態(tài)度。

這種觀點(diǎn)明顯低估了專利權(quán)的價(jià)值。

在當(dāng)今時(shí)代，標(biāo)準(zhǔn)繞開知識(shí)產(chǎn)權(quán)越來越難，一方面是因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)布局密度越來越高，而且往往領(lǐng)先于標(biāo)準(zhǔn)制定；另一方面是因?yàn)橥七M(jìn)一項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的一方往往是以擁有該技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主要?jiǎng)右颉?br />
很少有積極的標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)者是出于純公益目的。

可以說，標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程主要是靠各專利權(quán)人在努力推進(jìn)，不管他們的動(dòng)機(jī)是什么，事實(shí)上卻是他們使得技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高。

因此，從某種意義上來說，沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，就沒有標(biāo)準(zhǔn)化。

含有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)是不是“摻有雜質(zhì)的公共產(chǎn)品”，而應(yīng)該是“鑲有珍珠的公共產(chǎn)品”，知識(shí)產(chǎn)權(quán)自身是智慧的結(jié)晶，其產(chǎn)生過程凝結(jié)了無差別的人類勞動(dòng)。

因此，它們的地位和作用理應(yīng)得到肯定，不應(yīng)該因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)處于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之中就否定它們的價(jià)值，否則與專利法的立法宗旨不符。

四、涉及標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)的保護(hù)制度設(shè)計(jì) 本文設(shè)計(jì)了一套更加完整的制度來有效保護(hù)涉及標(biāo)準(zhǔn)的專利的專利權(quán)以及平衡專利權(quán)人與標(biāo)準(zhǔn)使用者之間的利益，并將標(biāo)準(zhǔn)化組織的行為規(guī)范納入體系中，同時(shí)兼容我國現(xiàn)有的民事法律框架。

1。 原則與目標(biāo) 本節(jié)提出的制度體系的具體原則是，能夠盡可能使得標(biāo)準(zhǔn)制定透明化，增加標(biāo)準(zhǔn)使用者的義務(wù)，同時(shí)區(qū)分對(duì)待善意專利權(quán)人和懲罰隱瞞必要專利信息或?yàn)E用市場支配地位的專利權(quán)人，從而促使專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)使用者積極簽訂實(shí)施許可合同。

2。 具體操作方式 在本文所提出的規(guī)則體系中，全面規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化組織、專利權(quán)人、標(biāo)準(zhǔn)使用者各方的行為準(zhǔn)則，采用了國際上已經(jīng)被廣泛認(rèn)可的專利信息披露制度和FRAND許可原則，同時(shí)增加了標(biāo)準(zhǔn)使用者“拋欖枝”義務(wù)，并提出了標(biāo)準(zhǔn)化組織訴訟中介入制度。

該規(guī)則體系具體如下：

（1）標(biāo)準(zhǔn)化組織 a。標(biāo)準(zhǔn)化組織在制定標(biāo)準(zhǔn)的過程中有義務(wù)敦促參與標(biāo)準(zhǔn)制定的成員及時(shí)披露其必要專利的信息，并積極獲取披露了必要專利信息的成員的聲明，聲明應(yīng)包括以下三項(xiàng)之一：同意永久免費(fèi)許可所有人實(shí)施其專利；同意以公平、合理、無歧視的方式（即FRAND原則）授予許可；不同意許可。

在參與制定標(biāo)準(zhǔn)的成員作出不同意許可的聲明之后，標(biāo)準(zhǔn)化組織不應(yīng)再制定包含將該專利的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

b。標(biāo)準(zhǔn)化組織在任何時(shí)候獲知一項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包含必要專利時(shí)，也應(yīng)盡快聯(lián)系專利權(quán)人，以獲得上述聲明。

注：此款中的“專利權(quán)人”不限于參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人，而是任何人；“任何時(shí)候”是指標(biāo)準(zhǔn)制定前、中、后各個(gè)階段。

c。標(biāo)準(zhǔn)化組織有義務(wù)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的同時(shí)，公布該標(biāo)準(zhǔn)所包含的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息以及權(quán)利人的聲明。

標(biāo)準(zhǔn)化組織可不給出關(guān)于該知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)上的判斷，但可給出初步的調(diào)查結(jié)果，諸如標(biāo)準(zhǔn)所包含的必要專利的當(dāng)前法律狀態(tài)等。

（2）必要專利的權(quán)利人 d。參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人有義務(wù)及時(shí)披露其必要專利信息；任何人有義務(wù)在知道或應(yīng)當(dāng)知道其擁有標(biāo)準(zhǔn)所包含的必要專利時(shí)，向標(biāo)準(zhǔn)化組織提交包含上述內(nèi)容的許可聲明。

注：披露必要專利信息只約束參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人；而積極提交許可聲明則約束所有專利權(quán)人。

《規(guī)定》第六條規(guī)定了，鼓勵(lì)沒有參與國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂的組織或者個(gè)人在標(biāo)準(zhǔn)制修訂的任何階段披露其擁有和知悉的必要專利，這不是一個(gè)義務(wù)性條款，因此實(shí)施起來意義不大。

本款可寫入未來新版《規(guī)定》中，從而使得具有法律依據(jù)。

e。對(duì)于違反d款規(guī)定的專利權(quán)人，人民法院可考慮“拒簽禁令”，并在損害賠償方面酌情偏重考慮標(biāo)準(zhǔn)使用者的利益。

注：情況具體包括：參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人未及時(shí)披露其必要專利信息；知道或應(yīng)當(dāng)知道其擁有標(biāo)準(zhǔn)所包含的必要專利的專利權(quán)人未向標(biāo)準(zhǔn)化組織提交上述許可聲明等。

f。根據(jù)a或b款規(guī)定作出免費(fèi)許可聲明的專利權(quán)人無權(quán)撤銷該聲明，此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)使用者不構(gòu)成侵權(quán)。

注：免費(fèi)許可聲明已經(jīng)足夠具體確定，從而足以被視為實(shí)施許可合同的一項(xiàng)要約；而任何人在使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)實(shí)施該專利的行為可被視為同意該要約的意思表示，即進(jìn)行了承諾。

此時(shí)可認(rèn)為實(shí)施許可合同已經(jīng)成立，人民法院可基于該實(shí)施許可合同判決標(biāo)準(zhǔn)使用者不侵犯專利權(quán)。

g。對(duì)于事先不知道其專利為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的必要專利的專利權(quán)人起訴實(shí)施專利人的情況，在人民法院發(fā)現(xiàn)涉案專利為某項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的必要專利并且認(rèn)定侵權(quán)成立的情況下，可中止審理，將該情況通知相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化組織，由標(biāo)準(zhǔn)化組織出面獲取專利權(quán)人的聲明，然后根據(jù)e-f款的規(guī)定繼續(xù)審理。

注：此時(shí)專利權(quán)人主觀無過錯(cuò)，但考慮到與社會(huì)公眾利益的平衡，引入標(biāo)準(zhǔn)化組織訴訟中介入制度。

在訴訟中止后，標(biāo)準(zhǔn)化組織可積極聯(lián)絡(luò)專利權(quán)人以取得免費(fèi)許可的聲明或者給予FRAND原則的聲明。

此款與《規(guī)定》第十二條銜接。

（3）標(biāo)準(zhǔn)使用者 h。 如果專利權(quán)人根據(jù)a或b款規(guī)定同意基于FRAND原則授予許可聲明，標(biāo)準(zhǔn)使用者在知道或應(yīng)當(dāng)知道其實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將同時(shí)實(shí)施他人專利時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與專利權(quán)人簽訂實(shí)施許可合同，即，應(yīng)主動(dòng)或應(yīng)專利權(quán)人的要約邀請(qǐng)，向?qū)＠麢?quán)人發(fā)出基于FRAND原則的要約，并基于誠實(shí)信用原則與專利權(quán)人協(xié)商。

在主動(dòng)向?qū)＠麢?quán)人發(fā)出要約的情況下，應(yīng)等待合理時(shí)間（如三個(gè)月）以與標(biāo)準(zhǔn)使用者訂立實(shí)施許可合同。

在簽訂實(shí)施許可合同之前，不應(yīng)實(shí)施該必要專利。

對(duì)于違反此義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)使用者，認(rèn)為其存在締約過失，其提出的專利權(quán)人濫用市場支配地位的抗辯， 法院應(yīng)不予采納。

專利無效宣告程序中缺少必要技術(shù)特征的答復(fù)

一、專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款（缺少必要技術(shù)特征）的相關(guān)規(guī)定 雖然“權(quán)利要求應(yīng)記載必要技術(shù)特征”是由《專利法實(shí)施細(xì)則》而不是由位階更高的《專利法》規(guī)定的，但這并不意味著其地位不如其他無效理由，更不意味著專利權(quán)人在面對(duì)它時(shí)可以掉以輕心。

在無效程序中對(duì)本條款的審查并不會(huì)因?yàn)樗窃凇秾＠▽?shí)施細(xì)則》中規(guī)定的而弱化。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條第二款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

” 而對(duì)于“必要技術(shù)特征”的含義，《專利審查指南》第二部分第二章第3.1。2節(jié)規(guī)定：“必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。

判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將實(shí)施例中的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征。

” 由以上定義可見，必要技術(shù)特征是針對(duì)所要解決的技術(shù)問題而言的，在實(shí)踐中，往往可以理解為能夠解決最基本的技術(shù)問題的最小特征集合中的特征。

二、缺少必要技術(shù)特征的答復(fù)策略 1。判斷角度仍舊是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員” 首先要強(qiáng)調(diào)的問題，仍然是要站在“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度來判斷是否缺少必要技術(shù)特征，正如之前在討論多個(gè)無效條款的答復(fù)策略中所反復(fù)提及的。

甚至比較極端的情況是，即使權(quán)利要求沒有文字上記載某個(gè)解決技術(shù)問題所必須的特征，但是如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠在閱讀說明書之后，做出符合發(fā)明目的的理解，那么也是符合本條款的規(guī)定的。

2。判斷核心是“技術(shù)問題” 由本條款的相關(guān)規(guī)定可知，所謂“必要技術(shù)特征”是針對(duì)所要解決的技術(shù)問題而言的，因此在面對(duì)缺少必要技術(shù)特征的無效理由時(shí)，應(yīng)牢牢記住以技術(shù)問題為核心，尤其是以基本技術(shù)問題為核心，來判斷獨(dú)立權(quán)利要求是否記載了所有必要的技術(shù)特征，要避免踏入以下“誤區(qū)”：

（1）第一個(gè)誤區(qū)，認(rèn)為必要技術(shù)特征是針對(duì)權(quán)利要求主題而言的。

在《專利審查指南》第二部分第二章第3.1。1節(jié)中給出了一個(gè)例子，“例如，一項(xiàng)涉及照相機(jī)的發(fā)明，該發(fā)明的實(shí)質(zhì)在于照相機(jī)布簾式快門的改進(jìn)，其權(quán)利要求的前序部分只要寫出 一種照相機(jī)，包括布簾式快門 就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機(jī)零部件都寫在前序部分中。

”此處雖然講述的是權(quán)利要求的前序部分的撰寫，但同樣適用于權(quán)利要求特征部分的撰寫。

即，對(duì)于整個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求而言，是無需將實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求主題所需的所有特征都包括在內(nèi)的。

（2）第二個(gè)誤區(qū)，認(rèn)為必要技術(shù)特征是針對(duì)說明書中聲稱的“所有”要解決的技術(shù)問題或達(dá)到的技術(shù)效果而言的。

專利說明書經(jīng)常會(huì)記載多個(gè)技術(shù)問題、多個(gè)優(yōu)選實(shí)施例，這些技術(shù)問題之間，可能是彼此獨(dú)立的并列關(guān)系，也可能是層層遞進(jìn)的關(guān)系。

當(dāng)這些技術(shù)問題是彼此獨(dú)立的并列關(guān)系的時(shí)候，只要獨(dú)立權(quán)利要求記載的技術(shù)方案能夠解決其 個(gè)技術(shù)問題即可；而當(dāng)這些技術(shù)問題是層層遞進(jìn)的關(guān)系時(shí)，只要獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)方案能解決最底層、最基本的技術(shù)問題，即可達(dá)到本條款的標(biāo)準(zhǔn)，而無需解決所有附加的技術(shù)問題或達(dá)到所有更優(yōu)的技術(shù)效果。

3。判斷重點(diǎn)是特征是否對(duì)要解決的技術(shù)問題不可或缺 在確定了權(quán)利要求所要解決的技術(shù)問題之后，還需要判斷某一個(gè)特征（通常是無效請(qǐng)求人主張的應(yīng)該記載但未記載在權(quán)利要求中的特征）是否是必要技術(shù)特征。

這個(gè)過程也存在兩個(gè)誤區(qū)，還存在一個(gè)難點(diǎn)：

（1）第一個(gè)誤區(qū)，認(rèn)為對(duì)于解決技術(shù)問題的必不可少的特征需要包括對(duì)具體結(jié)構(gòu)、具體步驟等的詳細(xì)描述。

這種認(rèn)識(shí)的錯(cuò)誤原因在于，潛意識(shí)里混淆了本條款與其它條款的邊界。

事實(shí)上很多時(shí)候，解決技術(shù)問題所必要的技術(shù)特征可能是非常基本的、上位的、抽象的，或者說概括度非常高的技術(shù)特征，有時(shí)候是例如以功能、效果限定的技術(shù)特征，而怎么實(shí)現(xiàn)該技術(shù)特征，需不需要在權(quán)利要求中記載實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)特征的具體技術(shù)手段，那是需要在專利法第二十六條第四款、第二十二條等條款下審查的問題。

舉個(gè)可能不太恰當(dāng)?shù)侵庇^的例子，如果某專利要解決“能飛行”的技術(shù)問題，權(quán)利要求寫成“一種飛行器，包括能讓機(jī)器飛起來的裝置”，可能我們的第一反應(yīng)是特征寫的“不夠”，是不是缺少必要技術(shù)特征了？但如果圍繞“技術(shù)問題”來仔細(xì)分析，該權(quán)利要求其實(shí)已經(jīng)包括了解決“飛行”這個(gè)技術(shù)問題所必要的技術(shù)特征，即“能讓機(jī)器飛起來的裝置”，至于為什么我們覺得寫的不夠，那是因?yàn)檫@個(gè)保護(hù)范圍概括得過寬、可能存在不清楚問題、或者一看就知道沒有新穎性和創(chuàng)造性等等。

（2）第二個(gè)誤區(qū)，認(rèn)為對(duì)解決技術(shù)問題不可缺少的特征等價(jià)于那些與技術(shù)問題相對(duì)應(yīng)，或者確實(shí)能解決技術(shù)問題的特征。

在實(shí)踐中有時(shí)會(huì)遇到一種情況，就是說明書中記載了多個(gè)解決技術(shù)問題的、彼此沒有特定聯(lián)系的技術(shù)特征。

舉例來說，如果某專利要解決的技術(shù)問題是要使信號(hào)幅度變大，使用的技術(shù)手段包括：在前端放大信號(hào)和在后端放大信號(hào)。

此時(shí)，雖然這兩個(gè)特征每一個(gè)都與技術(shù)問題直接相聯(lián)系，但其實(shí)哪一個(gè)單獨(dú)來說都不是必要技術(shù)特征，權(quán)利要求僅記載在前端放大信號(hào)是可以的，同時(shí)，僅記載在后端放大信號(hào)也是可以的。

（3）前面說的“難點(diǎn)”是指技術(shù)上的難點(diǎn)，即需要從技術(shù)角度，即站在所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，分析要解決所確定的技術(shù)問題是否一定需要某特征。

此步驟中往往專利權(quán)人能夠發(fā)揮很大的作用，畢竟專利權(quán)人自己最了解專利中的技術(shù)，所以要給合議組正確的引導(dǎo)。

3。注意事項(xiàng) 由以上可知，作為專利權(quán)人，需要避免踏入上面四個(gè)誤區(qū)中，并在技術(shù)上給出正確分析。

在答復(fù)“缺少必要技術(shù)特征”的無效理由時(shí)，確定所要解決的技術(shù)問題是關(guān)鍵所在，應(yīng)盡可能地將技術(shù)問題認(rèn)定為最核心、基本的技術(shù)問題中的一個(gè)，在此基礎(chǔ)上，再分析當(dāng)前的獨(dú)立權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征是否足夠解決該技術(shù)問題，以及無效請(qǐng)求人所指出的技術(shù)特征的作用對(duì)于解決該技術(shù)問題來說是否僅是“錦上添花”，或者干脆是用于解決其他技術(shù)問題的。

總之，獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案僅需要“夠用”即可。

在答復(fù)本條款的無效理由時(shí)，還要注意和創(chuàng)造性的無效理由的答復(fù)時(shí)對(duì)于技術(shù)效果、技術(shù)問題的陳述的協(xié)調(diào)。

有時(shí)，專利權(quán)人為了強(qiáng)調(diào)專利的創(chuàng)造性高度，答復(fù)時(shí)會(huì)把技術(shù)效果說的非常顯著，這時(shí)要注意，權(quán)利要求是否記載了能夠?qū)崿F(xiàn)該非常顯著的技術(shù)效果的特征？要知道，無效請(qǐng)求人提起的缺少必要技術(shù)特征理由，有時(shí)候其實(shí)只是給專利權(quán)人在答復(fù)創(chuàng)造性無效理由設(shè)置的陷阱而已。


更多關(guān)于 專利無效宣告程序中的無效理由，專利無效宣告程序中缺少必要技術(shù)特征的答復(fù) 的資訊，可咨詢 樂知網(wǎng)。

(樂知網(wǎng)- 領(lǐng)先的一站式知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)，聚焦 專利申請(qǐng)，商標(biāo)注冊(cè) 業(yè)務(wù))。

關(guān)鍵詞： 如何申請(qǐng)專利 專利代理 ?