今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享：專利創(chuàng)造性審查中對公知常識的充分說明，印度知識產(chǎn)權(quán)制度：提交專利分案申請講解 。

專利創(chuàng)造性審查中對公知常識的充分說明

在專利審查過程中，如何才能進行客觀的創(chuàng)造性評價，是一個在審查員、代理人和申請人之間反復(fù)討論的問題。

為了使創(chuàng)造性的判斷有一個盡可能統(tǒng)一的標準，在《專利審查指南 》第二部分第四章第2.4節(jié)中，給出了“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”這一概念。

“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”是一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。

顯然，引入這一概念的目的在于統(tǒng)一創(chuàng)造性的判斷標準，盡量避免受審查員主觀因素的干擾。

然而審查員在審查過程中，要避免主觀因素的干擾是非常困難的。

同時筆者在代理實踐中還發(fā)現(xiàn)，在不同審查員之間，對于公知常識的認定有時也會有較大差異，從而給代理人和申請人帶來困惑。

一、問題產(chǎn)生的根源分析 《專利審查指南 》第二部分第四章第3.2。1.1節(jié)對公知常識作了這樣的規(guī)定“（i）所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段”。

通過上述描述可知，在進行創(chuàng)造性評述時，可以認定技術(shù)方案中的部分技術(shù)手段為公知常識或慣用手段。

接下來，《專利審查指南2010》第二部分第八章第4.10。2.2節(jié)第（4）項規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。

” 根據(jù)上述規(guī)定，由于在進行創(chuàng)造性評述時可以采用說理的方式，并且采用說理方式時無需進行舉證，因此審查員更傾向于通過說理的方式來判定有關(guān)技術(shù)手段為公知的，從而容易導(dǎo)致濫用公知常識或慣用手段情況的發(fā)生。

《專利審查指南 》上述規(guī)定的本意，并不是對“誰主張、誰舉證”這一舉證原則的顛覆，只是對于那些確鑿屬于本領(lǐng)域公知常識的技術(shù)手段來說，通過說理的方式可以加快審查效率，當需要進行舉證時，審查員還是應(yīng)當提供相應(yīng)證據(jù)加以證明。

審查員通常會 將上述內(nèi)容理解為在證明公知常識時可以不需要進行舉證，僅通過說理即可。

從而導(dǎo)致在創(chuàng)造性審查過程中，公知常識、慣用手段的使用過于頻繁，這會導(dǎo)致請求保護的技術(shù)方案的創(chuàng)造性被輕易否定。

此外，由于不同審查員對相同或相似技術(shù)的理解難免存在差異，因此對相同或相似申請的處理結(jié)果可能完全不一致，使得申請人、代理人以及社會公眾無法準確了解審查員對公知常識的評判尺度。

二、具體案例 一項發(fā)明專利申請（以下稱本申請）涉及實時流媒體多點傳輸。

審查員以本申請全部權(quán)利要求相對于對比文件不具備創(chuàng)造性為由駁回了該申請。

在復(fù)審階段，復(fù)審請求人認為，本申請權(quán)利要求1同對比文件1相比，至少存在兩點區(qū)別：

區(qū)別1），父節(jié)點的確定方式不同。

在本申請中，當有新節(jié)點A加入時，服務(wù)器從節(jié)點A選擇的頻道節(jié)點列表中選擇連接節(jié)點最少的一組，從該組的節(jié)點中選擇權(quán)值最小的節(jié)點B作為節(jié)點A的父節(jié)點。

即在本申請中，父節(jié)點是節(jié)點最少的一組中權(quán)值最小的節(jié)點。

而在對比文件2中，在為新節(jié)點A選擇父節(jié)點時，在樹中查找具有空余能力接收新節(jié)點的節(jié)點，如果有多個可使用的節(jié)點，從中隨機選擇一個節(jié)點作為新節(jié)點的父節(jié)點。

顯然，在對比文件2中，由于以隨機的方式為新節(jié)點選擇父節(jié)點，從而無法從整體上保證負載的均衡性，同時也增大了數(shù)據(jù)傳輸中斷的概率，降低了媒體播放的穩(wěn)定性。

審查員承認上述區(qū)別1）與對比文件2之間存在差別，但同時認為兩者之間的差別僅為本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。

區(qū)別2），節(jié)點退出時的處理不同。

在本申請中，為了避免節(jié)點退出導(dǎo)致的播放中斷，在節(jié)點A退出時，若節(jié)點A正在給節(jié)點C傳送數(shù)據(jù)，則另外選擇一個節(jié)點D，由節(jié)點D替代節(jié)點A向節(jié)點C傳送數(shù)據(jù)。

從而，即使節(jié)點A退出，也不會給正在傳送的數(shù)據(jù)造成影響，從而有效避免了播放中斷。

而在對比文件2中，當客戶端離開網(wǎng)絡(luò)時，分發(fā)樹中與其相對應(yīng)的節(jié)點被移除，服務(wù)器識別該退出節(jié)點的子節(jié)點，并為各子節(jié)點執(zhí)行加入操作，從而為其找到新的父節(jié)點。

顯然，在對比文件2中，由于要退出的節(jié)點被直接移除，因此必然導(dǎo)致與該退出節(jié)點相關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的中斷。

審查員認為，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，當網(wǎng)絡(luò)中退出的節(jié)點正處于通信傳輸中，選擇網(wǎng)絡(luò)中可以提供替代服務(wù)的節(jié)點來代替該節(jié)點進行通信，從而保證當前通信不受影響，為本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。

有兩件授權(quán)專利（以下分別稱為專利1和專利2）分別涉及上述區(qū)別1）和區(qū)別2），并且專利1和專利2的申請日在本申請的申請日之后。

其中：

專利1：在權(quán)利要求1中涉及節(jié)點在接入網(wǎng)絡(luò)時，通過對跳數(shù)以及信道統(tǒng)計度量值的大小進行排序，選擇跳數(shù)少或者信道統(tǒng)計度量值小的節(jié)點作為父節(jié)點，從而能夠合理地分配信道和選擇路由，避免個別信道負載過重、時延增加的現(xiàn)象，充分發(fā)揮多信道并行傳輸優(yōu)勢。

由此可知，專利1采用的技術(shù)方案與本申請上述區(qū)別1）的內(nèi)容相似，都是在選擇父節(jié)點時，選擇權(quán)值最小的節(jié)點作為父節(jié)點，以確保系統(tǒng)負載的均衡性。

專利1的申請日在本申請的申請日之后，并且通過審查獲得專利權(quán)。

由此可以相信，在專利1的審查過程中，通過選擇權(quán)值最小的節(jié)點作為父節(jié)點以確保系統(tǒng)負載的均衡性并未被認定是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。

專利2：在權(quán)利要求1中涉及預(yù)先在多播樹中為子節(jié)點確定備用父節(jié)點，在當前的父節(jié)點退出多播樹時，備用父節(jié)點作為父節(jié)點加入多播樹，從而子節(jié)點無需與備用父節(jié)點進行冗余交互，進而避免了多播樹分裂或通信中斷。

由此可知，專利2采用的技術(shù)方案與本申請上述區(qū)別2）的內(nèi)容相似，都是在節(jié)點A退出時，若節(jié)點A正在給節(jié)點C傳送數(shù)據(jù)，則另外選擇一個節(jié)點D，以便由節(jié)點D替代節(jié)點A繼續(xù)與節(jié)點C進行通信。

從而，即使節(jié)點A退出，也不會給正在傳送的數(shù)據(jù)造成影響，進而有效避免了播放中斷。

同時專利2的申請日在本申請的申請日之后，并且通過審查獲得專利權(quán)。

由此也可以相信，在專利2的審查過程中，通過為退出的節(jié)點A選擇一個替代的節(jié)點D以便繼續(xù)向節(jié)點C傳送數(shù)據(jù)并未被認定是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。

如何選擇靠譜的專利代理機構(gòu)？

在專利申請蓬勃發(fā)展的今天，專利代理機構(gòu)是專利申請過程中溝通專利申請人（客戶）和國家知識產(chǎn)權(quán)局的橋梁，一方面要保證代理工作符合專利法、專利法實施細則、審查指南等相關(guān)法律法規(guī)的要求，另一方面也要滿足客戶各項個性化的服務(wù)要求。

依據(jù)專利法，發(fā)明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審以及授權(quán)五個階段。

實用新型和外觀設(shè)計專利申請在審批中不進行公布和實質(zhì)審查，分為受理、初審和授權(quán)三個階段。

專利申請流程工作的主要內(nèi)容是輔助專利代理師做好專利申請受理、審查、授權(quán)各個階段中的文件遞交、期限監(jiān)控、費用繳納等工作。

由此可見，專利申請流程工作作為面對客戶的第一扇窗戶，顯得尤為重要。

本文將從面向客戶和面向國家知識產(chǎn)權(quán)局兩個角度淺淡專利申請流程工作中的幾個注意事項。

（一）面向客戶 隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，代理機構(gòu)間的競爭愈加激烈，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)往往蘊含在細節(jié)中。

優(yōu)質(zhì)服務(wù)源于專業(yè)，貴在細節(jié)。

專利申請流程工作中專利代理機構(gòu)應(yīng)當提供及時、準確和專業(yè)的服務(wù)。

1、及時 遞交前收到客戶的咨詢信函，積極響應(yīng)答疑解惑。

遞交國家知識產(chǎn)權(quán)局的案件需要及時報告客戶；收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的各類通知書及時向客戶轉(zhuǎn)達。

還有在流程工作中重要的一點，及時提醒客戶需要注意的時限，給客戶留出足夠的時間準備文件或者做出決定。

2、準確 代理機構(gòu)收到客戶發(fā)來的指示時，需要認真閱讀、仔細核對客戶的各項要求和提供的信息，確保準確地執(zhí)行客戶每一項指示。

比如：收到客戶發(fā)來的遞交新申請指示時，分為以下兩種情況：按照PCT國際申請進入中國國家階段的，需要核對客戶指示的信息是否和國際公開本上一致；按照巴黎公約進中國的新申請，需要核對客戶提供的信息，用以填寫相關(guān)請求書。

如果有不確定的信息或者缺少關(guān)鍵信息，需要跟客戶核實。

新申請遞交之前，要分析需要客戶提供的簽字或者蓋章的證明文件，如申請權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、專利代理委托書等。

新申請立卷確認函相當于是跟客戶的第一次見面，第一印象很重要，一封信息齊全、邏輯清晰的新申請立卷確認函，會給客戶留下值得信賴的印象。

3、專業(yè) 隨著客戶的需求日趨多樣，代理機構(gòu)的建議更需要專業(yè)、全面、恰當，專利申請流程工作也要做好相應(yīng)的把控和提醒。

比如，面對符合費用減繳的中國申請人客戶，需要提醒客戶做好費減備案，以便在后續(xù)提出申請時可以享受費用減繳（減繳項目包括：申請費、實質(zhì)審查請求費、復(fù)審費、自授予專利權(quán)當年起10年內(nèi)的年費）。

又如，有的客戶希望能夠盡快授權(quán)，可以采取提出提前公開請求、盡早提出實質(zhì)審查請求、同日申請（即同一天既提出發(fā)明申請也提出實用新型申請），視案卷情況判斷是否可以提出PPH請求等策略。

有的客戶希望能夠推遲授權(quán)，需要提醒客戶是否提出延遲審查請求。

（二）面向國家知識產(chǎn)權(quán)局 向?qū)＠诌f交文件時，有很多注意事項。

有可能一個小小的疏忽，就造成部分權(quán)利得不到保護或者“死案”這樣嚴重的后果。

1、文件 需要仔細核對向國家知識產(chǎn)權(quán)局上傳遞交的文件。

1.1在申請日誤交或者漏交而造成權(quán)利喪失或部分權(quán)利喪失的文件。

比如，錯誤遞交或漏交以下文件將會導(dǎo)致收到不予受理通知書，而喪失中國申請日的情形：發(fā)明或者實用新型專利申請缺少請求書、說明書（實用新型無附圖）或者權(quán)利要求書的，或者外觀設(shè)計專利申請缺少請求書、圖片或者照片、簡要說明的；請求書中缺少申請人姓名、名稱或者缺少地址等。

又如通過巴黎公約途徑遞交的中國國家申請，如果超過最早優(yōu)先權(quán)日起1年的期限，則將會喪失優(yōu)先權(quán)。

1.2 在申請日后可以補交的文件 比如：關(guān)于提出保密審查請求，需要明確專利申請本次以及后續(xù)是否會向國外申請專利，若可能會向國外申請專利，則需要保密審查；若不向國外申請專利，還需明確專利申請的內(nèi)容是否會涉及國家安全或者重大利益，如有涉及國家安全或者重大利益的，也需要保密審查。

還有專利代理委托書，優(yōu)先權(quán)證明文件等。

印度知識產(chǎn)權(quán)制度：提交專利分案申請講解

印度德里高院發(fā)布的一項新判決，該判決對印度專利法第16條的解釋進行了澄清，放寬了對印度分案申請的要求。

根據(jù)該新判決，（1）分案申請的提交/維持不以初始提交申請的權(quán)利要求中記載了多個發(fā)明為前提，而以初始提交申請的臨時說明書或完整說明書中公開了多個發(fā)明為前提；（2）只要初始提交申請的臨時說明書或完整說明書中公開了多個發(fā)明，申請人可以主動提交分案申請，也可以應(yīng)審查官的缺乏單一性駁回意見提交分案申請；（3）參考避免重復(fù)授權(quán)原則，要求分案申請的權(quán)利要求與母案的權(quán)利要求不同，允許分案申請權(quán)利要求的范圍大于母案權(quán)利要求的范圍。

據(jù)此，未來申請人將有望在印度采取更靈活的專利保護策略。

印度德里高院就Syngenta Limited v。 Controller of Patents and Designs一案發(fā)布判決，推翻了之前Boehringer Ingelheim v。 Controller of Patents and Designs一案判決中的觀點，對印度專利法第16條的解釋進行了澄清，放寬了對印度分案申請的要求。

一、印度專利法第16條 關(guān)于分案申請，印度專利法第16條原文如下：

“16。 Power of Controller to make orders respecting division of application。—(1) A person who has made an application for a patent under this Act may， at any time before the grant of the patent， if he so desires， or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention， file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application。

(2) The further application under sub-section (1) shall be accompanied by a complete specification， but such complete specification shall not include any matter not in substance disclosed in the complete specification filed in pursuance of the first mentioned application。

(3) The Controller may require such amendment of the complete specification filed in pursuance of either the original or the further application as may be necessary to ensure that neither of the said complete specifications includes a claim for any matter claimed in the other。

Explanation。—For the purposes of this Act， the further application and the complete specification accompanying it shall be deemed to have been filed on the date on which the first mentioned application had been filed， and the further application shall be proceeded with as a substantive application and be examined when the request for examination is filed within the prescribed period。” 印度專利法第16條參考譯文如下：

“審查官有權(quán)針對申請的分案做出命令。

（1）已經(jīng)根據(jù)專利法針對專利做出申請的個人，在該專利授權(quán)前的任何時候，如果他愿意的話，或者針對審查官根據(jù)完整說明書的權(quán)利要求涉及多于一項發(fā)明而發(fā)出的駁回進行補救，可以就首次提及的申請（first mentioned application）中已經(jīng)提交的臨時說明書或完整說明書中所公開的發(fā)明提交進一步申請（further application）。

（2）根據(jù)第（1）款提出的進一步申請應(yīng)當附有完整說明書，但該完整說明書不應(yīng)包括根據(jù)首次提及的申請?zhí)峤坏耐暾f明書中未實質(zhì)公開的任何內(nèi)容。

（3）審查官可以要求對根據(jù)原始申請或進一步申請?zhí)峤坏耐暾f明書進行必要的修改以確保任一完整說明書不包括針對在其它完整說明書中要求保護的任何內(nèi)容（matter）的權(quán)利要求。

解釋——就本法而言，進一步申請及其所附完整說明書應(yīng)被視為已在首次提及的申請?zhí)峤恢仗峤唬⑶疫M一步申請應(yīng)作為實質(zhì)性申請進行并且當在規(guī)定期限內(nèi)提出審查請求時予以審查。

” 二、Boehringer Ingelheim v。 Controller of Patents and Designs的判決要點 Boehringer Ingelheim案的判決中關(guān)于專利法第16(1)條的解釋，持如下觀點：

“ 根據(jù)專利法第16條，分案申請必須是由于母案申請公開了 多個發(fā)明 才會產(chǎn)生的申請。

在第16條第(1)款中， the claims of the complete specification relate to more than one invention 闡明了這一點。

第16條第(3)款也闡明在兩個說明書即母案說明書和分案說明書中不能存在權(quán)利要求的復(fù)制。

” 關(guān)于如何確定“多個發(fā)明”，判決引用了專利法第10條的內(nèi)容。

判決認為專利法第10條規(guī)定了完整的說明書要以一個或多個權(quán)利要求結(jié)束，并且這一個或多個權(quán)利要求限定了該發(fā)明尋求保護的范圍。

因此，“發(fā)明本身是在權(quán)利要求中限定的。

盡管這樣的權(quán)利要求確實必須基于說明書中的公開，但是公眾不閱讀完整說明書而想要識別該發(fā)明，則要找到該發(fā)明也是在 權(quán)利要求書 中找。

因此，發(fā)明存在于權(quán)利要求書中。

據(jù)此， 發(fā)明的單一性 / 多個發(fā)明 以及它們是否構(gòu)成 單一發(fā)明構(gòu)思 必須是從對權(quán)利要求的閱讀中確定。

” 該判決認為一個專利申請只有在其權(quán)利要求書中要求保護多于一項發(fā)明時才可以分案。

如果說明書在權(quán)利要求書中要求保護或者一項發(fā)明或者相互關(guān)聯(lián)構(gòu)成單一發(fā)明構(gòu)思的一組發(fā)明，則滿足“發(fā)明的單一性要求”。

因此，如果沒有基于“多個發(fā)明”的單一性駁回，則意味著完整說明書的權(quán)利要求書包含或者一項發(fā)明或者相互關(guān)聯(lián)構(gòu)成單一發(fā)明構(gòu)思的一組發(fā)明，而在這種情況下，不允許分案。

該判決進一步認定，“如果發(fā)明沒有包含在母案的權(quán)利要求中，就不能允許僅僅基于說明書中進行的公開來準許分案申請。

如果在母案沒有要求保護這樣的權(quán)利要求的情況下，準許基于完整說明書中的公開來提交這樣的分案申請，則將與專利法的基本原則 未要求保護即放棄保護 相違背。

類似地，專利法第59條也規(guī)定不允許超出說明書和權(quán)利要求的范圍的修改。

” 總結(jié)而言，該判決主要包含以下觀點：

（1）如果在初始專利申請（母案）的權(quán)利要求書中沒有包含多項發(fā)明，則分案申請不可維持； （2）不允許僅僅基于說明書的公開提交或維持分案申請。

（3）在母案的權(quán)利要求書中不包含多項發(fā)明的情況下提交分案申請有悖于專利法的基本原則即“未要求保護即放棄保護”。

Boehringer Ingelheim案的判決中對第16條的解釋不利于申請人，申請人很難通過提交分案申請來保護那些僅記載在母案的說明書中但是沒有在初始提交的權(quán)利要求書中要求保護的方案。

三、Syngenta Limited v。 Controller of Patents and Designs案情簡介以及判決要點 Syngenta Limited于2005年12月28日提交初始專利申請（母案）并于2012年5月1日獲得授權(quán)。

其于2011年9月15日提交分案申請。

在申請人答復(fù)第一次審查報告以及聽證通知之后，審查官駁回該分案申請，理由是維持分案申請的前提是母案必須包含對多于一個發(fā)明的公開，然而，該母案并沒有包含涉及多個不同發(fā)明的任何權(quán)利要求并且母案的第一次審查報告并沒有提出單一性駁回。

由此可見，審查官駁回該分案申請時采取了與Boehringer Ingelheim案的判決中相似的邏輯和觀點。

Syngenta Limited上訴到德里高院，獨任法庭的獨任法官不認同Boehringer Ingelheim案的判決，將該案移交到合議庭，由合議庭審理并于2023年10月13日作出判決。

獨任法官在移交該案時，提出了兩個問題：

“(i)為了使得分案申請可維持，即使分案是由申請人主動提交而不是基于審查官發(fā)出的任何駁回，是否仍然要求母案中包含多個發(fā)明？(Does the requirement of a plurality of inventions being contained in the parent application， in order for a Divisional Application to be maintainable， apply even where the Divisional Application is filed by the applicant suo moto， and not on the basis of any objection raised by the Controller？) (ii)假設(shè)母案中有多個發(fā)明這一要求對于分案申請的維持是必須的，那么是必須在母案的權(quán)利要求書中反映這多個發(fā)明，還是在母案中伴隨權(quán)利要求書的完整說明書的公開中反映了這多個發(fā)明就足夠了？(Assuming that the requirement of a plurality of inventions in the parent application is necessary for a Divisional Application to be maintainable， does the plurality of inventions have to be reflected in the claims in the parent application or is it sufficient if the plurality of inventions is reflected in the disclosures in the complete specifications accompanying the claims in the parent application？) ” 問題(i)涉及如何理解第16(1)條中的語句“if he so desires， or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention”。

在Boehringer Ingelheim案的判決中，將“the claims of the complete specification relate to more than one invention”作為主動分案和應(yīng)單一性駁回分案這兩種情形的共同要求。

而Syngenta Limited案中，獨任法官認為如果分案申請是作為審查官發(fā)出的駁回的補救措施而提交的，則權(quán)利要求中必須存在多個發(fā)明。

獨任法官認為，第16(1)條中的“if he so desires”后面的逗號，意味著“the claims of the complete specification relate to more than one invention”僅僅針對的是“with a view to remedy the objection raised by the Controller”這種情況。

換言之，獨任法官認為“the claims of the complete specification relate to more than one invention”僅僅是應(yīng)單一性駁回分案的要求，而不是申請人主動分案的要求。

問題(ii)針對的是分案的前提是必須在母案的權(quán)利要求書中包含多個發(fā)明還是可以擴展到從臨時說明書或完整說明書中得出這多個發(fā)明即可。

判決認為不管是哪種形式提交分案（主動提交或應(yīng)單一性駁回提交），都應(yīng)該有相同的標準，即在母案的臨時說明書或完整說明書中對發(fā)明進行了公開即可。

判決認為：“我們注意到，第16(1)條明確規(guī)定，只要在已經(jīng)提交的臨時說明書或完整說明書中公開了發(fā)明，就可以就該發(fā)明提交進一步的申請。

正如獨任法官正確論述的那樣，似乎沒有合理的理由將分案申請的提交僅限制到在權(quán)利要求中找到多項發(fā)明這一情形。

該條款使用了 disclosed in the provisional or complete specification（在臨時或完整說明書中公開） 這一表述的意義既不能被忽視，也不能被拋棄。

雖然立法機關(guān)可以通過規(guī)定必須在最初提交的權(quán)利要求書中體現(xiàn)或識別出來多個發(fā)明來限制該條款的范圍，但該條款已經(jīng)明確規(guī)定了多個發(fā)明可從臨時說明書或完整說明書中識別出來。

該條款的結(jié)構(gòu)沒有留下任何含糊不清的余地，文字的語言也沒有使人對該條款的明確意圖有任何懷疑。

因此，我們無法同意Boehringer Ingelheim對該條款的解釋。

” 判決還針對臨時申請進行了推理。

專利局實踐和程序手冊第05.02。02項規(guī)定“由于提交臨時說明書的目的是為了得到優(yōu)先權(quán)日，因此，臨時說明書中可以不包含權(quán)利要求書。

”因此，如果Boehringer Ingelheim中的理解正確，即必須在權(quán)利要求書中找到多個發(fā)明的存在，則第16(1)條將導(dǎo)致不協(xié)調(diào)的情形，即，當僅提交了臨時說明書時，將有可能無法提交任何分案申請。

判決認為，專利法第16(1)條并沒有關(guān)于發(fā)明采用“disclosed and claimed”或“claimed”這樣的表述，而是采用了“disclosed in the provisional or complete specification”這樣的表述，因此沒有合理的理由將該條款解讀為必須在權(quán)利要求中找到或反映多個發(fā)明。

實際上，這樣的解讀相當于重寫了第16(1)條，即將“disclosed in the provisional or complete specification”替換為“disclosed in the claims”。

判決認為，不論是由申請人主動提交分案申請還是作為對審查官發(fā)出的駁回的補救而提交分案申請，都可以維持該分案申請，前提是從臨時說明書或完整說明書的公開中證實了多個發(fā)明。

關(guān)于如何識別“多個發(fā)明”，判決引用Koninklijke Philips Electronics NV v。 Nintendo of Europe GmbH案中關(guān)于重復(fù)授權(quán)的解釋。

該解釋認為重復(fù)授權(quán)駁回是為了保證分案的權(quán)利要求與母案不同，而不適用分案的權(quán)利要求與母案的權(quán)利要求范圍重疊的情形，并且允許申請人在通過母案獲得較小范圍的權(quán)利要求之后，在分案中追求更大保護范圍的權(quán)利要求。

根據(jù)該解釋，只要分案的權(quán)利要求保護的方案與母案的權(quán)利要求保護的方案實質(zhì)不同，不造成重復(fù)授權(quán)，就構(gòu)成多個發(fā)明。

最后，判決認為“未要求保護即放棄保護”規(guī)則涉及侵權(quán)分析，并不適用分案提交和權(quán)利要求修改。

根據(jù)該新判決：（1）分案申請的提交/維持不以初始提交申請的權(quán)利要求書中記載了多個發(fā)明為前提，而以初始提交申請的臨時說明書或完整說明書中公開了多個發(fā)明為前提；（2）只要初始提交申請的臨時說明書或完整說明書中公開了多個發(fā)明，申請人可以主動提交分案申請，也可以應(yīng)審查官的單一性駁回提交分案申請；（3）參考避免重復(fù)授權(quán)原則，要求分案申請的權(quán)利要求與母案的權(quán)利要求不同，允許分案申請權(quán)利要求的范圍大于母案權(quán)利要求的范圍。

在印度專利實踐中，Syngenta Limited案的判決中對專利法第16條的解釋開創(chuàng)了新的先例，這對于申請人至關(guān)重要。

根據(jù)該判決，申請人可以在母案未決之前，通過提交分案來保護發(fā)明的不同方面。

申請人甚至有可能在母案獲得的授權(quán)范圍很可能不理想的情況下，嘗試通過提交分案來獲得更大的保護范圍。


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