今天，樂知網律師 給大家分享：專利侵權發專利侵權警告信的作用，專利申請說明書要不要寫技術效果 。

專利侵權發專利侵權警告信的作用

在專利侵權案件中，發送警告信是一種常見的低成本的維權方式。

如果使用得當，可能會起到事半功倍的效果。

如果使用不當的話，不僅不能達到預期效果，還有可能帶來很大的風險。

下面對專利侵權警告信的作用和風險以及注意事項做一個簡單的梳理。

一、 專利侵權警告信的作用 在專利侵權案件中，發送警告信主要有以下幾方面的作用：

1。 勒令侵權人停止侵權行為 專利權是一種排他權，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利。

當權利人發現發生專利侵權行為以后，為了盡快制止侵權，首先想到的可能是發送警告信，希望侵權人收到警告信后能夠停止侵權行為。

對于誠實守信的經營者來講，發送警告信在一定程度有可能會達到某種預期效果，或者起到建立一定的談判渠道的作用。

但是對于那些不太誠實守信，甚至是故意侵權的經營者來說，很可能會置若罔聞，不予理睬，因而達不到預期效果。

2。 構成侵權人故意侵權的證據 新修改的中國專利法引入了對故意侵權的懲罰性賠償制度。

專利法第七十一條規定，“侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。

對故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。

” 對于故意侵權如何認定，最高人民法院《關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第三條給出了幾種可以初步認定被告具有侵害知識產權故意的情形。

其中第一種情形就是，“被告經原告或者利害關系人通知、警告后，仍繼續實施侵權行為的”。

由此可見，在一定條件下，警告信可作為證明侵權人故意侵權的證據。

當然，證明侵權人故意侵權可能還要結合其它證據，比如侵權人的確收到了相關警告信，以及收到警告信以后仍然繼續實施侵權行為等證據來一并證明。

3。 反駁合法來源抗辯 專利法第七十七條規定，“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

”該條規定就是專利侵權訴訟中的所謂的“合法來源”抗辯。

作為被告的銷售商可以利用該條規定免除賠償責任。

如果權利人或者利害關系人提供證據證明曾經向銷售侵權產品的銷售商發送過內容明確的警告信，則相關銷售商就不能就收到警告信以后的銷售行為再以該條規定來進行抗辯，而需要承擔相應的賠償責任。

當然，權利人或者利害關系人向經銷環節的銷售商發送警告信要非常謹慎，否則有可能被訴構成不正當競爭、侵犯名譽權等而需要承擔相應的法律責任的不利后果。

4。 中斷訴訟時效 訴訟時效的中斷，是指在訴訟時效進行中，因發生一定的法定事由，致使已經經過的訴訟時效期間統歸無效，待該法定事由消除后，訴訟時效期間重新起算的制度。

《中華人民共和國民法典》第一百九十五條規定：訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。

從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。

專利法第七十四條規定，侵犯專利權的訴訟時效為三年，自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為以及侵權人之日起計算。

如果權利人超過三年的訴訟時效起訴的話，此時若侵權行為仍在持續，權利人雖然可以要求侵權人停止侵權，但是侵權損害賠償數額只能自起訴之日起向前推算三年計算。

如果權利人在發現侵權后發送了有確定請求的警告信，則會產生訴訟時效中斷的效力。

權利人可以在發送警告信之后三年內提起訴訟，并且可以要求侵權者承擔起訴日起三年以前的侵權賠償責任。

二、警告信的風險 在專利侵權案件中發送警告信雖然具有一定的作用和優點，但是同時也存在很大的風險，例如：

1。 引起侵權人警覺，造成取證困難 警告信一旦發出之后，很可能會引起侵權人的警覺，從而造成收集侵權證據方面的困難。

對于一般大眾消費產品而言，取證問題可能不是很大，但是對于一些特殊的產品，特別是需要根據用戶要求特殊定制的產品的調察取證會增加很大難度。

所以，根據不同的情況，在發送警告信之前，最好要先固定必要的證據 ，避免日后難以取證。

2。 引發“不侵權之訴” 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條中規定，“權利人向他人發出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。

” 這就是所謂的“不侵權之訴”的法律依據。

被警告人可以利用該項規定先發制人，選擇對其有利的管轄地進行訴訟，從而使權利人陷入被動。

因此，權利人在發送警告信之前，一定要做好對被警告人進行的起訴或者應訴的必要準備，避免因對方先提出不侵權之訴而陷入被動。

3。 引發侵權之訴 如果警告信的內容出現問題，警告信的發送范圍不恰當，或者作為警告信基礎的專利權后來被無效的話，則有可能被被警告人提出侵犯名譽權、商業詆毀、不正當競爭等侵權之訴，進而有可能要承擔相應的侵權賠償的法律責任。

專利申請說明書要不要寫技術效果？

近幾年來最高人民法院出的一系列案例指導，不僅對專利侵權、確權、授權實務有極大的指導作用，而且對專利代理師在撰寫實務方面也有很多有益的啟發。

比如對于技術效果，說明書到底寫不寫以及如何寫，一直以來都沒有得到申請人/專利權人和專利代理師的重視，看起來好像無關緊要，寫不寫都行，然而最高院最新發布的一些指導案例，卻告訴我們說明書里的技術效果的描述有時對于侵權、授權或確權認定至關重要，直接影響到申請人/專利權人的利益。

本文結合這些案例就說明書中的技術效果的作用和影響進行探討。

1、說明書寫了技術效果會怎樣？ 案例1： 最高法民申365號 此案例選自《最高人民法院知識產權審判案例指導》第十二輯。

此判決對說明書中技術效果的記載對權利要求相關技術特征的解釋作用及對等同原則適用的影響做了闡述。

涉案專利是一種LED照明燈，其中權利要求1包含爭議特征“與LED燈條（2）插拔電連接的環形插槽”。

如涉案專利的圖3所示，LED燈條2的一端插入環形插槽33。

被訴侵權產品也是一種LED照明燈，但是燈條是通過固定板上的環形插槽，穿過去之后用錫焊方式再予以焊接。

也就是說被訴侵權產品的LED燈條與環形插槽也是既插拔也是電連接的，從某種意義上也可以被認為是插拔電連接的。

退一步講，即使并不完全相同，也有機會從等同原則角度來認定被訴侵權產品的連接方式與涉案權利要求的特征是等同的。

然而，由于涉案專利的說明書明確記載了這樣的技術效果“本發明的LED照明燈與現有技術相比，具有如下的優點：……由于采用LED燈條與插槽插拔電連接的結構，這樣，對LED照明燈的維修和排除故障提供便利，當某顆或數顆LED燈珠損毀時，只需將其相應所在的LED燈條抽出，即可維修更換燈珠，而不影響其他LED燈條的使用，因此最大程度的降低了維護和使用成本。

” 基于此，最高法的判決認為“以本領域技術人員的通常理解來說，涉案專利的“插拔電連接”確實能實現上述技術效果。

因此，在爭議技術特征的解釋過程中，應當考慮上述技術效果。

在本院組織的詢問程序中，經雙方當事人確認，被訴侵權技術方案相應的技術特征為，LED燈條與環形插槽在插拔的過程中并不接觸，而是通過焊錫形成電連接和實現固定。

由此帶來的技術效果是，當燈條發生故障時，需要先破壞焊錫結構，才能實現燈條的更換和維修。

因此，被訴侵權技術方案LED燈條與環形插槽通過焊錫固定電連接的技術特征與涉案專利爭議技術特征不相同也不等同，被訴侵權技術方案未落入涉案專利權的保護范圍。

2、說明書不寫技術效果會怎樣？ 《專利法實施細則》第十七條、審查指南第一部分第二章有關實用新型專利申請的初步審查、第二部分第二章有關說明書和權利要求書的實質審查的規定中確定提到了說明書應當寫明有益效果。

但是在實踐中，對于機電領域的發明申請，目前基本沒有審查員會在通知書中指出說明書缺少有益效果的描述而讓申請人補充。

一方面可能是因為缺少技術效果的描述并不影響對申請方案的理解與審查，另一方面申請人在提交后補充相關內容反而可能會帶來超范圍的風險。

對于實用新型申請，早些年部分審查員會指出說明書的發明內容部分缺少有益效果的描述而讓申請人補充，但是這樣的補充也僅限于將在具體實施方式部分記載的效果增加到發明內容部分以滿足形式要求，而很少接受增加原來說明書沒有的內容。

但近幾年這樣的審查意見也很少見了。

實際上，在實踐中與有益效果相關的基本都是關于創造性的審查。

根據審查指南第二部分第四章關于創造性的判斷方法，在確定了區別技術特征之后，需要確定發明實際解決的技術問題。

此時，需要根據區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。

發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。

專利創造性審查，如何確定發明最接近的現有技術？

該案件 未決的權利要求1要求保護一種制造復合結構的方法，包括以下步驟：(i)將由組合物構成的顆粒施加到基材的親水性表面上，其中所述組合物含有至少一種聚合物A和至少一種聚合物B；和(ii)施加覆蓋層，并限定了顆粒的尺寸、含量以及基材的親水性表面組成顆粒顆粒。

在審查意見通知書中，審查員引用對比文件1作為最接近的現有技術，指出本申請技術方案與對比文件1相比的區別技術特征是本申請顆粒施加到親水性表面，并認為該區別技術特征容易實現，不需要付出創造性勞動，且不會產生預料不到的技術效果。

因此，以相對于對比文件1結合慣用手段不具備創造性為由反對本申請權利要求1。

“親水性表面”恰恰是本申請技術方案的關鍵點，而不是如審查員所述是容易實現的慣用手段。

筆者向申請人建議，以此為切入點進行創造性論述。

因此，在答復審查意見通知書時，以“親水性表面”為核心進行創造性的論述，而未對權利要求進行進一步修改。

首先，強調了本申請技術方案中的“親水性表面”所帶來的技術效果，如本申請說明書所描述的，“親水性表面顯示與組合物較低的親和性，便于顆粒、操作者和操作裝置在表面上移動，從而使得操作簡便化”。

其次，著重強調了對比文件1所公開的相反教導，例如，對比文件1明確地記載了：

“表面與組合物相互作用，使得組合物牢固的粘結到表面上，從而解決了現有技術中粘結強度差的問題” “在一種或多種實施方案中，組合物與硫化橡膠層組合使用，在開放時間內，在基材表面覆蓋未硫化的橡膠顆粒。

在橡膠顆粒硫化過程中將組合物施加在其上，由此使得組合物牢固地固定在橡膠層中，并防止隨后加工過程中組合物的損失。

” “在一種優選的實施方案中，將未硫化的橡膠顆粒施加到基材上。

在橡膠的硫化的開放時間內，將組合物施加在橡膠上，由于橡膠顆粒仍進行硫化，使得組合物嵌入橡膠層中。

硫化結束后，組合物固定在橡膠層中” “在另一種優選的實施方案中，在基材層上涂覆另外的粘合劑，所述粘合劑能夠通過化學反應產生交聯結構。

在粘合劑的開放時間內，將組合物施加在其上，由于粘合劑尚未反應完全，因此組合物嵌入并結合到粘合劑層中。

反應完成后，組合物固定在粘合劑層中。

” 由此 ，當本領域技術人員讀到對比文件1，他/她本沒有動機使用具有親水性表面的基材。

至少就這一點而言，對比文件1背離了本申請技術方案，因此本申請技術方案相對于對比文件1是非顯而易見的。

審查員在閱讀了答復審查意見通知書的意見陳述書后，認可了本申請的創造性，遂發出授權通知書。


更多關于 專利侵權發專利侵權警告信的作用，專利申請說明書要不要寫技術效果 的資訊，可咨詢 樂知網。

(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 專利申請 發明專利申請 ?