今天，樂知網律師 給大家分享：PPH請求中提出實質審查申請的時機講解，專利侵權中“現有技術”抗辯講解 。

PPH請求中提出實質審查申請的時機講解

專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，以下簡稱PPH）是指申請人提交首次申請的受理局（Office of First Filing，OFF）認為該申請的至少一項或多項權利要求可授權，只要相關后續申請滿足一定條件，申請人即可以首次申請受理局的工作結果為基礎，向后續申請受理局（Office of Second Filing，OSF）對后續申請提出加快審查請求。

由于PPH請求具有審批加快、節省費用、授權率高等優點，因此已越來越多地被申請人所利用。

一、修改權利要求時實質審查請求提出時機的選擇 作者迄今為止已經累計提交了近二百件PPH請求。

其中，在處理有關PPH事項的咨詢時，有些案件因為不滿足提出要件而不能提出PPH請求。

最主要的原因在于后續申請的權利要求與首次申請的權利要求不對應且因主動修改時機已過而不能將權利要求修改為與首次申請的權利要求對應。

在此，結合一個具體案例對此進行介紹并說明可能的解決方案。

（一）案例介紹 該案例是一件PCT申請進入中國國家階段的申請，在進入中國國家階段的同時基于專利合作條約第41條對權利要求進行了修改。

申請人希望根據日本授權權利要求在中國提出PPH請求。

中日專利審查高速公路于2011年11月1日啟動試點，2022年11月1日起延長五年，至2023年10月31日止。

該申請大致處理流程如下：

該申請的對應PCT申請在進入中國國家階段的同時提出了實質審查請求，隨后于2022年1月31日公布及進入實質審查階段。

按照專利法實施細則的第五十一條第一款的規定，申請人可以在收到進入實質審查階段通知書后三個月內主動提出修改。

基于上述進入實質審查階段的日期可知，該案件的主動修改的起始日期是2022年1月31日且截止日期是2022年4月30日（由于，實際的截止日期通常會加上15天的郵政日，因此，加上15天郵政日之后的最終截止日期是2022年5月15日）。

該申請的日本對應申請在上述主動修改期限內被授權且被授權的權利要求與該申請的當前的權利要求不一致，但是申請人在上述主動修改期限內未針對該申請提出主動修改。

申請人隨后于2022年5月29日（此時主動修改時機已過）指示提出PPH請求。

但由于日本對應申請的被授權的權利要求與該申請的當前的權利要求不一致且已過主動修改期限，故不能將該申請的當前的權利要求修改為與日本對應申請的被授權的權利要求一致，并且由于日本對應申請的被授權的權利要求的保護范圍小于該申請的權利要求的范圍，因此，不滿足PPH的權利要求需要充分對應的提出要件，不能提出PPH請求來加快審查。

（二）解決方案 回過頭來看該申請，如何才能避免上述因權利要求不對應而不能提出PPH請求。

在此，對具體的方案進行了研究，大概分為如下兩種方案。

方案1：在收到公布及進入實質審查階段通知書之后，利用主動修改時機，將該申請的當前的權利要求修改為與日本對應申請的被授權的權利要求一致。

就該申請而言，由于日本對應申請的授權日期早于主動修改截止日期，因此，可以在主動修改截止日期之前將該申請的當前的權利要求修改為與日本對應申請的被授權的權利要求一致。

但是，采用此方案的前提條件是主動修改截止日期之前日本對應申請已授權。

如果日本對應申請的授權日期晚于主動修改截止日期，則無法采用此方案。

而且，該主動修改的時間窗口僅在2022年1月31日~2022年4月30日。

就該申請而言，結合日本對應申請的授權日期可知，能夠用于提出主動修改的時機僅在于2022年3月6日~2022年4月30日。

對于申請人而言，無法準確地預知日本對應申請的授權日期。

因此，對此方案而言，上述主動修改的時間窗口不容易把握。

另外，假設日本對應申請的授權日在主動修改的起始日期（2022年1月31日）之前例如為2022年12月，申請人也只能在主動修改的時間窗口即2022年1月31日~2022年4月30日這期間內提出主動修改。

提出主動修改的時機比較局限，不靈活。

方案2：在進入中國國家階段時不提出實質審查請求，在實質審查期限屆滿前提出實質審查。

具體而言，本案的最早優先權日是2022年6月30日，因此，可以在2022年6月30日之前提出實質審查請求。

就該申請而言，可以在日本對應申請的授權日期即2022年3月6日起~2022年6月30日之前提出實質審查請求的同時提出主動修改以將該申請當前的權利要求修改為與日本對應申請被授權的權利要求一致。

并且，關于提出PPH請求的時機，由于可以在提出實質審查請求的同時提出加快審查請求，因此，本案可以在上述期間即2022年3月6日~2022年6月30日期間內提出實質審查請求的同時一并提出PPH請求。

就可選擇的時間窗口而言，方案2可選擇的時間窗口（2022年3月6日起~2022年6月30日）與方案1的可選擇的時間窗口（2022年3月6日~2022年4月30日）相比，延長了接近兩個月 。

另外，假設日本對應申請的授權日在上述起始日期即2022年1月31日之前例如為2022年12月。

申請人可以在日本對應申請的授權日之后隨時提出實質審查請求，與此同時提出主動修改。

即便在提出實質審查請求的同時未提出主動修改，也可以在收到進入實質審查階段通知書之后的三個月內提出主動修改。

提出主動修改的時機與上述方案1相比，可選擇的時間窗口顯著擴大。

與此相應地，能夠提出PPH請求的時機包括：如上所述在日本對應申請的授權日之后隨時提出實質審查請求的同時、以及收到進入實質審查階段通知書之后（且發出審查意見通知書之前）的任意時機。

基于上述對比可知，對方案2而言，無論是提出主動修改的時機還是提出PPH請求的時機，作為可選擇的時間窗口，都明顯優于方案1。

二、無需修改權利要求時實質審查請求提出時機的選擇 在此，假設另一種情況，即不需要對權利要求進行修改即滿足PPH所要求的權利要求充分對應性。

在這種情況下，上述兩種方案在提出PPH請求的時機選擇方面，情況又會如何呢？ 就該申請而言，由于日本對應申請的授權日在進入實質審查階段之后，因此，對于上述方案1，可以在日本對應申請的授權日之后隨時提出PPH（PPH的另一個要件是已進入實質審查階段）。

相比之下，對于上述方案2，同樣地也可以在日本對應申請的授權日之后隨時提出實質審查請求的同時提出PPH請求。

兩方案在提出PPH請求的時機選擇方面沒有明顯差異。

然而，如果日本對應申請的授權日在進入實質審查階段之前，對于上述方案1，不能在日本對應申請的授權日之后立刻提出PPH請求，而必須等待直至進入實質審查階段，可以在進入實質審查階段之后隨后提出PPH請求。

相比之下，對于上述方案2，由于PPH的另一個提出要件的限制（必須在公開以后），同樣也需要等待公布而不能在日本對應申請的授權日之后隨時提出實質審查請求的同時提出PPH請求。

由此可知，在不需要對權利要求進行修改即可滿足PPH所要求的權利要求的對應性的情況下，上述兩方案在提出PPH請求的時機選擇方面沒有明顯的差異。

需要說明的是，上述案例是針對提出常規PPH（在此為JP-PPH）的情況。

如果想要提出PCT-PPH，情況又會如何呢。

三、PCT-PPH請求情形實質審查請求提出時機的選擇 對于PCT-PPH請求的提出而言，可利用的國際階段工作結果僅限于三種，即國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報告（IPER）。

這三種國際階段工作結果通常在對應PCT申請進入中國國家階段已經作出。

在對應申請想要基于上述國際階段工作結果提出PCT-PPH請求時，在進入中國國家階段時基于上述國際階段工作結果對權利要求進行相應的修改即可。

如果采用方案1，即在進入中國國家階段的同時提出實質審查請求，則PCT-PPH的提出時機限于收到公布及進入實質審查階段通知書之后。

如果采用方案2，即在進入中國國家階段的同時不提出實質審查請求，而是隨后提出實質審查請求，則大致分為兩種情況。

一種情況是在公開之前 提出實質審查，則PCT-PPH的提出時機限于收到公布及進入實質審查階段通知書之后。

另一種情況是，可以在公開之后提出實質審查請求的同時提出PCT-PPH請求，即PCT-PPH的提出時機仍然限于公開之后。

由此可知，對上述兩種方案而言，PCT-PPH的提出時機沒有實質上的差異。

專利侵權中“現有技術”抗辯講解

一、關于現有技術抗辯和先用權抗辯的法律規定 《 專利法》第二十二條第五款規定：“本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

”第六十二條規定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。

”《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條第一款規定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。

” 《 專利法》第六十九條第一款第(二)項規定：“在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，不視為侵犯專利權。

” 二、本案案情及主要爭議點 在本案中，原告王業慈起訴稱被告徐州華盛實業有限公司（下稱華盛公司）生產銷售侵害涉案專利權的潛水泵產品，而被告華盛公司針對原告的訴訟請求提出了現有技術抗辯作為抗辯理由。

一審認定被告華盛公司所主張的現有技術抗辯成立，判決駁回原告王業慈的全部訴訟請求。

原告王業慈不服一審判決，上訴至最高人民法院。

在二審中，被告華盛公司又補充了一部分新的證據以及現有技術抗辯理由。

經審理，最高人民法院認定被告華盛公司提出的現有技術抗辯部分成立，在糾正原審判決關于現有技術抗辯認定的錯誤的基礎上維持原審判決。

本案是關于現有技術抗辯的典型案件。

在二審判決書中，最高人民法院針對現有技術抗辯的爭議點論述翔實、說理精到，對于專利工作者有很大的啟發和參考價值。

在本案中，被告華盛公司以四份現有技術為依據，分別提出不同的現有技術抗辯。

針對這四項不同的抗辯理由，最高人民法院分別進行了分析。

1、關于現有技術抗辯中“無實質性差異”的辨析 在本案中，被告華盛公司提交了七洲集團生產的水泵實物，主張該水泵實物構成被訴侵權產品的現有技術方案，據此提出現有技術抗辯。

對此，經法院當庭勘驗，七洲集團水泵實物與被訴侵權產品在卡簧位置上存在區別：前者的卡簧設置在電機殼底部靠近下端環的位置，而后者的卡簧位于下端環內孔。

原審法院認為，二者卡簧的位置雖然略有區別，但是其功能都是起到固定定子下端的法蘭盤和軸承座的作用，是以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，且本領域普通技術人員無需創造性勞動就能聯想到。

因此，該技術特征構成等同。

對此，最高人民法院認為，原審法院上述判斷方法混淆了等同侵權與現有技術抗辯的判定方法。

最高人民法院指出，現有技術抗辯應遵循被訴落入專利權保護范圍的全部特征與一項現有技術方案相應特征相同或無實質性差異的判斷標準。

被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。

本案中，七洲集團的潛水泵實物與被訴侵權產品的卡簧分別設置在電機殼底部和下端環內孔兩個不同位置上，差別明顯，且卡簧設置在下端環內孔是涉案專利的發明點所在，應認為二者上述技術特征存在實質性差異。

因此，不應認為該水泵實物作為在先產品構成被訴侵權產品的現有技術方案，此項現有技術抗辯不能成立。

2、關于現有技術抗辯中“為公眾所知”的辨析，及現有技術抗辯與先用權抗辯的區別 在本案中，被告華盛公司提交了圣龍公司生產的型號為QS20-30的潛水泵舊電機殼。

江蘇省高級人民法院作出的133號民事判決查明，該電機殼與該案中被訴侵權潛水泵電機殼結構相同，可以同時安裝在不同型號的潛水泵上。

該電機殼銘牌上標注的生產時間為2008年11月，早于涉案專利申請日。

江蘇省高級人民法院認為，QS20-30舊電機殼與該案中被訴侵權潛水泵電機殼結構相同，具備涉案專利電機殼的全部技術特征，因此此項現有技術抗辯能夠成立。

對此，最高人民法院認為，現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

對于產品而言，通常包括使用公開、銷售公開、展示公開等公開方式。

133號民事判決雖然認定圣龍公司在涉案專利申請日前即已生產上述QS20-30電機殼，且實際安裝在不同型號的潛水泵產品上，但在先生產行為并不等于在先銷售。

133號民事判決并未認定圣龍公司電機殼或安裝有該電機殼的潛水泵產品在涉案專利申請日前已經通過公開銷售等方式為公眾所知，在案證據也不能證明圣龍公司上述電機殼產品的具體銷售時間。

因此，133號民事判決認定內容雖可以證明圣龍公司先用權抗辯成立，但尚不足以證明圣龍公司電機殼產品構成涉案專利的現有技術。

因此，華盛公司依據圣龍公司電機殼產品提出的現有技術抗辯不能成立。

在本案中，最高人民法院明確闡釋了現有技術抗辯中“為公眾所知”的認定標準。

對于產品而言，通常包括使用公開、銷售公開、展示公開等公開方式，而在先生產行為并不等于在先銷售。

因此，針對圣龍公司在先生產的QS20-30舊電機殼，圣龍公司的先用權抗辯能夠成立，但華盛公司依據圣龍公司電機殼產品提出的現有技術抗辯不能成立。

3、關于現有技術抗辯中公開時間的辨析 在本案中，被告華盛公司提交了在公證下購買的潛水泵作為現有技術證據。

該水泵具有涉案專利的權利要求1的全部技術特征。

對此，最高人民法院認為，關于該潛水泵的形成時間，因標簽及銘牌上標注的時間為“2009年2月”，并未具體到某日，因此應認定為2月的最后一日，晚于涉案專利申請日2009年2月27日。

此外，華盛公司提交的出貨單顯示該水泵的銷售時間為2009年4月18日，晚于涉案專利申請日。

因此，依據上述公證購買的華盛公司潛水泵實物提出的現有技術抗辯亦不能成立。

在本案中，最高人民法院指出，當主張產品為現有技術時，證明在涉案專利申請日前通過銷售公開等方式為公眾所知至為關鍵。

由于該水泵的銷售時間晚于涉案專利申請日，因此該水泵不能構成被訴侵權產品的現有技術。

4、關于現有技術抗辯中“為公眾所知”的辨析 在本案中，被告華盛公司主張其委托案外人俊祥機械廠根據QT(J)D145-04A電機殼圖紙試生產并銷售了電機殼產品，該圖紙所繪的電機殼相關結構與涉案專利的結構相同。

對此，最高人民法院指出，現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

對于企業生產產品的圖紙而言，因記載有產品的技術方案，具有相應的商業價值，通常不會對外界公開，因此僅憑圖紙記載的日期不足以證明該圖紙在涉案專利申請日前已處于為公眾所知的狀態。

最高人民法院針對被告華盛公司提出的四項不同的現有技術抗辯進行了分析和認定，認定其 項現有技術抗辯可以成立，而另外三項現有技術抗辯不能成立。

特別地，基于其 項產品的現有技術抗辯雖然不能成立，但其先用權抗辯可以成立。

專利侵權判定：“軸流風輪”發明專利無效宣告請求案講解

案情簡介 涉案專利名稱為“軸流風輪”、專利號為ZL200710026747.4、申請日為2007.1。31、授權公告日為2009.3。4、專利權人為廣東美的制冷設備有限公司。

涉案專利包含5項產品權利要求，主要以自定義參數和公式對軸流風輪的結構、葉片立體曲面的外形和尺寸作了具體限定。

專利權無效宣告請求人分別為珠海格力電器股份有限公司和寧波奧克斯空調有限公司，它們對該專利提起了多次無效請求，最終專利權通過使用公開證據而于2022年6月9日在無效宣告決定第50181號中被宣告全部無效。

在用于空調機的室外機組的軸流風輪的技術已經日趨完善的情況下，申請人或發明人仍然致力于針對現有技術存在的技術問題而持續不斷進行技術研發。

涉案專利通過改進軸流風輪的葉片的形狀和尺寸以減少附面層分離和降低轉子尾跡來抑制噪音和提高流量。

所研發的3葉式軸流風輪不僅僅可以很好地解決常規的3葉或4葉風輪重量過重而導致電機負載增加的問題，而且可以解決常規2葉軸流風輪葉片負載過大而導致流量降低和靜壓升不足的問題，減輕了風輪重量，降低了電機負荷和降低風輪成本25%以上；同時還保留了常規2葉、3葉和4葉風輪的所有優點。

正是由于申請人或發明人的不斷技術革新，推進了科學技術的進步，才使得公眾用上了越來越高效節能的軸流風輪。

代理師依據涉案專利對軸流風輪的改進點主要涉及葉片的形狀和尺寸而采用一種新穎的撰寫方式，即，用自定義參數和公式對軸流風輪的結構進行具體限定。

僅以涉案專利的權利要求1所涉及的技術特征為例來說明自定義參數和公式的撰寫方式。

權利要求1限定了技術特征1）“葉片的尾緣區域向葉片前緣進氣方向凹陷；軸流風輪的外直徑定義為D2，輪轂直徑定義為D1，設定(D2-D1)/2為葉片高度Rm，葉片尾緣凹陷開始的位置A所在圓周直徑定義為D3，有(D3-D1)/2＝(0.10～0.47)Rm；葉片尾緣凹陷結束的位置B所在圓周直徑定義為D4，有(D4-D1)/2＝(0.8～1.0)Rm”。

具體地，相關參數D1-D4為自定義參數，而且自定義公式由參數D1-D4相關聯地限定。

由此，技術特征1）以區別于現有技術的獨特方式限定了葉片的尺寸和形狀。

正是由于運用了獨特的自定義參數和公式，證據1（CN1865709A，最接近的現有技術，實審審查員和無效請求人均引用了該文獻）即使公開了類似的葉片曲線（其中，圖3a公開了翔實的數據曲線，并且圖3b提供了具體參數表），也無法由此獲得涉案專利的技術特征1）。

因此，涉案專利順利獲得授權。

而且，涉案專利在無效過程中也無法僅通過專利文獻的組合被無效掉，而是不得不選用使用公開證據來舉證技術特征1）屬于現有技術，這無形中增大了無效難度。

這種撰寫方式啟發專利代理師在涉及尤其是尺寸技術特征時可采用自定義參數的形式進行限定，而且參數特征最好用相關參數之間的關聯關系來定義，而非直接給出具體的數值范圍。

如公知的，在專利申請的實質審查過程中，從附圖中的測量或推導出的數據不能用來修改權利要求。

那么，這樣的數據是否能作為證據來評價另外一項專利申請或專利的新穎性和創造性呢？ 在涉案專利的無效審理過程中，涉及下述問題：證據1的圖3a所示的曲線圖（如圖2所示）與圖3b的數據表（未示出，圖3b是以圖3a中坐標軸（X，Y）是（70，100）的位置為基準點（0點）時的各坐標位置的高度）相結合能否用來證明涉案專利的技術特征1）已被公開。

合議組認為，證據1對葉片尾緣開始的位置并無文字說明，僅從附圖測量所得出的尺寸不能作為證據公開的技術內容。

另外，，合議組認為，利用證據1的說明書中公開的內容與相關附圖相結合來證明證據1采用的降噪手段是確定葉片的傾斜位置和角度、而并不是設計葉片尾緣凹陷開始的位置和葉片尾緣結束的位置，由此從發明構思的原理上直接否定證據1的證明力。

另外，合議組還采用了反例舉證，即指出特殊點A（-20，60）和B（30，200）不在證據1的圖3a所示翼片曲線的范圍內，因此證據1的圖3b 中的坐標位置與圖3a的翼片曲線并不一一對應，由此不能準確反映翼片實際的形狀尺寸，不能從證據1的圖3a直接讀出或計算得出A點和B點落入涉案專利的技術特征1）的數值范圍內。

顯然，合議組并不認為證據1的圖3a和圖3b的組合可用來評價涉案專利的創造性。

由于涉案專利以自定義參數和公式來限定權利要求極具特殊性，僅就技術比對而言，出版物公開的單篇現有技術通常不能公開全部參數特征，能夠全面覆蓋的多篇現有技術又可能存在無法結合的問題，故而請無效宣告請求人無法僅通過結合多篇專利文獻來無效掉涉案專利。

其間，無效宣告請求人曾采用多種應對策略，有得有失，最終通過使用公開證據將涉案專利全部無效掉。


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