如何公平合理地評估標準必要專利的價值?,商業(yè)模式可申請專利,各方意見不
專利代理 發(fā)布時間:2023-06-21 17:37:50 瀏覽: 次
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如何公平合理地評估標準必要專利的價值?
因為和最終的專利許可費率直接相關(guān),其背后隱含巨大的經(jīng)濟利益,所以如何公平合理地評判標準必要專利的價值一直是業(yè)界關(guān)注的熱點話題。
一般情況下,專利許可費是每一個使用專利的企業(yè)和個人都要交付的費用,因此許可費率的毫厘之差所對應的總的許可費用的差別可能是天壤之別。
比如,一部200美元的手機其專利許可費率究竟應該是0.2%還是0.3%,看起來差別并不大,但是對于一個年銷量過億臺的設(shè)備生產(chǎn)商來說,需要付出的費用就是每年2000萬美元的區(qū)別。
再比如,如果專利權(quán)人要求費率高于其應得的比例,疊加起來許可費會讓設(shè)備生產(chǎn)廠商無法負擔。
為了避免專利許可費疊加的問題,業(yè)內(nèi)一般都會嚴控疊加的總費率,如果總費率不變則另外一些專利權(quán)人的費率就會過低。
對費率的見解差距太大就會導致大量的訴訟,浪費司法資源,也浪費整個社會大量的人力物力。
近年來標準必要專利相關(guān)的智能手機專利大戰(zhàn)一直是一波未平一波又起,如三星和蘋果,蘋果和高通,華為和三星等。
這類訴訟雙方通常會在中美歐多地同時發(fā)起,耗時長,代價大。
那么,如果能夠搞清楚各個專利權(quán)人所擁有的標準必要專利的數(shù)量占比,這個問題是不是就迎刃而解了呢?實際情況是各國際標準組織的運行相對比較松散,他們對于加入成員所聲明的大量標準必要專利是否是真正的標準必要專利并未建立相應的審查制度,這導致一些專利擁有者受經(jīng)濟利益驅(qū)使會把大量的非標準必要專利聲明為標準必要專利。
目前標準組織比如3GPP中標準必要專利過度聲明的問題非常嚴重,由此帶來的結(jié)果就是各擁有無線標準必要專利的專利權(quán)人對其專利合理的價值貢獻占比并不清晰,這給專利許可工作帶來了一系列的問題。
數(shù)量之困 我們以制定4G、5G等標準的歐洲電信標準化組織(ETSI)為例,目前各公司在ETSI數(shù)據(jù)庫上已經(jīng)聲明的標準必要專利超過2萬專利族,專利數(shù)量超過25萬件,這個數(shù)字還在快速增長。
不管是專利權(quán)許可人與專利被許可人,還是法庭與第三方機構(gòu)都對如此之多的專利望而生畏。
一般來說,專利權(quán)人進行聲明公示的時候可能會加入一些在標準必要性方面不太確定的專利,這樣的誤差是可以理解的。
但是近些年,有的專利權(quán)人因過度聲明行為嘗到甜頭,開始進行更多的標準必要專利聲明,超過合理誤差的范圍。
這些專利權(quán)人通過過度聲明的方式增加了標準必要專利的數(shù)量,從而為將來的許可談判獲取更大的利益增加了砝碼。
從司法實踐來看,最近兩年與標準必要專利及 FRAND(公平、合理、無歧視)原則相關(guān)的重要案例有Unwired Planet與華為,TCL與愛立信之間的訴訟等。
上述訴訟都使用了專利權(quán)人在總的標準必要專利中的貢獻占比來計算智能手機的許可費率。
筆者發(fā)現(xiàn)在上述案例中最終認定為標準必要專利的數(shù)量非常之少。
比如Unwired Planet vs Huawei判決書中法官最終認定針對4G終端的標準必要專利是800族。
另一個TCL vs Ericsson案件中,法官最終認定真正的標準必要專利是1481族。
質(zhì)量之謎 從許可工作實際實踐來看,每一個專利權(quán)人都會要求一定的許可費率。
被許可方在對專利進行抽樣評估后,會組織專家從專利穩(wěn)定性與標準對應性兩方面進行深入的分析。
這些工作需要投入大量的人力物力,很多時候需要專利工程師和技術(shù)專家配合來進行。
在實際工作中筆者發(fā)現(xiàn),聲明為標準必要專利的專利中真正屬于標準必要專利的比例并不高。
有的專利其權(quán)利要求的范圍和標準內(nèi)容大相徑庭,有的專利在新穎性與創(chuàng)造性方面有很大的問題,有的專利被證實其實是某些公司在標準制定過程中未被標準組織接受的方案,有的專利甚至和標準內(nèi)容沒有關(guān)系,而是屬于產(chǎn)品實現(xiàn)中的一些方法。
考慮到有大量的專利權(quán)人會聲明擁有標準必要專利,這樣的評估工作成本是線性增加的,即使對大企業(yè)來說都是一筆不小的負擔。
5G商業(yè)化之后將拓展到新的商業(yè)領(lǐng)域,例如大量的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也會開始使用無線通信的專利,這些中小企業(yè)將面對大量聲明為標準必要專利的專利權(quán)人的許可要求。
這對于技術(shù)的推廣與社會的發(fā)展都是有害的。
評估難點 許可談判實踐 般都是以標準必要專利組合(SEP portfolio)的價值為基礎(chǔ)的。
目前對標準必要專利進行價值評估的主要難點在于缺乏統(tǒng)一的標準,缺乏公開透明的機制,缺乏直接的可比性。
筆者認為,如果要計算各專利權(quán)人擁有的標準必要專利的占比,應采用統(tǒng)一的尺度對各自的專利數(shù)量與質(zhì)量進行直接的比對。
首先,評判專利權(quán)利要求范圍的方式不同會影響其價值評估。
專利的穩(wěn)定性與標準對應性某種意義上是對立的。
對專利權(quán)利要求中的關(guān)鍵詞的解釋范圍越大,其對于標準的對應性就可能越強,但是專利的穩(wěn)定性可能會降低,因為有在先技術(shù)的可能性增大。
其次,要考慮的是評估人的差異。
標準必要專利的專業(yè)性非常強,一般非本領(lǐng)域技術(shù)人員可能看不懂。
即使是本領(lǐng)域的技術(shù)人員,如果沒有一定的技術(shù)積累也很難了解專利技術(shù)的本質(zhì)。
此外,還要考慮評估人或機構(gòu)的中立性。
業(yè)內(nèi)常用的一種方式是基于中立性考慮,找第三方評估機構(gòu)進行評估。
但是第三方評估機構(gòu)也有一定的局限性。
比如我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)多家第三方機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)出現(xiàn)沖突,第三方機構(gòu)很多時候會因?qū)@麢?quán)人是其客戶等原因有一定的傾向性。
方案建議 專利制度的設(shè)置是為了在激勵發(fā)明和促進社會進步之間找到合理的平衡。
如果不能對標準必要專利的價值進行公平合理的評估,這一平衡就無從談起。
眾所周知,5G時代無線通信應用會延伸到很多垂直領(lǐng)域,如汽車、物聯(lián)網(wǎng)、AR、VR、航空等。
如果新涌入的使用方和專利權(quán)人也無法就標準必要專利的占比達成共識,可以想見標準必要專利的訴訟大戰(zhàn)可能會從目前的智能手機領(lǐng)域擴展到更多的行業(yè),因此這個問題的解決也就變得更加緊迫。
從務(wù)實的角度,為了公平合理地評估標準必要專利的價值,筆者認為可從以下三個方面進行考慮: 其一,專利是否屬于真正的標準必要專利需要一個統(tǒng)一、獨立的平臺進行評估,并且結(jié)果要公開透明。
今年年初歐盟發(fā)表的標準必要專利許可指導意見中,提出由歐洲官方建立一個公平透明的平臺。
歐洲官方具有進行專利穩(wěn)定性和標準對應性分析的能力,而且也是可信賴的中立機構(gòu),如果這個方案能夠得以實施,對于公平合理地評判標準必要專利的價值將發(fā)揮積極的作用,我國也可以考慮參考這一方式。
其二,相關(guān)訴訟結(jié)果應公開透明。
目前關(guān)于標準必要專利幾個大的案件中已經(jīng)確定的真正屬于標準必要專利的專利清單應該公開以供業(yè)界參考。
即使結(jié)果有爭議,也還是有一定的參考價值。
其三,標準組織可以要求專利權(quán)人對自己聲明為標準必要專利的專利公布更多的細節(jié),比如映射到哪些標準的具體哪個章節(jié),自己針對此專利提交的標準組織的會議文稿號,以及此專利曾經(jīng)歷過的訴訟等。
此舉可以大大降低被許可人(特別是中小企業(yè))進行專利評估的成本。
總之,標準必要專利公平合理的價值評判的確是一個很難解決的問題,其所隱含的巨大經(jīng)濟利益讓這個問題更加復雜。
筆者認為要解決這個問題的核心就是透明,標準組織、相關(guān)政府管理部門和專利權(quán)人等各方應共同努力使其變得透明,才能從根本上解決這個問題。
商業(yè)模式可申請專利,各方意見不一
修改后的《指南》規(guī)定,涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求,如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容,又包含技術(shù)特征,則不應當依據(jù)《專利法》第25條排除其獲得專利權(quán)的可能性。
中央財經(jīng)大學法學院教授杜穎認為,強調(diào)含有技術(shù)特征的商業(yè)模式可獲專利保護的新規(guī)定是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的反映,符合國務(wù)院此前提出的加強新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域創(chuàng)新成果的知識產(chǎn)權(quán)保護,完善商業(yè)模式知識產(chǎn)權(quán)保護制度,加強互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護等要求。
華東政法大學知識產(chǎn)權(quán)學院教授王遷則告訴財新記者,《指南》此次修改只是明確,如果要求保護的不僅僅是由智力活動的規(guī)則和方法構(gòu)成的商業(yè)模式本身,而是包含了技術(shù)特征也就是正確運用自然規(guī)律解決技術(shù)問題的技術(shù)方案,相關(guān)發(fā)明就可能被授予專利權(quán)。
但本次修改后,《指南》中有關(guān)“組織、生產(chǎn)、商業(yè)實施和經(jīng)濟等方面的管理方法和制度”不能被授予專利權(quán)的規(guī)定并沒有刪除。
換言之,純粹的商業(yè)模式本身仍然不可能獲得專利權(quán)。
王遷以時下大熱的共享單車行業(yè)舉例說,如果有人首創(chuàng)了“共享單車”的商業(yè)模式,即用戶可以隨處借單車使用,再隨處歸還,這種單純的商業(yè)模式由于不包含任何技術(shù)方案,不可能被授予專利權(quán)。
但是,如果通過符合新穎性、創(chuàng)造性和實用性要求的技術(shù)方案來實施該模式,比如開發(fā)者設(shè)計了單車的GPS定位系統(tǒng)和與智能手機相連的開鎖系統(tǒng)等,該項發(fā)明作為一個整體包含了技術(shù)方案,則可能被授予專利權(quán)。
“這次修改明確了含有技術(shù)方案的商業(yè)模式在符合《專利法》規(guī)定的授權(quán)條件的情況下,可以被授予專利權(quán),同時也重申了不具有任何技術(shù)特征的單純商業(yè)模式不可能被授予專利權(quán)。
對于指引公眾進行技術(shù)創(chuàng)新具有積極意義。
”王遷說。
在此之前,不少企業(yè)飽受創(chuàng)新的商業(yè)方法、模式被大量跟風甚至抄襲之痛。
廣州有位智能科技有限公司是一家從事智能停車行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)公司。
該公司CEO李緒進在接受采訪時告訴財新記者,“過去就曾吃過苦頭”。
“我們曾在2022年初開發(fā)出‘手機鎖車’功能,可以在手機app或者 里實現(xiàn)‘一鍵鎖車’,但由于沒有能及時申請專利保護,一時間被眾多同類公司效仿、抄襲,研發(fā)成本打了水漂。
”李緒進說。
從滴滴和uber的網(wǎng)約車之爭,到共享單車的ofo和摩拜之爭,以及P2P金融抄襲泛濫成災,商業(yè)方法、商業(yè)模式被復制模仿的例子比比皆是。
專利代理人陳勇表示,以上商業(yè)模式的技術(shù)在起始階段其實都是有一定創(chuàng)新度的,但是由于沒有對應的保護機制,在一定程度上造成了抄襲泛濫,導致創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)眼間為他人做了嫁衣。
因此,業(yè)界很多人對《指南》修改表示支持。
與此同時,也有人對新版《指南》持謹慎態(tài)度。
上海大邦律師事務(wù)所律師張啟晨表示,此次修改并不意味著我國之前就沒有商業(yè)方法相關(guān)的專利,而是體現(xiàn)了官方支持、進一步放開涉及商業(yè)模式的專利申請的態(tài)度。
但后續(xù)實施會有什么后果,尚待觀察。
張啟晨進一步表示,一件專利想要獲得授權(quán),有新穎性、創(chuàng)造性等一系列的要求,在審查實踐中這些要求的尺度是否會變化尚不清楚。
從產(chǎn)業(yè)政策方向及創(chuàng)新主體需求來看,提供保護是必要的。
但其中的很多技術(shù)性細節(jié)問題需要進一步明確。
“從國際經(jīng)驗來看,即使是美國這樣的先行國內(nèi),在商業(yè)方法專利的授權(quán)和保護上都出現(xiàn)了搖擺和標準不一的問題。
這不僅損害了法律的預期性,對創(chuàng)新發(fā)展也是不利的。
因此我國應該盡快制定明確的、操作性強的細化標準。
”張啟晨說。
李緒進則提出,怎樣把商業(yè)模式與技術(shù)創(chuàng)新結(jié)合起來,還需要時間去研究。
而要真正在全社會形成知識產(chǎn)權(quán)保護意識,路還很長。
此外,專利審查人員的專業(yè)水平是否跟得上新政策的要求也讓人擔憂。
“在中國發(fā)展快,各類商業(yè)模式層出不窮,對審查人員的要求就不只是停留在法律和技術(shù)方面了,還有對商業(yè)模式的了解與判別,這對審查人員的專業(yè)能力是很大的考驗。
” 就新版《指南》的相關(guān)問題,財新記者向官方提出采訪請求,截至發(fā)稿尚未得到回復。
全國人大代表、中華全國專利代理人協(xié)會會長楊梧接受財新記者采訪時表示,從短期來看,含有技術(shù)的商業(yè)方法納入專利保護確實可能會出現(xiàn)各種問題,但從長遠來看,商業(yè)模式可專利化是有利于促進創(chuàng)新,符合國內(nèi)的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
“總體上我覺得利大于弊”。
十大商標侵權(quán)和商標違法使用典型案例
一、廣東省中山市工商局查處侵犯“大嘴猴圖形”注冊商標專用權(quán)案 2014年9月,中山市工商局對中山市沙溪鎮(zhèn)云漢村星云路中山市沙溪鎮(zhèn)致誠制衣廠檢查,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)涉嫌假冒“大嘴猴圖形”商標服裝900套、上衣120件、褲子160條、半成品1160件,總價達1416440元。
中山市工商局已將該件移送中山市公安機關(guān)。
二、江蘇省常熟市工商局查處侵犯“CHANEL”等注冊商標專用權(quán)案 2014年3月10日,根據(jù)路易威登馬利蒂(法國)公司投訴,常熟市工商局對位于常熟市東門大街81號商鋪服裝店進行現(xiàn)場檢查。
現(xiàn)場查獲假冒“CHANEL”包8個,耳釘15只,戒指4只,胸針2只,項鏈6條,包裝盒60只;“TIFFANY”包裝盒19只;“PRADA”包裝盒22只;“Cartier”手表1只,包裝盒15只;“A。LANGE&SoHNE”手表1只;“LV”包3個;“MARCJACOBS”眼鏡1副,童鞋1雙;“CELINE”包1個。
經(jīng)核查當事人孫某的銷售記錄、銀行交易記錄,證實非法經(jīng)營額達26萬元。
常熟市工商局依法將此案件移送公安機關(guān)。
三、安徽省合肥市瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局查處侵犯“”注冊商標專用權(quán)案 2014年12月24日,安徽省合肥市瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局查處了一起銷售假冒三星手機案件,現(xiàn)場共查獲違法手機669部,違法經(jīng)營額已達260127元。
當事人涉嫌銷售假冒“”手機,由于涉案金額巨大,安徽省合肥市瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局于2022年1月7日將該案依法移交瑤海區(qū)公安分局。
四、四川省內(nèi)江市工商局查處侵犯“阿迪達斯”注冊商標專用權(quán)案 2014年11月,根據(jù)消費者投訴,四川省內(nèi)江市工商局聯(lián)合公安機關(guān)對淘寶網(wǎng)網(wǎng)名為“余生”的網(wǎng)店涉嫌銷售假冒“阿迪達斯”服裝案件展開調(diào)查。
經(jīng)核實,上述網(wǎng)店隨貨發(fā)出的小票上顯示的專柜信息、地址等均為假冒,執(zhí)法人員提取了消費者從該網(wǎng)店購買的服裝,經(jīng)阿迪達斯體育(中國)有限公司鑒定為假冒產(chǎn)品。
經(jīng)查證,涉案金額達30余萬元。
內(nèi)江市工商局已將該案移送公安機關(guān)處理。
五、上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局查處侵犯第G783985號注冊商標專用權(quán)案 2014年6月3日,上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局根據(jù)意大利費列羅有限公司投訴,對上海***食品股份有限公司未經(jīng)其許可,擅自生產(chǎn)仿冒其“金色褶皺錫紙球狀包裝+頂部白色小標貼+咖啡色底托”造型巧克力的行為予以立案調(diào)查。
經(jīng)查,上海***食品股份有限公司自2013年11月起生產(chǎn)巧斐羅榛果威化巧克力,該款巧克力的造型為金色褶皺錫紙球狀包裝+頂部白底心形小標貼+咖啡色底托,與意大利費列羅有限公司所注冊的第G783985號立體注冊商標外形相近似,容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認。
至案發(fā),當事人共銷售上述侵權(quán)巧克力22667箱,尚有庫存23箱,非法經(jīng)營額共計人民幣4304166.34元,當事人上述行為構(gòu)成了商標侵權(quán)。
根據(jù)《商標法》的相關(guān)規(guī)定,浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人做出責令立即停止侵權(quán)行為,沒收侵權(quán)商品并罰款人民幣1936874.85元的處罰。
六、廣東省汕頭市工商局查處侵犯“RedBull紅牛”等注冊商標專用權(quán)案 2014年10月11日,廣東省汕頭市金平區(qū)工商局接汕頭市公安局經(jīng)偵支隊打假大隊移交的線索,對位于汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)園區(qū)內(nèi)汕頭市騰躍金屬包裝設(shè)備有限公司進行立案調(diào)查。
經(jīng)查,當事人未經(jīng)“紅牛”、“啟力”、“椰樹”商標注冊人許可,擅自向他人定制標注有“RedBull紅牛”、“啟力”、“椰樹”注冊商標圖樣、字樣的字模,并準備將標注“紅牛”、“啟力”的字模出售給他人用于生產(chǎn)商標標識,將標注“椰樹”的模具及設(shè)備作為出資入股加工廠用于生產(chǎn)易拉蓋產(chǎn)品。
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的涉案物品及設(shè)備價值36.6萬元。
汕頭市金平區(qū)工商局責令當事人立即停止侵權(quán)行為,沒收標注“RedBull紅牛”、“椰樹”字樣、椰樹圖案的飲料易拉罐拉環(huán)配件、模具及用于沖壓刻注注冊商標標識拉環(huán)舌片的模架、遠峰沖床,罰款人民幣200000元。
七、安徽省利辛縣工商局查處侵犯“周六福”注冊商標專用權(quán)案 2022年1月20日,根據(jù)香港周六福珠寶國際集團有限公司投訴,安徽省利辛縣工商局對利辛縣胡集鎮(zhèn)大潤發(fā)超市進行檢查,發(fā)現(xiàn)翁加芳經(jīng)營的黃金珠寶專柜銷售的“老牌周六福”黃金首飾涉嫌侵犯“周六福”商標專用權(quán)。
經(jīng)查證,當事人從深圳水貝村“東方國際珠寶交易中心”市場共購進黃金首飾166.43克,將定作含有“老牌周六福”商標的包裝、標簽,標注在該批黃金首飾上,共計貨值42938.94元。
安徽省利辛縣工商局做出責令立即停止侵權(quán),沒收侵權(quán)商品并罰款60000元的行政處罰。
八、廣西壯族自治區(qū)玉林市工商局查處侵犯“TCL”注冊商標專用權(quán)案 2014年6月20日,玉林市工商局執(zhí)法人員根據(jù)TCL羅格朗國際電工(惠州)有限公司的舉報,對玉林市玉州區(qū)益達星建材經(jīng)營部進行檢查,現(xiàn)場查獲涉嫌侵犯“TCL”注冊商標專用權(quán)的開關(guān)、插座四個系列82個品種,共6690只,違法經(jīng)營額46350.15元。
經(jīng)查證,玉林市玉州區(qū)益達星建材經(jīng)營部銷售的開關(guān)、插座上標注有“TCLlogorad”商標,并突出使用“TCL”三個大寫字母,玉林市工商局認為與“TCL”注冊商標構(gòu)成近似,責令當事人立即停止侵權(quán)行為,沒收侵權(quán)商品并罰款50000元。
九、重慶市工商局長壽區(qū)分局查處侵犯“欖菊”注冊商標專用權(quán)案 2014年4月29日,根據(jù)中山欖菊日化實業(yè)有限公司投訴,重慶市工商局長壽區(qū)分局對重慶金合蚊香制品有限公司展開調(diào)查。
經(jīng)查證,當事人已對外銷售“橄欖菊”蚊香1741件,庫存蚊香314件,非法經(jīng)營額為193250元。
當事人未經(jīng)中山欖菊日化實業(yè)有限公司許可,擅自在同一種商品上使用與“欖菊”注冊商標近似的“橄欖菊”商標,上述行為屬于侵犯“欖菊”注冊商標專用權(quán)的行為。
重慶市工商局長壽區(qū)分局責令當事人立即停止侵權(quán)行為,沒收侵權(quán)商品并罰款70000元。
十、浙江省杭州市上城區(qū)工商行政管理局查處違法使用“馳名商標”字樣案 2014年8月29日,根據(jù)舉報,杭州市上城區(qū)工商行政管理局對杭州嘉洲實業(yè)有限公司在互聯(lián)絡(luò)上使用“中國馳名商標”宣傳展開調(diào)查。
經(jīng)查證,當事人杭州嘉洲實業(yè)有限公司系金利來(遠東)有限公司授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)銷售獨家運營商,自2012年6月開始在天貓網(wǎng)“金利來內(nèi)衣旗艦店”上從事金利來男女內(nèi)衣、內(nèi)褲、家居服飾及襪子的經(jīng)營,網(wǎng)店相關(guān)銷售、宣傳內(nèi)容均由當事人自行制作。
當事人在天貓網(wǎng)銷售的“三條裝金利來男士內(nèi)褲平角褲莫代爾U凸四角內(nèi)褲中腰男冰絲感產(chǎn)品”的宣傳頁面上使用“中國馳名商標”作為宣傳內(nèi)容,其行為違反了《中華人民共和國商標法》第十四條第五款“生產(chǎn)、經(jīng)營者不得將‘馳名商標’字樣用于商品、商品包裝或者容器上,或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”的規(guī)定。
至2014年7月31日,舉報人通過上海東方公證處進行證據(jù)固定,相關(guān)頁面內(nèi)容已經(jīng)當事人確認。
杭州市上城區(qū)工商行政管理局決定對杭州嘉洲實業(yè)有限公司罰款10萬元。
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