今天，樂知網小編 給大家分享 專利侵權判定原則（三）改劣發明，涉外專利訴訟：中國企業如何應對，訴訟中的維權攻略

專利侵權判定原則（三）改劣發明

專利侵權判定一直是各國司法實踐中的一個難點問題。

專利侵權判定和判斷合同違約不一樣，合同有相應的合同條款，可操作性比較強，而專利侵權判定需要與權利要求書做比較，被控產品方案很多情況下與權利要求書都是不一致的，不一致達到什么程度構成侵權，不一致達到什么程度不構成侵權，這是一個比較難解決的問題，因為既涉及到法律衡平的問題，同時又涉及到技術問題。

從國外的侵權判定司法實踐來看，經歷了一個從整體方案比較到具體特征一一進行對比的過程，我國侵權判定很大程度上借鑒了國外尤其是美國的侵權判定原則。

本文將討論關于專利侵權判定的幾個基本原則，著重探討其中的等同原則，因為該原則是專利侵權判定中的一個難點問題。

第三節 改劣發明 上一節談論的是等同原則問題。

在適用等同原則的時候，會出現這樣一種情況，就是被控物對權利要求中的某一項特征進行了替換，替換后的效果要劣于專利技術，這種情況下算不算侵權呢？ 有一個美國的關于改劣發明的案例，就是1988年的來川公司訴劍橋鋼絲布公司案。

原告的專利涉及一種由鏈環組成的傳送帶，其權利要求規定，鏈環之間的距離比鏈環的寬度略微大一點。

專利說明書中的方案顯示，鏈環之間的距離和鏈環的寬度的比例是1.06：1。

被控物鏈環之間的距離和鏈環寬度的比例是1.35：1。

被告指出，被控物已經不是比每個鏈環寬度大一點了，而是大出很多，因此不應該構成侵權。

聯邦巡回上訴法院認為，專利權利要求明確提出使鏈環間隔開的這種設計是為了使傳送帶減少彎曲度和增加抗切強度。

被控物也有類似的特性，只不過它承受彎曲和拉力的程度不如專利那么好。

這一點本身并不意味著被控侵權物就不構成專利侵權了。

法院經過比較被控物與專利的技術特征，認為被控物構成了等同侵權。

關于改劣發明問題，在我國還沒有專門的侵權案例。

在北京高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》中，對改劣發明有所規定。

第41條規定：對于故意省略專利權利要求中個別必要技術特征，使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案，而且這一變劣技術方案明顯是由于省略該必要技術特征造成的，應當適用等同原則，認定構成侵犯專利權。

第51條規定：在被控侵權物中，僅缺少獨立權利要求中記載的對解決專利技術問題無關或者不起主要作用、不影響專利性的附加技術特征，使被控侵權物的技術效果明顯劣于專利技術，但又明顯優于申請日前的公知技術，不應當適用多余指定原則，而應當適用等同原則，認定侵權物落入了專利保護范圍。

一個寫的比較好的專利申請文件，其獨立權利要求的技術特征應該是完成發明目的所“必不可少”的技術特征，而那些起輔助作用的“錦上添花”的技術特征應該寫到從屬權利要求中。

一個專利的保護范圍由獨立權利要求決定，從屬權利要求只在無效宣告等程序修改文件時起作用。

第41條實質上就是被控物缺少“必不可少”的技術特征構成改劣發明，第51條實質上就是被控物缺少“錦上添花”的技術特征構成改劣發明。

筆者認為，第51條規定的“缺少對解決專利問題無關的附加技術特征”這句話是錯誤的，應該去掉。

因為如果與解決專利問題無關，那么從規范角度講，該特征也根本不是什么附加技術特征，附加技術特征應該是與解決專利問題有關的。

再有，如果與解決專利問題無關，那么也談不上將該特征省略會使效果改劣。

起草人之所以這么寫，筆者認為，是由于沒有將效果與專利的發明目的或者說所要專利解決的問題聯系在一起造成的。

效果的理解應該結合發明目的，這一點在第二節中已有論述，在此不再贅述。

從第41、51條規定可以看出，關于“改劣發明”何種情況下被判定侵權的這個問題，我國與美國的司法界觀點是有區別的。

從美國的案例可以看出，“改劣發明”被判定侵權，其前提是被控物的結構替換了專利權利要求中的某項特征，而我國司法界的觀點是即使被控物缺少了權利要求中的特征，該“改劣發明”仍然可能構成侵權。

英國法院對“改劣發明”的態度與美國是不同的，英國法院認為“改劣發明”不構成等同侵權。

理由有兩點：一、專利權人在申請專利時，就沒有打算把性能和效果不那么，就沒有打算把性能和效果不那么優越的替代手段包括在專利的保護范圍內；二、所屬領域的普通技術人員，也不會把這些替代手段看成是專利權利要求的相應技術特征的等同物。

涉外專利訴訟：中國企業如何應對，訴訟中的維權攻略

“目前，許多發達國家、跨國公司和產業聯盟都力求將自己的專利技術提升為標準，以獲取最大的經濟利益，“技術專利化、專利標準化、標準壟斷化”已經成為國際競爭的新游戲規則。

不少跨國公司利用自身在技術上的領先優勢、在專利保護方面的經驗以及專利權的壟斷地位打壓中國企業。

在中國企業并不占有核心技術和核心專利的前提形勢下，沒有誰能保證獨善其身。

因此，學會如何應對涉外專利訴訟，對逐漸發展壯大的中國企業來說，是一個非常重要的課題。

” 審時度勢：積極應對涉外訴訟防風險 及時聘請法律專家分析案情，制定應訴策略。

據上海元達律師事務所合伙人、美國法律博士黃仲蘭律師介紹，中美知識產權訴訟文化差異極為明顯。

比如說，國內的訴訟程序比較簡單，證據規則灰色地帶較多。

美國則較為復雜。

總體上說，中國知識產權侵權案件侵權賠償較低，沒有懲罰性賠償(在美國，懲罰性賠償可以高達損害賠償的三倍)，執行難問題普遍存在。

美國則恰恰相反。

在中國，知識產權訴訟結果對企業影響有限，管理層通常不需要投入太多時間和精力，訴訟成本也相對較低。

而在美國，經常因為知識產權官司的敗訴導致企業元氣大傷甚至是滅頂之災。

黃律師指出，不少中國企業的決策人員容易按自己對中國訴訟的認識來理解美國知識產權訴訟涉及的一些問題，企業可能會因此付出沉重代價。

以專利侵權案為例，根據美國的證據開示程序(discovery)，對方律師可能要求中國企業提供詳盡的文件，包括技術及產品研發文件，產品銷售及運到美國的文件，產品推廣和策略的文件，以及有關產品的知識產權文件，大量的文件不僅翻譯費用巨大，而且對方的要求中往往暗含“殺機”，即要求國內企業提供敏感的技術信息。

如果不巧妙應對，聘請專家據理力爭，中國企業往往從程序上的第一步上就已經“中招”，導致全盤被動局面。

企業要意識到不積極應對可能遭受的市場風險。

以337調查為例，據黃律師介紹，某些情況下，禁止進口令對應訴者的影響可能超過支付賠償。

因此，它可以將侵權的應訴者產品完全排除在美國市場之外。

不僅如此，337調查的結果可能會直接影響沒有參與調查的企業。

例如，普通禁止進口令執行的對象可以是沒有參加調查的企業。

在已經發生的337調查案中，中國公司真正積極應訴的案例并不多。

大多數中國公司要么完全依賴其境外代理商，要么對337調查完全不予理睬。

結果，涉及中國公司的337調查，缺席裁決的發生率偏高。

由于缺席裁決使投訴人不必在程序上花費巨額律師費，這使337調查的投訴人花很少的錢能拿到其想要的禁止進口令。

由于中國公司擁有或控制的美國高質量專利少，在337調查程序中，中國公司在相當長的時間內會是經常的被投訴人。

中國對美國的出口仍在增加，如何應對337調查，是中國公司必須面對的挑戰。

形勢嚴峻：中國已成為專利訴訟高發區 最近幾年，由于中國企業出口到歐美發達國家的高附加值、有技術含量的產品逐漸增多，國際競爭力日益加強，越來越多的中國企業被競爭對手在其本國提起知識產權侵權訴訟。

據有關部門統計，我國企業海外知識產權訴訟案件95%以上發生在美國，而且96%以上是專利侵權訴訟。

據美國McDermott Will&Emery律師事務所的Terrence P。McMahon律師介紹，中國企業在美國被訴專利侵權大致分為兩種情況：在美國法院被訴或受到美國國際貿易委員會(ITC)的337調查。

2003年至2005年間，中國產品受337調查的數量共有26件，占美國337調查總數的四分之一以上，涉案產品價值達數百億美元，波及行業包括機械產品、化工產品、醫藥產品、電子產品等。

而且，337調查中，80%以上的投訴理由是專利侵權。

與在美國法院訴訟相比，337調查的進度更快，一般在13—15個月結束。

雖然337調查的救濟程序不包括賠償，但由于337調查與在法院訴訟并不互相排斥。

因此，知識產權權利人在提起337調查的同時，可以啟動訴訟程序追討賠償。

不少知識產權權利人利用知識產權訴訟和337調查對侵權的競爭對手進行雙重打擊。

2005年美國SigMtel公司與珠海炬力集團的爭議就是一個例子。

美國SigMtel公司指控珠海炬力集團侵害其專利，不僅向法庭提起了侵權訴訟，而且也提起了337調查。

不僅是在國外遭到起訴，中國企業在國外參展也頻頻受到扣押。

2006年10月4日，在巴黎舉行的世界制藥原料展覽會上，“賽諾菲—安萬特”集團指控中國3家參展企業展覽、交易的原料藥產品侵犯了其原研藥物的專利權。

法國警方據此扣押了6名中國醫藥代表。

2007年3月15日CeBIT2007展會在德國召開，多家中國內地和臺灣地區的數碼企業產品因涉嫌專利侵權被查抄、扣押等。

國際層面上，2007年4月10日，美國政府正式就中國知識產權問題、出版物市場準入兩大問題向世界貿易組織(WTO)提出申訴。

這是自2001年中國加入WTO以來，美國首次針對中國盜版問題向WTO申訴。

目前WTO已經應美國政府要求組成了專家小組，這兩起申訴正在處理中。

[page] 謀求和解：不失為涉外專利訴訟的上策 據上海光大律師事務所律師臧云霄分析說，專利侵權訴訟的高風險性、訴訟程序的漫長和可能發生的巨額費用，使得專利訴訟的雙方和解的可能性非常大。

當然，謀求和解的策略很重要，實踐中一般采取如下方法或步驟： 首先，充分利用專利訴訟中的可能程序，積極謀求和解。

如就原告的專利提起專利無效宣告程序。

有資料顯示，經美國專利商標局授權的專利大約有46%左右被宣告無效。

歐洲專利局所授權的專利中，德國的專利也有大約30%被宣告無效。

我國已授權的專利中，無效專利的比例還要高于上述比例。

特別是對實用新型專利和外觀設計專利，由于在專利審查中并沒有經過實質審查程序，這些類型的專利無效機率非常高。

在中國進行的專利侵權訴訟中，對原告的專利提出無效宣告并進而導致中止民事侵權訴訟，是專利訴訟中被告常用的防御策略。

專利無效審查程序及對國家知識產權局專利復審委員會無效決定不服而提起的行政訴訟的一審和二審程序，一般會使整個案件要拖延2￣3年的時間，有時可能要更長。

尤其要注意的是，被告要在答辯期內向專利復審委員會提出專利無效宣告請求。

當然，對發明專利侵權案件，如被告提出專利無效請求，法院可以不中止訴訟，但至少可以從精力上拖住原告，給原告造成的精神壓力也是很大的，可以為被告與原告謀求和解積累籌碼。

此外，還可以提出訴訟管轄上的異議。

這些策略在我國和美國訴訟時都可以使用。

如在美國應訴時，被告可以基于法院對該被告無管轄權請求法院不受理訴訟，及基于法院對該訴訟案件而言并非是有管轄權的法院請求法院撤銷訴訟，或雖然兩個法院都有管轄權，但其中一個法院比原告起訴的法院更適合審理本案，因而被告請求法院撤銷原告之訴。

如被告能成功地請求法院撤銷訴訟而使原告重新在對其不利的法院另行起訴，從時間及訴訟的進行上，對被告都非常有利。

其次，利用專利或以其他事由進行有效對抗，促成雙方和解。

在涉外專利侵權糾紛中要促成雙方和解，中國企業要善于利用自己手中的專利牌或采取一切可能的手段。

一般提起專利侵權訴訟的，往往是同行業的企業。

因此，中國企業從自己所有的專利出發，尋找原告侵犯自己專利的證據，并據此起訴原告，從而給原告增加壓力，以促成達成和解。

但有效對抗也并非憑白無據的起訴對方，否則，就會適得其反。

有效對抗不限于以自己所有的權利為依據，還可以通過其他的途徑起訴，只要找到原告違反法律規定的地方都可以起訴，并且，也不僅限于原審法院。

被告如要起訴，在另案起訴時的角色邊轉換為原告，對提起訴訟有一定的主動權。

只要能夠有效打擊和遏制對方，并使對方限于被動的地位，被告在和解談判中的形勢會好很多。

如在通領科技與萊伏頓公司的專利侵權訴訟中，在美國的訴訟還沒有完全結束時，2006年通領科技也向廣州市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令被告美國萊伏頓公司在華設立的子公司立維騰電子(東莞)有限公司立即停止侵權行為。

廣州市中級人民法院依法作出裁定，對立維騰公司采取財產保全和證據保全程序，并查封了其價值人民幣100萬元的約5萬只涉嫌侵權產品。

利用自己手里掌握的在中國的專利權，通領科技從“被告”轉變成“原告”。

怎樣判斷外觀設計專利侵權？

外觀設計專利的司法保護在我國已走過了十三年的歷程，但是，我國外觀設計專利還存在著申請水平不高，重復授權的情況，給外觀專利的司法保護帶來了許多困難，應該說在外觀設計專利侵權糾紛案件的審判中有許多問題尚待需要法律作出規定。

本文擬就本人在審判實踐中對外觀設計專利侵權的判斷問題，談談自己的看法。

在外觀設計專利侵權糾紛案件審判中，判斷被告的被控產品是否落入原告專利的保護范圍，一直是專利審判工作的一個難點。

我國專利法第十一條第二款、第二十三條和第五十九條第二款，對外觀設計專利權授予的條件、構成侵權的要件及保護范圍作了原則性的規定。

那么，如何判斷被控產品與原告外觀設計專利產品相同、相近似？筆者認為，主要有以下幾項原則： 判斷相同的原則： 物品相同和設計相同，判斷為相同。

所謂物品相同，是指產品的用途和功能完全相同。

如機械手表和電子手表，盡管它們的結構不同，但它們的用途和功能相同，故它們是相同的產品。

所謂設計相同，是指形狀、圖案、色彩(或者結合)，三個要素相同。

一般產品的設計內容表現為以下幾個方面：單純的形狀或圖案設計；形狀和圖案二者結合的設計；圖案和色彩二者結合的設計；形狀、圖案、色彩三者結合的設計。

對于兩種以上要素結合的設計，必須兩種以上要素完全相同時，才能判斷為相同的設計。

判斷相近似的原則： 物品相同，設計相近似，判斷為相近似；物品相近似，設計相同，判斷為相近似；物品相近似，設計相近似，判斷為相近似。

所謂物品相近似，是指同一類的產品，即是指用途相同、功能不同的物品。

如鋼筆與圓珠筆都是書寫工具，其作用相同，但二者的功能不同，故二者屬相近似的物品。

判斷被控產品與外觀設計專利產品是否相同或者相近似，除按照上述原則進行判斷外，在判斷過程中還要注意運用以下判斷方法： 以市場上一般購買者的水平判斷。

這是因為某些相近似產品的細微差別，一般購買者往往會忽略掉，而專家或者專業人員很容易分辨出來。

現在許多侵權者在仿他人外觀設計專利時，往往會作一些小的改動，故而給人一種似象非象的感覺。

以間接對比與直接對比相結合的方式進行判斷。

判斷被控產品是否與原告外觀設計專利產品相近似，應根據視覺觀察到的方式進行比較判斷，對視覺觀察不到的，不能借助儀器或化學手段進行分析比較。

在比較時，應注意采用間接對比的方法，即把原告外觀設計專利產品與被告的被控產品分別擺放，進行比較，觀察時在時間上、空間上要有一定的間隔。

對審判人員來講，此種方法就是讓你有對兩種產品第一眼的感覺，若產生混同，二者就是相近似。

此外，審判人員還需要運用直接對比的方法進行判斷。

要進一步直接對比、分析、判斷，以描述二者的相同點和不同點，最終得出二者是否近似的結論。

從產品的外部和易見部位進行觀察判斷。

外觀設計專利，顧名思義是保護產品的外觀。

因此，審判人員在判斷被控產品與外觀設計專利是否相同、相近似時，應以產品的外觀作為被判斷的客體，通過視覺對產品的形狀、圖案、色彩進行觀察。

觀察時應以產品易見部位的異同作為判斷的依據。

從整體、綜合方面進行觀察判斷。

整體觀察、綜合判斷是相輔相成的。

對被控產品的外觀與外觀設計專利產品外觀是否相同、相近似，不應僅從一件設計的局部出發，或把一件設計的各個部分分割開來，而應從其整體出發，從一件設計的整體或其主要構成上來比較判斷二者是否相同、相近似。

新穎點或創新點就越多。

綜合判斷是在整體觀察的基礎上，對被控產品、外觀設計專利產品的主要構成、重要新穎點進行判斷。

圖案的外觀設計，一般是由基地題材、構圖方法、花樣大小及色彩幾個要素變換而成。

對變化狀態的物品的外觀設計來講，應以其使用狀態作為基本狀態進行綜合判斷。

對于請求色彩保護的外觀設計來講，判斷色彩是否相同、相近似，應根據顏色的三個屬性、即色相、純度和明度進行綜合判斷。

形狀、圖案是外觀設計的基礎，色彩是附著在形狀、圖案之上的，疫有形狀、圖案，單純的色彩不能成國外觀設計。

從這個意義上講，色彩保護具有從屬性。

因此，請求色彩保護的外觀設計專利相同、相近似的判斷，一般應先對被控產品與外觀設計專利產品的形狀、圖案是否相同、相近似進行判斷，如果判斷為相同或相近似，再對色彩是否相同、相近似進行判斷。

與色彩有關可判斷為相近似的外觀設計，主要有以下幾種情況：物品相同，形狀、圖案、色彩相似；物品相同，圖案、色彩相似；物品相同，形狀、圖案、色彩相似；物品相似，形狀、圖案、色彩相同；物品相似，形狀、色彩相似；物品相似，圖案、色彩相似；物品相似，形狀、圖案、色彩相似。



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