從實際案例看如何應(yīng)對337調(diào)查簽發(fā)的排除令
美國國際貿(mào)易委員會（簡稱ITC）的337調(diào)查是產(chǎn)品制造商最怕的事件之一，被提起337調(diào)查后，若被告廠商敗訴、ITC很可能針對被訴產(chǎn)品簽發(fā)禁止輸入美國的排除令，被訴產(chǎn)品將失去美國市場的銷售機會。
難道一但敗訴收到排除令、被訴產(chǎn)品就只能被擋在美國市場之外嗎? 不一定，從近期的Diebold v. Hyosung一案看 如何正確應(yīng)對337調(diào)查排除令，使被訴產(chǎn)品能在短時間內(nèi)重回美國市場銷售。
本案背景
原告Diebold Nixdorf, Inc.、Diebold Self-Service Systems (以下合稱「Diebold」)、被告Hyosung TNS Inc.、Nautilus Hyosung America Inc.、HS Global, Inc., (以下合稱「Hyosung」) 都生產(chǎn)銷售自動取款機(ATM)，原告Diebold是美國公司、被告Hyosung是韓國公司。
Diebold根據(jù)包含US6082616在內(nèi)的6篇美國專利在ITC對Hyosung提起337調(diào)查，最終ITC認定Hyosung的部份型號產(chǎn)品侵犯上述US6082616專利權(quán)(以下簡稱訴爭專利)，于2017年5月19日簽發(fā)了有限排除令（Limited Exclusion Order）。
收到排除令、被告的應(yīng)對策略
Hyosung收到ITC簽發(fā)的排除令后，制定了一套短期和長期的應(yīng)對方案：
短期，Hyosung立刻根據(jù)更改設(shè)計后的新版本產(chǎn)品向美國海關(guān)及邊境保護局(USCBP)提起行政裁決，期望更改后的新設(shè)計能避開訴爭專利范圍、暫時讓產(chǎn)品仍然能夠在美國銷售；
長期，Hyosung 將ITC的排除決定上訴至美國聯(lián)邦上訴法院(CAFC)，期望能夠撤銷ITC的侵權(quán)決定、甚至希望能透過上訴法院直接將專利無效。
短期方案：解決產(chǎn)品不能進入美國市場的燃眉之急
本案中Hyosung于排除令簽發(fā)后的第7天就向美國海關(guān)及邊境保護局提起行政裁決，主張更改設(shè)計后的新版本產(chǎn)品已不再具備訴爭專利特征、不落入其專利范圍。
最終，美國海關(guān)及邊境保護局認定重新設(shè)計過后的產(chǎn)品已不再具備訴爭專利的必要特征「服務(wù)開口(service opening)」，因此裁定不落入訴爭專利范圍，故不受排除令限制而允許進入美國銷售。
以很短的時間(從行政裁決的提起至下發(fā)結(jié)果不到兩個月)就解決了眼下對公司經(jīng)營影響最大的美國市場銷售禁令。
從本案看出，產(chǎn)品被訴侵權(quán)后，被告廠商最好盡快啟動更改設(shè)計、排除訴爭專利的必要特征，而非等到判決結(jié)果出來后才開始更改產(chǎn)品設(shè)計，這樣才能在排除令出現(xiàn)后的第一時間立刻根據(jù)新設(shè)計對美國海關(guān)及邊境保護局提起行政裁決，最小化排除令對產(chǎn)品銷售產(chǎn)生的影響；
另外，提起行政裁決后，最好能提交更改設(shè)計后的產(chǎn)品實物，更能增加美國海關(guān)及邊境保護局認同的機會。
長期方案：嘗試反轉(zhuǎn)侵權(quán)決定，甚至爭取將訴爭專利無效
雖然更改產(chǎn)品設(shè)計以排除訴爭專利特征是一種應(yīng)對排除令的方式，但這些被更改的原設(shè)計、很多是有功能價值的，長期來說對被告最好的結(jié)果是保留原設(shè)計的情況下卻不被排除令阻擋在外。
要保留原設(shè)計而不侵權(quán)、就要將ITC簽發(fā)的排除決定上訴至CAFC，常見的上訴挑戰(zhàn)的方式有：
(1)上訴主張專利無效、
(2)上訴主張產(chǎn)品未落入專利范圍、
或(3)上訴主張原告不具備起訴資格等。
本案中，Hyosung于上訴階段同時使用了以上三種方式：
(1) 主張訴爭專利無效：Hyosung主張透過現(xiàn)有技術(shù)文獻的組合，訴爭專利不具備創(chuàng)造性，Hyosung還主張ITC認為「不存在現(xiàn)有技術(shù)組合的啟示」觀點也是錯誤的。此無效主張最終并未被CAFC采納，最終仍認定訴爭專利有效。
(2) 主張產(chǎn)品未落入專利范圍：Hyosung主張ITC錯誤的解釋了權(quán)利要求特征「service opening」，并且主張被排除的產(chǎn)品并未落入訴爭權(quán)利要求中。
由于訴爭專利于上訴期間已經(jīng)專利期間屆滿失效，因此CAFC并未就此主張進行判決，而是直接認定由于專利期間屆滿的緣故，故撤銷ITC簽發(fā)的排除令。
(3) 主張原告不具備起訴資格：Hyosung主張Diebold不符合啟動337調(diào)查的「國內(nèi)實業(yè)」(domestic industry) 原則。
Hyosung主張Diebold使用的美國國內(nèi)投資證據(jù)(Diebold使用其于2005年至2010年用于研究和開發(fā)的投資作為證據(jù))、距離本案起訴已經(jīng)超過五年、且與目前的投資并無實質(zhì)意義上的關(guān)聯(lián)，故不符合國內(nèi)實業(yè)原則中的經(jīng)濟部份(economic prong)要求。
然而CAFC于判決中寫到，并無法規(guī)要求國內(nèi)實業(yè)原則的判斷不得使用五年以上的投資作為證據(jù)、且先前的投資有關(guān)聯(lián)到目前進行中的服務(wù)或產(chǎn)品組裝花費，故符合國內(nèi)實業(yè)原則中的經(jīng)濟部份要求。
小結(jié)
從本案可知，遭337調(diào)查簽發(fā)排除令的應(yīng)對方式不少，只要被告從短期方案的產(chǎn)品回避設(shè)計并對美國海關(guān)及邊境保護局提起行政裁決、至長期方案的對CAFC提起上訴挑戰(zhàn)，正確應(yīng)對后，有大概率避免產(chǎn)品被排除令擋在美國市場之外。
被提起337調(diào)查后、被訴廠商應(yīng)盡早啟動被訴侵權(quán)產(chǎn)品的回避設(shè)計，才能在敗訴時立即提起行政裁決，由于美國海關(guān)的行政裁決一般非常快速(本案不到兩個月)，因此變更設(shè)計后的產(chǎn)品仍有機會很快重回美國市場。
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