一文看懂 什么情況下ODM定作方不構成 被訴專利侵權產品制造者?

專利侵權案中,權利人往往通過被訴侵權產品上的企業名稱或商標,來確定被訴侵權產品制造者是誰,但某些情況下,這種方式認定的“制造者”并不一定屬于專利法意義上的制造者。
在敖謙平訴飛利浦、深圳和宏實業有限公司 侵害發明專利權糾紛案中,法院認為,在本案貼牌生產的承攬方全權負責生產技術的情況下,不應由定作方承擔因產品侵犯他人專利權所導致的責任,從而使得無過錯的定作方無需承擔侵權風險。
敖謙平是涉案發明專利的權利人,2005年8月與深圳市和宏實業有限公司(以下稱“和宏公司”)簽訂專利實施許可合同,許可由和宏公司實施該專利,許可年限至專利保護期限屆滿時止,許可費以專利產品銷售額提成方式計付,并約定專利許可使用范圍是在全國范圍內使用其專利制造專利產品,并對外進行銷售(包括出口銷售)……敖謙平同意和宏公司在許可期限與產品范圍內將專利技術許可給第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用,和宏公司應及時將第三方使用的情況告訴敖謙平。
飛利浦(中國)投資有限公司(以下稱“飛利浦公司”)于2008年授權和宏公司為飛利浦品牌代理商,為飛利浦品牌的插座板產品提供生產、銷售及售后服務。之后,和宏公司在原有模具基礎上改模刻字交由其全資子公司惠州和宏電線電纜有限公司(以下稱“惠州和宏公司”)生產涉案三款電源轉換器。三款電源轉換器均標有“PHILIPS”商標,在外包裝上注明“飛利浦(中國)投資有限公司”。
敖謙平認為飛利浦公司、和宏公司制造銷售的三款“PHILIPS”牌電源轉換器侵犯其專利權,于2010年12月1日訴至寧波中院,請求判令上述公司停止侵權,并賠償經濟損失。
各方對侵權并無爭議,均確認被訴侵權的三款電源轉換器落入涉案專利權保護范圍。本案的爭議焦點是飛利浦公司、和宏公司是否構成侵害敖謙平的涉案發明專利權。
法院認為:
本案被控侵權產品的技術提供者是和宏公司,飛利浦公司僅授權和宏公司在涉案產品上使用其商標和名稱,對于產品的技術來源、技術特征、制造、銷售等,均由和宏公司負責完成。
因此,本案的生產模式應當屬于ODM。敖謙平與和宏公司的專利實施許可合同中也并沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司。
ODM作為一種加工承攬關系,定作方和加工方的行為是各自獨立的,并不能將加工方的法律責任直接歸屬于定作方,尤其加工承攬中的對外侵權責任。
飛利浦公司作為商標持有人,被訴侵權產品上的“PHILIPS”商標僅起到標示該商品提供者的作用,不應認定其為專利法意義上的被控侵權產品實際制造者,這也與其在ODM中作為定作方的法律地位相符合。
敖謙平與和宏公司簽訂專利實施許可合同后,和宏公司按照合同約定的提成比例陸續支付了相應的許可費,該許可費已經包括了為飛利浦公司貼牌生產的產品提成。
因此,敖謙平在根據專利許可合同收取了相應的專利許可費后,再行要求和宏公司和飛利浦公司承擔專利侵權責任沒有法律依據。
據此,法院認定飛利浦公司與和宏公司不構成侵權。
關鍵詞: 專利侵權 ?


