怎么判定專利侵權?原則之二:等同原則
等同原則是指被控侵權的產品或方法,對應的技術特征與專利里權利要求書內記載的技術特征等同。
雖然在字面上沒有落入權利要求的保護范圍(不相同),但是在被訴侵權方案與權利要求的技術特征構成等同,即無實質性差異時,侵權也成立。
等同侵權在實踐中的爭議比較大,因為法院對于等同侵權的把握尺度的寬緊有一定的自由裁量空間。但是總體上講,從近些年來的司法政策來看,等同侵權的適用一直是從嚴的。因為在實踐中,公眾可能已參照權利人的權利要求進行了規避設計,如果此時法院輕率地判決規避設計、未落入權利人的權利要求的方案與其構成等同,那么無疑會損害社會公眾對于專利權的權利要求的信賴利益。對于何為侵權的等同方案,何為不侵權的規避方案,會使人無所適從。但另一方面,等同侵權是司法解釋中明確規定的侵權判定原則,在其沒有被廢除的情況下,應該分情況適用。有的觀點認為,對于開拓性發明,從寬適用等同原則;對于科技含量不高的發明,謹慎適用等同原則。
一 相關法律依據
《專利糾紛規定》17條,全面覆蓋原則包括相同侵權、等同侵權;等同特征是指以與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。
《專利糾紛規定》17條是等同侵權的基礎性規定,并且對等同特征進行了定義。根據該規定,等同特征是指以與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果(三相同),并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想(一普通)到的特征,可以簡稱為“三相同一普通”。
“三相同一普通”以及以被訴侵權行為發生時而非專利申請時(更有利于權利人)作為判斷等同的時機均與美國的兩個有關等同侵權的判例(1950年的Graver Tank & Manufacturing Co.訴Linde Air Products Co.,以及1997年的Warner-Jenkinson Co.訴Hilton Davis Chem. Co.)一致,因為我國的等同侵權判定理論來源于美國。
需要說明的是,并非所有采納專利制度的國家都規定了等同侵權原則。
二 等同原則的限制
有關等同原則的限制主要是捐獻原則和禁止反悔原則。
相關規定有:
《侵權解釋一》5條,僅記載在說明書而沒有記載在權利要求中的技術方案不是專利權的保護范圍;
《侵權解釋一》6條,專利授權或確權程序中放棄的技術方案不能在專利侵權程序中被納入保護范圍;
《侵權解釋二》13條,在專利授權或確權程序中的限縮性修改或陳述被明確否定的,不視為技術方案的放棄。
《侵權解釋一》5條規定的是捐獻原則。
因為專利權的保護范圍以權利要求為準,因此,僅記載在說明書中而沒有記載在權利要求中的技術方案不能視為專利權的保護范圍。上述方案被視為權利人捐獻給了社會,因此被稱為捐獻原則。
捐獻原則是對等同原則的限制。例如,說明書中記載了“鐵”、“銅”,而權利要求記載了“金屬”,此時不發生捐獻;而如果說明書中記載了“鐵”、“銅”,而權利要求記載了“鐵”,此時涉及“銅”的技術方案被捐獻。權利人不能日后主張該專利的權利要求中涉及“鐵”的技術方案與權利要求中未記載但說明書中有記載的涉及“銅”的技術方案構成等同。
《侵權解釋一》6條規定的是禁止反悔原則,即,權利人在專利授權或確權程序中放棄的技術方案,不能在侵權程序中被納入保護范圍。
該規定是誠信原則在專利法中的體現,防止權利人在授權或確權階段為了保留專利權而放棄技術方案,而又在侵權程序中主張曾被放棄的技術方案構成等同。
該禁止反悔的原則性條款與放棄技術方案是否為主動放棄,是否導致了專利授權,是否被審查員/合議組采納,是否是為了克服新穎性創造性等都無關。
例如,說明書記載了“鐵”,而權利要求記載了“金屬”;在專利申請或者無效程序中,(比如由于沒有新穎性、創造性、得不到支持等)申請人將“金屬”修改為“鐵”,那么權利人放棄了除了鐵以外的金屬的技術方案,在日后的侵權過程中,權利人不能再主張有與“鐵”構成等同的金屬。
但是在權利人沒有進行限縮性修改或陳述時(例如將從屬權利要求變為獨立權利要求),不會導致禁止反悔原則的適用。例如獨立權利要求1記載了“金屬”,從屬權利要求2記載“金屬是鐵”,在權利人放棄了權利要求1并將權利要求2作為獨立權利要求時,權利人仍然可以主張其他金屬與“鐵”構成等同(參見(2011)民提字第306號)。本條的“放棄”應該理解為下述條款的“限縮性修改或陳述”。
《侵權解釋二》13條,限縮性修改或陳述被明確否定的,不視為技術方案的放棄?!肚謾嘟忉屢弧分嘘P于禁止反悔的原則性規定不夠周延。嚴格來講,只有放棄技術方案被采信才具有法律效果,才會導致禁止反悔規則的適用。因此,《侵權解釋二》13條進一步規定了權利人的限縮性修改或陳述被明確否定時,不視為技術方案的放棄,不適用禁止反悔。有的情況下,權利人做出了一些限縮性修改或陳述,但是這些限縮性修改或陳述沒有被審查員或合議組評價,即沒有被明確否定也沒有被明確肯定,此時是否適用禁止反悔在實踐中有爭議。
三 數值的等同
相關規定有:《侵權解釋二》12條,在采用“至少”、“不超過”等界定數值特征時,與其不同的數值不屬于等同特征。
例如權利要求中記載了“至少為1”,并且本領域技術人員閱讀說明書后認為“至少”具有限定作用時,不落入該范圍的數值(例如0.9)不能認為等同。數值特征的等同比其他特征的等同需要更加嚴格,因為不同于自然語言具有一定的模糊性,數值范圍具有精確的含義。正因為如此,即使權利要求中沒有采用“至少”、“不超過”這種術語時,在認定數值構成等同時也要非常謹慎。例如在(2011)蘇知民再終字第1號案中,法院認為權利要求中有明確端點數值范圍時適用等同應嚴格限制。
關鍵詞: 申請專利 專利侵權 ?