一文看懂專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則和等同原則
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時(shí)間：2021-04-04 14:54:26
禁止反悔原則是指專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中，為獲得授權(quán)或者維持專利權(quán)有效性而對其專利保護(hù)范圍進(jìn)行的限制，在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己做出的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
雖然專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中做出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的，則不會(huì)引起禁止反悔原則的適用。
設(shè)立禁止反悔原則的目的
專利申請人往往通過對權(quán)利要求書或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán)，但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同原則將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。為確保專利權(quán)保護(hù)范圍的穩(wěn)定性，維護(hù)社會(huì)公眾的信賴?yán)妫瑢＠贫韧ㄟ^設(shè)立禁止反悔原則防止專利權(quán)人上述“兩頭得利”情形的發(fā)生。
限制專利權(quán)人的權(quán)利，縮小解釋保護(hù)范圍。
禁止反悔原則的要件
（1）專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出的書面修改或意見陳述（電話會(huì)晤、給審查員的電子郵件不在此列）；
（2）修改或意見陳述被審查機(jī)關(guān)認(rèn)可；
（3）禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍縮小的修改或者陳述，亦即放棄部分方案；
（4）禁止反悔原則的對象應(yīng)該是針對實(shí)質(zhì)性問題的書面修改或意見陳述，針對簡單形式問題的書面修改或意見陳述不在此列。
等同原則，2001年《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條。專利法第五十六條第一款（現(xiàn)專利法第五十九條第一款）所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。
保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)利，擴(kuò)大解釋保護(hù)范圍。
禁止反悔原則與等同原則在訴訟中的關(guān)系
禁止反悔原則是對等同原則的約束，適用禁止反悔原則將有可能導(dǎo)致不得適用等同原則。
權(quán)利要求的修改一般有兩種：
（1）權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C，修改時(shí)增加特征D，特征D未被特征A、特征B、特征C概括。
關(guān)于第一種修改適用禁止反悔原則，并且適用等同原則。
保護(hù)范圍由于全面覆蓋原則而被縮限，但是特征A+特征B+特征C+特征D’（與特征D以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果）仍受保護(hù)。
（2）權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C，修改時(shí)增加特征C’（或者將特征C替換成特征C’），特征C’包含于特征C。
關(guān)于第二種修改適用禁止反悔原則，導(dǎo)致不適用等同原則。
保護(hù)范圍由于不適用等同原則而導(dǎo)致被縮限，特征A+特征B+特征C’’（與特征C’以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果）不受保護(hù)。
意見陳述引起適用禁止反悔原則多是由于對權(quán)利要求的現(xiàn)有特征的限縮性解釋，因此，其效果等同于上述第二種修改，適用禁止反悔原則，導(dǎo)致不適用等同原則。
并非申請人根據(jù)申請文件的記載而推演出的意見陳述才會(huì)被認(rèn)為是對權(quán)利要求的限縮性的意見陳述，即使意見陳述的內(nèi)容就直接地、明確地記載在申請文件中，也仍然會(huì)被認(rèn)為是對權(quán)利要求的限縮性的意見陳述，也會(huì)導(dǎo)致適用禁止反悔原則。
禁止反悔原則和等同原則對專利侵權(quán)訴訟實(shí)踐的啟示
1.對于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題，不想修改的或者修改方案不唯一的，應(yīng)盡量主動(dòng)進(jìn)行電話會(huì)晤。電話會(huì)晤的內(nèi)容不會(huì)作為意見陳述而對保護(hù)范圍作出限縮性解釋。
2.在給客戶提供答復(fù)意見時(shí)，將第一種增加新特征的修改后的優(yōu)先級(jí)排在對其中某個(gè)特征進(jìn)行具體限定的修改的優(yōu)先級(jí)之前。在實(shí)踐當(dāng)中增加新特征的修改也更容易被客戶接受。
3.在進(jìn)行意見陳述時(shí)，
1）對于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題，在解釋權(quán)利要求書與說明書之間的關(guān)系時(shí)，應(yīng)該盡量用“對說明書的……的合理概括”、“能夠得到說明書……的支持”、“修改是基于說明書的……”、“修改對應(yīng)于說明書的……”這樣的表述，而不要使用“相當(dāng)于說明書的……”、“就是說明書的……”這樣的表述。
2）對于新穎性、創(chuàng)造性的問題，在說明本發(fā)明的特征時(shí)，不應(yīng)作過多的解釋，且盡量用權(quán)利要求的原話，不要在未得到客戶明確指示的情況下主動(dòng)增加對技術(shù)方案的解釋，這種解釋很可能成為對保護(hù)范圍的限縮性解釋。在說明本發(fā)明的技術(shù)效果時(shí)，應(yīng)使用說明書發(fā)明內(nèi)容部分中較為宏觀的表述，例如“降低成本”、“小型化”、“節(jié)能”等，對于說明書具體實(shí)施方式中對保護(hù)范圍有限縮性解釋的具體表述應(yīng)該慎重使用。另一方面，對于對比文件，則可以為了有利于說明對比文件與本發(fā)明的區(qū)別而主動(dòng)增加對對比文件的解釋，這樣的解釋由于不是針對本發(fā)明的，因而不構(gòu)成對保護(hù)范圍作出限縮性解釋。
(樂知網(wǎng)- 領(lǐng)先的一站式知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)，聚焦 發(fā)明專利申請,專利宣告無效, 商標(biāo)注冊申請 業(yè)務(wù))
關(guān)鍵詞： 專利申請流程 專利侵權(quán) ?
