一帶一路，出海企業如何做商標布局與商標風險控制
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-04-06 15:20:07
商務部數據，2018年中國與一帶一路沿線國家的貿易總額已達1.3萬億美元，同比增長16.3%，一帶一路沿線國家有極為廣闊的市場前景。6年來，一帶一路國家的基礎設施建議以及投資環境都大有改善，中國企業更應抓住機遇，積極走出去。
商標法角度，筆者分析企業應該如何走出去。商標界有一個說法，“市場未動，商標先行”。商標作為企業發展海外品牌市場的法律排頭兵，要怎樣先行呢？
第一步，定標。企業需要依據自身定位，選定適合推向海外的商標品牌。結合產品的特性，那些簡單易記的臆造詞是企業的首選。對于產品單一的企業而言，則可以優先選擇將商號對應的英文商標投向海外市場，對于品類眾多，甚至是跨界經營的企業而言，則可以對商標進行分級，核心品牌對應的為主商標，或者對市場進行分級。
第二步，對標。定標之后，企業面向大開方便之門的絲路市場仍感到迷茫，是應該一步到位進行全球商標布局呢，還是分階段的按國家梯隊進行布局呢？這時，企業就需要一個參照的標桿來作為指引，也就是我們說的“對標”。
具體做法，選擇業內一到三家領先企業，分析了解領先企業的主要商標、國家地區、注冊的類別分別有哪些。將自身的商標進行一一比對，商標是否有主次之分，是否有主次之分之必要；去向的國家和地區是否同質化，是否需要分階段來推進；注冊的類別是否僅限于某一類，或某幾類。
企業可以先采取“拿來主義”，用領先企業的布局方案進行套用，然后借鑒領先企業的商標布局經驗，形成自有商標布局戰略，最后將優化后的布局戰略固化，在企業內推行。
同時通過研究領先企業的注冊細節，分析注冊商品項目的具體描述，找到其研發的新方向，企業可以適時制定和調整企業的產品和市場戰略。而如果企業通過評估發現這些領先企業已經壟斷相應市場，還可以選擇反其道而行，選擇這些領先企業所未布局的市場進行開拓。
第三步，在理清商標和市場情況后，非常重要的一步是了解當地法律法規，和中國商標法進行對比分析，以避免觸碰注冊禁忌。例，在可注冊商標層面，各地的注冊禁忌較多，絲綢之路的腹地，中東地區，因為宗教文化的差異，黃顏色，豬的圖形都禁止注冊。圖形商標的注冊尤其需要注意各地風土人情及商業習慣。
法律準備工作做好后，就可以正式展開商標申請布局了。對商標專用權的確認和取得，世界各國有不同的規定，歸納起來大致采用“注冊原則”、“使用原則”和“混合原則”這三種方式。目前只有美國等少數幾個國家采用使用原則，但申請注冊是形成商標專用權的唯一法律事實，因而通過商標注冊來固化并強化商標權，是大多數國家和地區所認可并采用的方式。
全球商標獲權方式一共有三種途徑進行商標申請。分別是馬德里國際商標注冊，區域性組織商標注冊，單一國家/地區商標注冊。
在進行商標布局后，就進入商標真正難題了，企業遇到的商標難點和痛點問題有哪些，以及企業應該采取的應對策略？
風險應對，首先是監測。可提供全球商標監測的機構不少。監測全球范圍內進入商標公告期的相同或近似商標。還有競爭對手商標監測，進而了解行業動態，為企業拓展商標布局，提供思路。
全球運用對抗性程序解決商標糾紛的情況也很多。依據審查機關不同，分為行政和司法兩種途徑。而具體的對抗程序，撤銷，和無效，涉及到要消滅或消除第三方的商標專用權，在部分國家不屬于行政程序，而是司法程序。
從法理角度而言，異議理由通常五種，第一種是違反商標法關于商標注冊或使用的禁止性規定；第二種是商標缺乏顯著性；第三種是與在先商標沖突；第四種是惡意注冊；第五種是與其他在先權利沖突。運用的最多的是第三種，在先商標權又分為兩種，注冊在先，使用在先。
針對監測到的與自有商標近似或相同的商標，權利人認為易造成混淆和誤認的，如果利害關系人在意向市場發現進入公告期的商標，又該怎樣提起異議呢？
《保護工業產權巴黎公約》的規定，申明優先權需要在首份申請提交后6個月內在其他法域提出。針對部分公告前置或無實審程序的地區，進入公告期的商標其申請日與公告日相隔較近。權利人可以基于公告商標的申請日向前推6個月，核查是否在《巴黎公約》成員國內遞交有商標申請，如有，可在異議國提交一份商標申請，聲明優先權，即可獲得一份早于公告商標申請日的在先商標申請權，從而啟動異議。
異議針對的是進入公告期的商標，針對那些已經注冊的商標，尤其是搶注的商標，又要怎樣應對呢？
企業遇到此類情況先對搶注商標的信息進行背景調查；核實搶注商標的基本信息，從注冊和使用兩方面入手，查看注冊商標是否滿足撤銷或者無效的要件，使用的主體與注冊主體是否一致，商標的使用形式與注冊形式是否一致。背景調查完成后，針對有商業合作關系的，可與搶注人進行協商，探討轉讓的可能性；或者在主管當局接受的情況下，出具共存協議，讓雙方商標共存。
如果協商方式不能解決商標糾紛，結合商標調查報告，對搶注商標發起挑戰，不使用撤銷，無效等對抗性程序，排除障礙。
之前，還可向搶注人發出警告信。如果運用得當，警告信可以實現以最低成本的維權。
對于有侵權或被侵權風險擔憂的權利人，在使用之前，權利人會考慮先進行宣傳推薦以打響知名度，例如跨國參展，商業贊助等等。贊助活動并非傳統意義的商標使用行為。贊助球隊和贊助球賽又有所不同。
由于商標資源的稀缺性，且商標權本質上是一種壟斷權，因而因商標沖突引發的侵權問題時有發生。對于可能的侵權訴訟，權利人最重要的準備工作是提前了解當地維權程序。作為主攻方，盡可能地收集并固定侵權證據是啟動侵權訴訟的重要武器。而作為防守方，在確認侵權指控事實清楚之后，需要正面應訴，同時尋找原告侵權主張是否存在瑕疵或漏洞，通過增加對抗籌碼來爭取機會，進而贏得訴訟或達成和解。
商標戰只要不放棄，窮盡一切救濟途徑，就可以成功爭取到商標權。在了解商標策略后，企業仍能做到市場未動，商標先行，就實現了企業商標保護的初衷。
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