一文看懂 商標(biāo)注冊(cè)的3種風(fēng)險(xiǎn)及防范措施 |商標(biāo)資訊
專(zhuān)利代理 咨詢(xún)電話(huà) 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時(shí)間：2020-07-22 00:37:20
商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，最典型的就是“品牌做起來(lái)了，商標(biāo)卻不是自己的”，這就是未注冊(cè)商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)務(wù)中，注冊(cè)商標(biāo)的使用和管理面臨三種風(fēng)險(xiǎn)。
一、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
商標(biāo)的基本功能在于企業(yè)通過(guò)商標(biāo)宣示產(chǎn)品來(lái)源，消費(fèi)者通過(guò)商標(biāo)選擇商品。
注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)過(guò)商標(biāo)局的審查，被確認(rèn)具有顯著性和識(shí)別作用。
但是，下述情況下，注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力會(huì)受到損害。
1、他人行為導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力受損
（1）授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商將注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商將授權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)命名企業(yè)名稱(chēng)并進(jìn)行工商注冊(cè)的行為，看似是基于授權(quán)關(guān)系使用注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一種延伸，形式上有一定的合理性。
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在于一旦授權(quán)關(guān)系解除，原授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商繼續(xù)使用企業(yè)名稱(chēng)的行為將不可控，注冊(cè)商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)人的對(duì)應(yīng)關(guān)系有可能遭到破壞，進(jìn)而造成當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的混淆。
（2）非授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商將注冊(cè)商標(biāo)作為門(mén)頭招牌包括平行進(jìn)口商在內(nèi)的非授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商從其它合法途徑購(gòu)進(jìn)商標(biāo)注冊(cè)人的正品進(jìn)行銷(xiāo)售的行為一般被認(rèn)為是合法的。
在此過(guò)程中，非授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商在店面門(mén)頭等經(jīng)銷(xiāo)場(chǎng)所使用銷(xiāo)售貨物注冊(cè)商標(biāo)的行為一般也視為對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的合理使用。
但對(duì)此行為如不加限制，如對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用超出正常指示商品來(lái)源的范圍和必要，以至于讓消費(fèi)者誤以為該非授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商系合法授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商，將會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的好感，損害注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力。
（3）注冊(cè)商標(biāo)被許可使用人同時(shí)使用其它商標(biāo)在商標(biāo)許可使用關(guān)系中，被使用許可人使用注冊(cè)商標(biāo)行為所形成的商標(biāo)識(shí)別力與商標(biāo)注冊(cè)人自己使用該商標(biāo)形成的識(shí)別力應(yīng)是同一的，即不同生產(chǎn)者使用同一商標(biāo)建立的識(shí)別通道是一致的，這也是商標(biāo)使用許可制度存在的意義。
從雖然法律沒(méi)有明確禁止被許可使用人可以同時(shí)使用其它商標(biāo)，但一旦在使用被許可商標(biāo)的同時(shí)使用其它主體的商標(biāo)，將使得消費(fèi)者對(duì)多個(gè)商標(biāo)所指示的商品來(lái)源產(chǎn)生混淆。
（4）注冊(cè)商標(biāo)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在對(duì)比廣告中引用與貶低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比廣告不同，在注冊(cè)商標(biāo)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手引用的對(duì)比廣告中，廣告主往往借助注冊(cè)商標(biāo)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行宣傳，在主觀上不是否定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是予以肯定。
如廣告詞寧城老窖，塞外茅臺(tái)”就是利用高知名度的“茅臺(tái)”品牌對(duì)比宣傳“寧城”牌老窖酒。
類(lèi)似的對(duì)比廣告，多數(shù)都是單方面的強(qiáng)加對(duì)比，在客觀上有可能引起消費(fèi)者對(duì)注冊(cè)商標(biāo)與對(duì)比商標(biāo)的混淆。
2、商標(biāo)權(quán)利人自我行為導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力受損
（1）不突出使用注冊(cè)商標(biāo)
將注冊(cè)商標(biāo)在商品包裝上、廣告宣傳中突出、醒目的使用有利于消費(fèi)者快速捕捉、識(shí)別和記憶商品來(lái)源信息，增強(qiáng)注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別力。
現(xiàn)實(shí)中仍有一些企業(yè)有意無(wú)意的沒(méi)有在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中突出使用注冊(cè)商標(biāo)。企業(yè)花了大量廣告費(fèi)卻不能讓消費(fèi)者有效的記住品牌（注冊(cè)商標(biāo)），導(dǎo)致商標(biāo)識(shí)別力大打折扣。
（2）將注冊(cè)商標(biāo)不作為商標(biāo)使用將注冊(cè)商標(biāo)不作為商標(biāo)使用的情況多發(fā)生在企業(yè)對(duì)副商標(biāo)的使用上。
以某大型制造企業(yè)為例，其產(chǎn)品主商標(biāo)數(shù)量只占企業(yè)商標(biāo)總量的很小比例，多數(shù)商標(biāo)都是副商標(biāo)，如產(chǎn)品系列商標(biāo)、型號(hào)商標(biāo)、技術(shù)商標(biāo)等等。
（3）任意改變注冊(cè)商標(biāo)的式樣
根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的式樣應(yīng)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)式樣一致。
然而，現(xiàn)實(shí)中一些企業(yè)出于多種原因的考慮，或者缺乏統(tǒng)一的商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用規(guī)范，實(shí)際使用的注冊(cè)商標(biāo)式樣五花八門(mén)。
（4）將注冊(cè)商標(biāo)不當(dāng)冠名將企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)名稱(chēng)作為城市道路、橋梁、建筑等公共資源的名稱(chēng)進(jìn)行冠名是現(xiàn)代企業(yè)提升知名度的一種常見(jiàn)做法。
然而，若冠名不當(dāng)或缺乏商標(biāo)自我保護(hù)考慮的冠名，可能導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力的受損。
注冊(cè)商標(biāo)在權(quán)利屬性上是私有的財(cái)產(chǎn)，一旦冠名成為公共場(chǎng)所的名稱(chēng)即轉(zhuǎn)變?yōu)楣操Y源，他人可在合理的范圍內(nèi)使用。
如在以“迪斯尼”冠名的道路上的商家可以將店名命名為某某商家“迪士尼”店。
二、失效風(fēng)險(xiǎn)
注冊(cè)商標(biāo)失效是指商標(biāo)喪失法律效力，不再享有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。
商標(biāo)失效分為被撤銷(xiāo)和被宣告無(wú)效兩種情形。商標(biāo)失效是商標(biāo)注冊(cè)人面臨的最致命的風(fēng)險(xiǎn)。注冊(cè)商標(biāo)一旦失效意味著商標(biāo)注冊(cè)證變成了廢紙一張。
1、他人行為導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)失效
（1）在先權(quán)利人以侵犯在先權(quán)為由提出商標(biāo)無(wú)效宣告《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。
該法條規(guī)定的在先權(quán)利一般為姓名權(quán)、字號(hào)權(quán)、著作權(quán)、肖像權(quán)等民事權(quán)利。
商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)程序中雖然設(shè)置了初審公告程序可以讓在先權(quán)利人及時(shí)發(fā)現(xiàn)他人申請(qǐng)的商標(biāo)是否侵犯了自己的權(quán)利并主張權(quán)利，但并無(wú)意味著在先權(quán)利人此時(shí)不主張權(quán)利就視為默許商標(biāo)注冊(cè)行為。
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以近似商標(biāo)為由提出商標(biāo)無(wú)效宣告根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，與相同或類(lèi)似商品上已經(jīng)申請(qǐng)或注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成近似的商標(biāo)禁止注冊(cè)。
實(shí)際審查中，顯然近似的商標(biāo)容易被篩查排除，不會(huì)通過(guò)審查。
（3）在后商標(biāo)申請(qǐng)人以連續(xù)三年不使用為由提出撤銷(xiāo)為了鼓勵(lì)使用商標(biāo)，防止商標(biāo)資源閑置浪費(fèi)，《商標(biāo)法》設(shè)計(jì)了注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)的制度。
2、商標(biāo)權(quán)利人的自我行為導(dǎo)致商標(biāo)失效
（1）商標(biāo)成為通用名稱(chēng)被撤銷(xiāo)《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。
注冊(cè)商標(biāo)的這一失效風(fēng)險(xiǎn)是由上面提到的商標(biāo)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)演變而來(lái)。破壞商標(biāo)識(shí)別力的行為程度積累到完全摧毀商標(biāo)基本功能發(fā)揮之時(shí)，注冊(cè)商標(biāo)即淪為了通用名稱(chēng)，失去了法律效力。
（2）商標(biāo)沒(méi)有使用或沒(méi)有使用證據(jù)被撤銷(xiāo)企業(yè)商標(biāo)體系中有很大一部分是防御性的注冊(cè)商標(biāo)，沒(méi)有實(shí)際也沒(méi)有使用計(jì)劃。這部分商標(biāo)成為撤三制度中風(fēng)險(xiǎn)最大的企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)。
（3）改變使用注冊(cè)商標(biāo)被撤銷(xiāo)《商標(biāo)法》第四十九條第一款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過(guò)程中，自行改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門(mén)責(zé)令限期改正；期滿(mǎn)不改正的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)。
三、侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
使用注冊(cè)商標(biāo)也會(huì)有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
案例：
侵犯他人著作權(quán)汕頭市宏裕化妝品有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)宏裕公司）于2004年11月向國(guó)家商標(biāo)局在第3類(lèi)“花露水”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“葫蘆兄弟及圖”商標(biāo)，2008年3月該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)。
同年6月，上海美術(shù)電影制片廠（簡(jiǎn)稱(chēng)美影廠）以宏裕公司使用的“葫蘆兄弟及圖”注冊(cè)商標(biāo)侵犯其“葫蘆兄弟”美術(shù)作品的著作權(quán)為由將宏裕公司起訴至法院，要求停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元。
上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)過(guò)審理認(rèn)為，宏裕公司雖依法享有涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，但該權(quán)利不能侵犯他人合法在先權(quán)利。
在案證據(jù)顯示，宏裕公司抄襲了美影廠的葫蘆兄弟形象。
因此，宏裕公司使用涉案商標(biāo)的行為，侵犯了美影廠對(duì)葫蘆兄弟形象依法所享有的著作權(quán)。
據(jù)此，判決宏裕公司立即停止使用“葫蘆兄弟及圖”注冊(cè)商標(biāo)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
四、注冊(cè)商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)防范
針對(duì)上述商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，可從以下幾方面開(kāi)展防范工作：
（1）進(jìn)行商標(biāo)稽核商標(biāo)稽核是指對(duì)企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)的狀況進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括注冊(cè)信息和使用情況，注冊(cè)信息主要有：商標(biāo)文字的含義及來(lái)源，商標(biāo)字體來(lái)源，商標(biāo)圖案含義及來(lái)源，商標(biāo)顏色含義及來(lái)源，核定使用的商品及類(lèi)別的選擇依據(jù)，商標(biāo)權(quán)利取得的渠道等；使用情況主要考察商標(biāo)的實(shí)際使用是否規(guī)范，如是否與注冊(cè)信息一致，是否規(guī)范的使用注冊(cè)符號(hào)，是否有損害商標(biāo)識(shí)別力的行為等。
（2）規(guī)劃商標(biāo)體系企業(yè)注冊(cè)的每件商標(biāo)都應(yīng)有其獨(dú)有的作用和價(jià)值，并與其它商標(biāo)相互配合，形成一個(gè)具有內(nèi)在結(jié)構(gòu)和層次的商標(biāo)整體，這就是商標(biāo)體系。
（3）制定商標(biāo)使用規(guī)則制定商標(biāo)使用規(guī)則，能夠有效的規(guī)范企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)的使用，對(duì)于保持和增強(qiáng)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和防范注冊(cè)商標(biāo)識(shí)別力風(fēng)險(xiǎn)具有積極意義。
（4）實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)測(cè)實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)測(cè)可以有效的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)存在和潛在的能夠引發(fā)注冊(cè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)主體，防范于未然，如可能會(huì)對(duì)企業(yè)商標(biāo)提出撤三的主體，可能會(huì)對(duì)企業(yè)商標(biāo)提出無(wú)效宣告的主體，可能會(huì)對(duì)企業(yè)侵權(quán)行為提出權(quán)利主張的主體等。
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