切記,未注冊商標被許可使用人不享有先用權 |商標資訊
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2020-06-22 12:21:42
案情:
2011年12月21日,美國愛貝國際教育有限公司(以下簡稱愛貝公司) 申請注冊“ABIE·C”商標。
2013年2月28日,取得注冊,核定服務項目為教學等。
后愛貝公司許可上海布來斯教育投資有限公司(以下簡稱布來斯公司)在中國范圍內使用并有權許可他人使用“ABIE·C”注冊商標,如發生商標侵權行為,布來斯公司有權單獨訴訟。
2012年8月11日,布來斯公司許可西安逾青商務信息咨詢有限公司(以下簡稱逾青公司)開設愛貝國際少兒英語培訓中心,使用“ABIE”標識至2015年10月9日。
2013年12月31日愛貝公司申請注冊“ABIE”商標,2016年4月7日取得注冊。
2015年9月21日布來斯公司致函逾青公司,稱合同到期不再授權。
2016年3月,逾青公司仍在使用“ABIE”標識。
布來斯公司訴至法院,請求判令逾青公司停止侵權行為;賠禮道歉,消除影響。
逾青公司辯稱,布來斯公司與逾青公司簽訂合同時虛構商標,欺詐加盟商,合同應撤銷;逾青公司使用的ABIE與ABIE.C是兩個獨立的商標,不構成侵權。請求駁回布來斯公司的訴訟請求。
西安市中院審理后判決:逾青公司停止侵權行為;賠償布來斯公司損失1.5萬元。
不同觀點:
第一種觀點認為,由于布來斯公司取得授權的商標許可使用合同簽署地不明且未經公證認證,因此布來斯公司訴訟主體不適格;只有經商標局合法注冊的商標才可以簽訂商標許可使用合同,當事人簽訂合同時“ABIE”標識并未注冊,因而布來斯公司存在欺詐行為,應確認商標許可使用合同無效。
逾青公司使用的“ABIE”商標是依法取得,既然“ABIE·C”“ABIE”可以通過國家商標局分別獲得商標注冊,因此二者各自獨立,不構成近似;因逾青公司是通過商標許可使用合同使用的“ABIE”標識,不存在商標侵權行為,故不應向布來斯公司賠償損失。
第二種觀點認為, 布來斯公司與愛貝公司通過在中國上海簽訂商標許可使用合同取得使用“ABIE·C”注冊商標權,因該合同系在中國內地形成,無需經過公證認證,因而布來斯公司作為本案原告主體適格。
布來斯公司作為“ABIE·C”商業標識的使用者,在法律并未禁止未注冊商標簽訂許可使用合同的情形下,有權與逾青公司簽訂商標許可使用合同。
逾青公司是通過布來斯公司的授權使用“ABIE”商業標識,不存在商標在先使用權的問題。
三、法官回應:商標許可使用合同期限屆滿后繼續使用構成侵權
1.涉外商標許可使用合同中原告主體資格的確認, 涉外知識產權案件中,當事人經常會提供在中國境外形成的證據。對在域外形成的證據未經公證認證能否作為認定事實的依據,存有爭議。
司法實踐中,除非涉及主體資格和身份關系的證據,域外證據無論是否辦理公證認證手續,法院均應組織當事人質證,并結合質證意見審核認定證據的真實性與證明力,不能以未辦理公證認證手續而直接否定證據的效力。
這里的主體資格是涉及當事人的主體資格,而非合同等相關證據。
具體到本案中,布來斯公司的主體資格是否適格,關鍵在于對愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同的認定問題。
依據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條第二款“在發生注冊商標專用權被侵害時,普通使用許可合同的被許可人經商標注冊人明確授權,可以提起訴訟”的規定,布來斯公司有權提起本案訴訟,因此其作為本案原告訴訟主體適格。
2.尚未注冊的商標可以許可他人使用, 商標標識是指與商品配套一同進入流通領域的帶有商標的有形載體,既包括注冊商標標識,也包括未注冊商標標識。
商標法第四十三條規定,商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同,許可他人使用其注冊商標。
許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。
被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量。
3.未注冊商標被許可使用人不享有先用權, 商標法第五十九條規定:商標注冊人申請商標注冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。
4.商標許可使用合同到期后被許可人繼續使用構成侵權, 商標法第九條規定:申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。
逾青公司在商標使用許可合同到期后本應停止使用,但其在經營場所內繼續使用“ABIE”標識,已無合法化的基礎,且“ABIE”與“ABIE·C”注冊商標構成近似,足以造成相關公眾對逾青公司提供的服務來源產生混淆、誤認,因而逾青公司繼續使用被授權的商標標識的行為構成侵權,應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。
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