今天，樂知網律師 給大家分享： 已公開的技術方案，是否還需提出向國外申請專利前的保密審查請求？ 廣東專利行政維權經驗講解。

已公開的技術方案，是否還需要提出向國外申請專利前的保密審查請求？

中國專利法第二十條第一款規定：“任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國知局進行保密審查。

保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。

” 該條款與專利法第四條是緊密關聯的。

專利法第四條規定：“申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的，按照國家有關規定辦理。

”《專利法實施細則》第七條第二款規定：“國知局認為其受理的發明或者實用新型專利涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時作出按照保密專利申請處理的決定，并通知申請人。

保密專利申請的審查、復審以及保密專利權無效宣告的特殊程序，由國知局規定。

” 《中國專利法詳解》進一步給出了對向外國申請專利的保密審查規定的解釋：“眾所周知，專利制度是一種‘以公開換取保護’的制度，因此從原則上講，獲得專利權的發明創造必須予以公開，使公眾在專利權屆滿之后能夠自由實施該發明創造。

但是，如果申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益也照此辦理，與普通專利一樣予以公開，就會損害國家安全或者重大利益。

因此，對這樣的發明創造有必要采取保密措施。

……要落實對專利申請而又涉及國家安全或者重大利益的發明創造予以保密的既定方針，必須在兩個環節上采取必要的保密措施：一是向國內申請專利的環節；二是向外申請專利的環節……本條則主要規定上述第二個環節的保密措施。

應當注意，本條規定于《專利法》第四條的規定是密切相關的。

也就是說，因為從理論上講，除了一些特殊情況之外（例如申請人在公開前撤回），向任何國家提交的專利申請都是將被公開的，如果申請人提交專利申請的受理單位是中國知識產權局（下稱中國局），那么在中國局認為需要進行保密的情況下，其可以作出按照保密專利申請處理的決定，從而使得該專利不被公開；然而，如果申請人是向外國提出的專利申請，此時中國局將無從約束其公開與否。

而專利法第二十條的規定，正是為了防止因申請人向外國申請專利時，由于脫離了中國局的控制而將一些需要保密的技術方案予以公開。

對于已經被公開的技術方案，是否還需要提出“保密審查”？ 那么將已被中國專利局公開的技術方案向外國提交專利申請的情況，是否還屬于專利法第二十條第一款規定的需要提出保密審查請求的情況呢？ 如果根據上述的立法意圖推測的話，既然中國局已經受理并且認為該專利申請所涉及的技術方案不需要保密而予以公開，并且，對于已經公開的成為現有技術的方案來說，也沒有了“保密”一說，那么何以還需要提出保密審查請求呢？可能這是大多數人在了解了上述立法意圖之后的看法。

如果已公開的專利申請，在向外申請權前未經保密審查，會有什么后果？ 《專利法實施細則》第六十五條的規定，違反專利法第二十條第一款的規定是請求宣告專利權無效的理由。

也即是說，如果違反了保密審查的規定，后果是很嚴重的，將面臨被無效的風險。

對于已經被中國專利局所公開的專利申請，向外申請前未經保密審查，是否屬于違反專利法第二十一條的情況，筆者認為仍然是值得商榷的。

專利復審委員會受理的無效宣告請求中，以違反二十條第一款作為理由的還非常少，尚未得知專利復審委員會的態度。

而假設現實中真的發生了上述的假設情況，即申請人認為其技術方案已被中國局公開而忽視了向外申請前的“保密”審查請求的話，這種情況是否還屬于違反專利法第二十條第一款的情況？是否會面臨被無效的結局？目前尚未有明確的答案。

廣東專利行政維權經驗講解

2022年10月，法國和美國的專利權人，在廣州市知識產權局、佛山市知識產權局和中國順德（家電）知識產權快速維權中心的調解下，就三個當地工廠制造、銷售、許諾銷售侵犯請求人發明專利和（或）外觀專利產品的問題，順利達成調解，以被請求人承諾不再侵權、給予請求人一定的賠償款、銷毀被扣的侵權產品及模具、且承諾一旦發現有重復侵權行為，給予專利權人50萬元到100萬元的約定賠償等條款結案。

這三個案件，集團從代表專利權人前往地方知識產權局投訴立案，到獲得知識產權局確認的《專利侵權糾紛調解書》及調解協議的執行，基本上都在半年以內。

而在2022年年初集團代理的另外一起專利侵權行政投訴案件里，從到東莞市知識產權局立案到以上述條件調解結案，僅用了兩個月的時間。

在國家近年來強調知識產權維權的“司法主導”、并設立知識產權法院和專門的知識產權法庭，集中審理專利侵權糾紛的背景下，集團仍對行政維權“念念不忘”，是何道理？實際上，這些年來，我們在廣東地區的專利維權，一直在保持“兩條腿走路”，在積極進行民事訴訟的同時，也在關注地方知識產權管理部門的維權動態，不時將一些案件投訴到廣東地方的知識產權管理部門。

我們在制定專利維權策略時，會充分考慮到行政執法的特點。

如果對案情把握恰當，行政執法的總體效果不輸于民事訴訟，而且效率也較高。

通過民事訴訟還是通過行政途徑維權時，主要考慮如下因素：

一、認定侵權的難度 鑒于被請求人對專利行政執法機關做出“責令停止侵權”的決定不服，可以提起行政訴訟，為了避免行政訴訟，地方知識產權局在遇到侵權認定比較復雜的案件時，傾向于勸說專利權人撤訴，以現有證據，到法院起訴。

如果專利權人已經搜集到適格的對方當事人侵權方面的證據，而侵權分析結論為并非字面侵權的情況下，最好直接起訴至人民法院。

此外，對于技術領域過于復雜，難以直觀判斷是否侵權的案件，鑒于地方知識產權局的辦案條件有限，專利權人最好也直接到法院起訴。

二、維權的時間成本 法諺有云：“遲來的正義為非正義”。

專利維權困難，效果不彰，一個重要因素是訴訟周期較長，而如果沒有臨時禁令，侵權人在訴訟期間極有可能持續侵權，尤其在侵權人的產品完全供應國外市場的情況下，專利權人在焦急等待民事訴訟判決下達或者生效期間，往往使不上勁。

在廣東地區專利侵權糾紛實現案件集中管轄后，在某段時間內，訴訟周期可能會比以往更長。

三、侵權人的特點以及取證難度 專利侵權案件往往有一定的隱蔽性，尤其是在侵權人為中小型的工廠的情況下。

一方面這類侵權人專利意識淡薄，在遭到投訴后，通常不愿支付較高的的代理費聘請專業的專利代理律師對涉案專利進行細致研究，往往以停止侵權行為、爭取少賠點錢“了難”；另一方面，這類侵權人往往行事較為隱蔽，專利權人取證困難。

而請求法院進行證據保全，又存在諸多限制條件。

而在行政執法過程中，地方知識產權局可以應專利權人的請求，根據《專利行政執法辦法》第五章關于調查取證的職權，通過現場勘驗程序，查閱復制合同賬冊，詢問當事人和證人，采取測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗，獲取有關生產狀況、歷史銷量、生產工具等關鍵證據和抽取侵權樣品，并查清侵權人的主體身份，更有力于查清案件事實、減輕權利人取證的負擔。

在專利保護“司法主導”的大環境下，專利的行政保護職能并未削弱。

2022年11月30日，國家知識產權局印發了《關于嚴格專利保護的若干意見》，提出“切實提高執法辦案效率，有效推進調查取證工作，切實提高侵權判定水平，推進行政執法與民事保護優勢互補”。

根據國家知識產權局的統計，2022年全國專利行政執法部門處理專利糾紛2.8157萬件（包括專利侵權糾紛辦案2.7305萬件），同比增長35.0%；發明專利案件占專利糾紛辦案量比重達17.1％，提高5.8個百分點。

國務院常務會議2022年12月通過的《專利法》修正案草案強化了對專利權的保護，包括在一定程度上加強了專利行政執法機關的執法職能。

此外，隨著今年中央機構的調整，地方執法機關也開始了新一輪的調整工作我們相信地方專利行政執法職能，將會得到保留和充實。

捐獻原則在專利侵權糾紛中的適用

一、什么是捐獻原則 根據《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條之規定：

“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

” 上述的捐獻原則可以解釋為：如果專利權人在專利說明書中公開了某個實施方案，但在專利申請的審批過程中沒有將其納入或試圖將其納入權利要求的保護范圍，則該實施方案被視為捐獻給了公眾，當專利申請被授權后，專利權人在主張專利權時不得試圖通過等同原則等將其重新納入權利要求的保護范圍。

捐獻原則和禁止反悔原則一樣是對等同原則適用的限制。

捐獻原則的適用主要是防止專利申請時權利要求以較下位的概念申請保護，而在說明書或者附圖中對權利要求中相應的技術特征進行擴張解釋，以謀求在后續的侵權訴訟中依據等同原則擴大權利要求的保護范圍。

二、我國引入捐獻原則的原因 捐獻原則是美國法院在審理專利侵權案件的過程中創立的司法規則，是一項專利侵權判定原則。

我國在2010年引入了捐獻原則。

我國引入捐獻原則的主要原因如下：

1、保護公眾對專利權利要求公示的信賴利益 我國引入捐獻原則的主要的原因在于專利的排他性時通過權利要求書而非說明書來向公眾表明的，因此，必須保護公眾對專利權利要求公示的信賴利益。

2、防止申請人獲得授權后主張未寫入權利要求的實施方式為等同 在說明書和附圖中有多個具體實施方式的情況下，申請人如果為了容易獲得授權，將最希望獲批的實施方式寫入權利要求中，獲得授權后又結合說明書和附圖來擴張權利要求的解釋，主張未寫入權利要求的實施方式為等同。

對于這種行為，認為，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未概括的技術方案，應視為專利權人放棄了該技術方案。

三、捐獻原則在專利侵權糾紛中的適用 以下，以涉及發明專利侵權糾紛的江蘇高院蘇知民終字第0209號民事案件為例，對捐獻原則的適用進行說明。

1、案情介紹 涉案發明專利的專利號：“ZL200510117473.0” 發明名稱：一種建造擋土墻的方法及該方法所使用擋土塊 該發明專利的獨占實施被許可人江蘇優凝舒布洛克建材有限公司以被訴侵權擋土塊的卡固結構與涉案發明專利實施例二記載的技術特征相同，與權利要求1中的卡固結構構成等同技術特征為由，訴請法院判令被訴侵權人常州市航務工程有限責任公司、靖江市紅星水泥構件廠停止侵權，并賠償經濟損失。

該案件的爭議焦點在于：涉案發明專利的說明書記載了三種卡固結構，第一種卡固結構為設置于所述擋土塊前端并突出所述擋土塊上表面的前凸緣；第二種卡固結構為設置于所述擋土塊后端并突出所述擋土塊下表面的后凸緣；第三種卡固結構為多數擋土塊上表面設置的凸起及其下表面設置的凹槽，同一擋土塊上的凸起和凹槽大小匹配并且在所述擋土塊前后及左右方向上相互錯位；而涉案專利的權利要求中僅保護了第一種與第三種卡固結構，并沒有保護第二種卡固結構；被訴侵權擋土塊的卡固結構與涉案發明專利說明書記載的第二種卡固結構相同；這種情況可否適用等同原則。

2、裁判要旨 侵犯專利權案件中，確定發明專利權保護范圍應以其權利要求內容為準。

專利權人在說明書中公開了三種擋土塊的卡固結構，因權利要求中僅記載了第一、三種卡固結構，而第二種卡固結構并未記載在權利要求中，故專利權人在專利侵權訴訟中不能再通過等同原則將第二種卡固結構納入專利權利要求的保護范圍。

因此，被訴侵權方案未落入涉案專利權的保護范圍。

即、在上述案例中，依據捐獻原則，只是記載在說明書中而未被記載在權利要求中的第二種卡固結構視為放棄，權利人在侵犯專利權糾紛案件中不能以等同原則為由主張專利權保護范圍包括第二種卡固結構的技術方案。

四、捐獻原則在專利實務中的借鑒 在專利申請文件撰寫過程或答復審查意見通知書的過程中，為了避免因捐獻原則而限制權利要求的保護范圍的情況出現，可以通過恰當的撰寫方式，在權利要求中對于記載在說明書中的多個實施方式進行保護。

1、先概括、后羅列 先在獨立權利要求中對于說明書中的實施方式對應的特征進行概括，后在各個從屬權利要求中分別對各個對應特征進行保護。

2、直接羅列 在不能進行適當概括的情況下，在權利要求書中，對于記載在說明書中的多個實施方式全部進行羅列。

當然，如果某些實施方式涉及新穎性或創造性的問題，則可以排除。

在上述的撰寫方式中，方式（1）是優選的方式，能夠為專利權人爭取較大的保護范圍，但是根據技術的復雜性等各種原因而無法對于各個實施方式對應的特征進行概括的情況下，也可以考慮采用方式（2）。


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