今天，樂知網律師 給大家分享： 從權利要求保護范圍的角度看審查意見的答復及修改 ，專利分案申請講解 。

從權利要求保護范圍的角度看審查意見的答復及修改

在答復審查意見時，如何從權利要求保護范圍的角度來看審查意見的答復及修改，才能在授權的基礎上為申請人爭取最大的利益，本文結合一個案例進行探討。

一 概念性介紹 根據《專利法》第五十九條第一款的規定：發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。

《專利審查指南》第二部分第二章（說明書和權利要求書）中第3節權利要求書記載內容如下：在一件專利申請的權利要求書中，獨立權利要求所限定的一項發明或者實用新型的保護范圍最寬。

二 案例介紹 1、涉案專利信息如下 申請號：202210839832.2 授權公告號：CN113459839A 申請日：2022年7月23日 發明名稱：基于直流充電座溫度補償的方法及裝置 申請人：國內某高科技公司 2、背景技術 隨著新能源汽車的發展，如何安全準確快速地給車輛端充電成為新的市場需求。

然而，目前在充電過程中，由于溫度傳輸延遲會造成溫度的誤差，即導致采集的直流充電座端子的溫度不準確，從而不能保證安全準確快速地給電動車輛充電。

本申請解決的技術問題：在給電動車輛充電的過程中，對由于溫度傳輸延遲造成的溫度誤差進行補償。

3、技術方案 1。 一種基于直流充電座溫度補償的方法，其特征在于，包括：

采集直流充電座端子的溫度； 計算不同電流值對應的溫度補償函數系數； 根據采集的直流充電座端子的溫度，不同電流值對應的溫度補償函數系數，以及預先建立的溫度補償函數，得到修正后的溫度； 所述修正后的溫度被發送至電動車輛的充電控制器。

4、技術效果 在給電動車輛充電的過程中，對由于溫度傳輸延遲造成的溫度誤差進行補償，實現了安全準確快速地給汽車充電。

5、該案歷時1年零8個月獲得授權，審查過程如下圖所示：

下面針對審查及答辯過程進行詳細介紹：

（1）一通 2022年5月9日國家知識產權局下發第一次審查意見通知書，審查員檢索到2篇對比文件，該通知書的主要內容是：審查員指出：權利要求1、6、11-12不具備創造性。

關于權利要求1，審查員指出：對比文件1公開了一種用于確定完全充電的能夠準確檢測電池溫度的電池充電器，實質上公開了充電座溫度補償的方法，其公開了本申請權利要求1的部分技術特征，認為區別技術特征為：“本申請用于擬合直流充電座端子的溫度；根據預先建立的溫度補償西數，得到修正后的溫度；所述修正后的溫度被發送至電動車輛的充電控制器”，并且認為該區別技術特征被對比文件公開了或是本領域技術人員的常規技術手段。

申請人選擇的答辯方式是：

方案1，即不對權利要求1進行修改，直接進行答辯。

眾所周知，不修改而直接反駁的話，審查員有可能堅持認為權利要求1是不具備創造性的，導致在一通就會被駁回，是有一定風險的，因此，我方與申請人IPR取得聯系，告知駁回風險，并發函提示風險。

根據IPR的指示，我方撰寫答辯稿并提交一通答辯。

（2）二通 針對我方的第一次審查意見答復，審查員繼續進行審查，下發了第二次審查意見通知書，重新檢索了3篇對比文件，用3篇對比文件的結合評述本申請權利要求1的創造性。

在第二次審查意見通知書中，審查意見指出：對比文件3公開了一種用于檢測溫度的組件及具有這種組件的觸頭組件，根據附圖的啟示實質上公開了充電座溫度補償的方法，其公開了本申請權利要求1的部分技術特征，認為區別技術特征是：“計算不同電流值對應的溫度補償函數系數：根據采集的直流充電座端子的溫度，不同電流值對應的溫度補償函數系數，以及預先建立的溫度補償函數，得到修正后的溫度；所述修正后的溫度被發送至電動車輛的充電控制器”，并且認為根據對比文件3和4公開的內容，該區別技術特征是本領域技術人員容易想到的，是常規技術手段。

基于說明書內容，在權利要求1中加入了技術特征：“用求取微分的方式”；基于說明書第3頁第20行及4-7行的內容，在權利要求1中加入了技術特征：“所述修正后的溫度為：調整了由于端子的溫度傳輸到溫度傳感器上的延遲及損耗對溫度造成誤差的溫度”，將權利要求1修改為：

一種基于直流充電座溫度補償的方法，其特征在于，包括：

采集直流充電座端子的溫度； 用求取微分的方式計算不同電流值對應的溫度補償函數系數； 根據采集的直流充電座端子的溫度，不同電流值對應的溫度補償函數系數，以及預先建立的溫度補償函數，得到修正后的溫度；所述修正后的溫度為：調整了由于端子的溫度傳輸到溫度傳感器上的延遲及損耗對溫度造成誤差的溫度，所述修正后的溫度被發送至電動車輛的充電控制器。

最終，審查員接受了我方第二次審查意見的修改，在2023年的4月25日授權該申請發明專利權。

專利分案申請講解

分案申請受廣大專利申請人的喜愛，不論母案狀況如何，幾乎隨時可以提出分案：母案被授權，收到授權通知之日起2個月內可以分案；母案被視為撤回，恢復權利后可以分案；母案被駁回，自收到駁回決定后3個月內，不論是否提出復審請求，都可以分案；在提出復審請求的時候，以及在對復審決定不服提起行政訴訟期間，還可以分案；甚至，在母案結案后，如果分案被審查員指出存在單一性缺陷，申請人還可以再次提出分案。

不論申請人是為了彌補原始申請的缺陷，還是為了嘗試獲得更有利的審查結論，還是為了迷惑競爭對手。

近年來，專利界涌現出一些分案大咖，他們能從一件母案分出數十件乃至數百件分案。

分案的真正高手，還數某世界500強企業。

該企業基于一件于1997年7月22日進入中國國家階段的申請，分別于2002年提出兩件分案（子代，距申請日7年），于2007年提出一件分案（孫代，距申請日12年），又于2012年提出一件分案（曾孫代，距申請日17年）。

結果母案和分案全部獲得了授權。

令人匪夷所思的是，其曾孫代分案獲得授權是在專利保護期期滿后8個月！鑒于這種狀況，很多業內人士驚呼：分案被濫用了，該管管了！ 2022年，國知局的國知復專0044號行政復議決定認為，“原申請符合單一性的要求，且XX公司提出分案申請時，該分案申請的權利要求與原申請的原始權利要求屬于同一發明構思，不屬于可以分案的情況。

”也就是說，分案不是你想提就能提的，得看母案與分案的發明是否符合單一性的要求。

只有在二者不具有單一性的時候，才能提出分案申請。

上述復議申請人不服，起訴到北知院。

北知院的京73行初3088號行政判決書認定，“如果經審查后發現原申請符合單一性的要求，且分案申請的權利要求與原申請的原始權利要求屬于同一發明構思時，不屬于可以分案的情況。

”北知院維持了國知局的復議決定。

官方的接連兩記重拳，給熱愛專利申請的小伙伴們造成了恐慌，于是大家驚問：以后還能不能分案了？分案的法律沒變，分案還可以提。

對于這種把分案與單一性綁定的做法，以為不妥。

話說分案之產生，確實因單一性而起。

在早期的專利制度中，原本沒有單一性的提法。

只要你愿意公開發明，且給國家交一筆錢，經審查合格后，國家就給你授予一定時間的獨占權。

通常，一件專利保護一項發明，申請人為此應該繳納一份費用。

后來，有些聰明的申請人發現了省錢秘笈：在一件申請中包含若干項發明，但只交一份錢。

這樣做讓審查機關很不爽。

一來，你想少花錢多辦事，把幾項發明合在一起讓我審查，但你知道這樣使專利的分類、檢索、評價有多難嗎？二來，你這種大雜燴式的專利，也不方便人民群眾查找、利用??！于是，各國專利法都規定，一件專利申請只能包含一項發明。

屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明，可以作為一件申請提出。

這就是業內所說的專利申請的“單一性”要求。

對于那些有意或無意地在一件申請中包含了多項不符合單一性的發明的專利申請，審查員會要求申請人刪除多余的發明，把發明限制在一項或符合單一性的幾項。

對于那些被迫刪除的發明，申請人可以選擇放棄，也可以提出分案申請，此即所謂的“被動分案”。

對于不符合單一性的專利申請，如果審查員沒有指出單一性問題，而且還獲得了授權，那沒關系，就當國家給你買一贈N了。

當然，即使審查員不指出單一性問題，申請人也可以提出分案請求，此即所謂的“主動分案”。

大家很快發現，主動分案，益處多多：如果對審查結果不滿意——分案啊，換個審查員結果可能就不一樣了！如果覺得保護范圍概括得不理想——分案啊，重新概括一個更大的！如果有競爭對手想繞過你的專利保護范圍——分案啊，把更多可能的方案包括進來，走自己的路，讓別人無路可走！如果想讓競爭對手覺得你的發明高深莫測而不敢輕舉妄動——分案啊。

有人說分案被“濫用”了，并且指出了“濫用”分案的罪狀：

罪狀一，浪費審查資源。

很多分案的技術方案相同或相似，導致重復審查，降低了審查效率，浪費了審查資源。

罪狀二，損害審查機關的權威性。

針對相同或相似的分案，不同的審查員可能會采用不同的法律依據，還可能會得出不同的結論，致使審查結論的權威性受到損害。

罪狀三，導致重復授權。

大量相同或相似的分案差不多同時由不同的審查員審查，審查員彼此不清楚對方的審查狀況，容易導致重復授權。

罪狀四，騙取國家資助。

罪狀五，申請人獲得不當得利。

分案可能會修改超范圍，或擴大保護范圍，申請人獲得了不當得利。

罪狀六，損害公眾利益。

分案使專利保護范圍長期處于不確定狀態，讓人民群眾無所適從，損害了公眾利益。

實際情況如何呢？其實，粗略估算，就全國來看，發明專利申請中的分案數量應該占發明申請量的不到10%，實用新型和外觀設計的分案均應占對應申請量的不到1%。

從數量上看，分案還沒到泛濫成災的地步。

前文說到的“瘋案”只是極端的例子。

這些分案里邊，多數應該是出于保護發明創造的需要（且不說其發明創造的水平有多高，至少申請人認為有這種需要）。

真正以謀取非法利益為目的的申請，應該只是少數。

畢竟，分案是一項風險投資，得不償失的可能性很大。

不到緊要關頭，誰愿意花錢打水漂玩呢？！分案申請本來是針對單一性缺陷的救濟措施，后來擴展到可以通過分案來克服其他缺陷，從而充分地保護申請人所做出的發明。

對于申請人來說，這無疑是一條善政。

“ 比如，作為各國專利法基石的《巴黎公約》僅規定申請人可以主動分案，但并未規定主動分案須以專利申請不符合單一性為前提。

[見第4條G（2）]又如，在歐洲，母案和分案申請不可以保護相同的主題，這兩個申請所要求保護的主題的區別必須可以清楚辨別。

又如，在美國，申請人不能主動提出分案申請，但可以采取繼續申請或部分繼續申請的形式來實現分案的目的。

又如，在日本，專利申請人可以將包含兩項以上發明的專利申請的一部分，分割為新的專利申請。

”可見，不論是國際條約，還是上述國家和地區的分案規定，都僅要求母案申請與分案申請保護不同的主題，且兩者應能夠明確的區分，即它們應屬于不同的發明，但并未規定主動分案必須以母案存在單一性缺陷為前提。

中國是《巴黎公約》締約國，關于分案的規定與上述有關規定基本一致。

《專利法實施細則》第42條第1款規定，一件專利申請包含兩項以上發明、實用新型或外觀設計的，可以提出分案申請。

據此，一件專利申請包含“兩項以上發明、實用新型或外觀設計”是提出分案的前提條件。

《專利審查指南》規定，專利申請不符合單一性要求的，申請人可以主動要求分案，也可以按照審查員要求而分案。

根據邏輯，原命題成立，其否命題不一定成立。

此處的原命題是“不符合單一性的，可以分案”，但其否命題“符合單一性的，不可以分案”則不一定成立。

依我拙見，指南的此規定僅表明，專利申請存在單一性問題是可以提出分案的情形之一，而非前提條件。

《專利法》第二十六條第3款的案例分析

《專利法》第二十六條，規定如下：

第二十六條，申請發明或者實用新型專利的，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。

請求書應當寫明發明或者實用新型的名稱，發明人的姓名，申請人姓名或者名稱、地址，以及其他事項。

說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。

摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。

權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

依賴遺傳資源完成的發明創造，申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源；申請人無法說明原始來源的，應當陳述理由。

在早期審查過程中，由于撰寫水平有限，及申請人經常自行撰寫提交專利申請，第二十六條3款及二十六條4款的問題較多。

隨著專利代理行業的飛速發展，國家知識產權局也對審查出臺了一些規定，第二十六條3款出現的問題越來越少。

在代理人日常工作中，關于專利法第二十六條的問題，遇到較多的條款是第二十六條4款，通常稱為：不清楚、不支持。

這類意見通常指出：缺乏引用基礎，術語前后敘述有誤，有多余的“所述”，公式、參數記載不清楚等，導致保護范圍不清楚；由于保護范圍較大，說明書僅記載了唯一的實現方式，使權利要求得不到說明書支持。

關于第二十六條4款的問題，有時是為了更好的保護范圍，在前期撰寫時有層次將保護范圍從大至小來進行權利要求的布局，較大的保護范圍在實審中可能會出現得不到說明書支持的問題，通過修改權利要求即可克服，而其他保護范圍不清楚的問題，通常是由于撰寫筆誤造成，也可以通過修改克服。

整體來看，第二十六條4款的問題屬于比較容易克服的問題。

對于第二十六條3款，其規定了“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。

摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點”。

關鍵的是“以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，關于這點代理師們理解的意思千差萬別，可能由于專業與案件并不完全對口，亦或是存在理解偏差致使A讀完一篇專利方案可能會認為該技術方案不能實現，B讀完會認為該技術方案能夠實現。

因此，關于第二十六條3款的問題，在經過專利代理師處理后的案件中較少出現，由于專利代理師在撰寫過程中要梳理技術方案的結構關系、處理流程等，經過與發明人的反復溝通確認，所形成的技術方案在專利代理師的角度，可以認為是敘述清楚、完整的技術方案，所屬技術領域的技術人員能夠實現。


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