今天，樂知網律師 給大家分享： 專利侵權糾紛中功能性特征認定的除外情形 ，專利侵權鑒定若干規定。

專利侵權糾紛中功能性特征認定的除外情形

《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條規定了權利要求的功能性技術特征及其解釋規則。

根據上述規定，可以通過主張權利要求的某一特征是功能性特征，從而將該特征限縮解釋為具體實施方式及其等同的實施方式。

在司法實踐中，被控侵權方進行不侵權抗辯時，通常采用這一策略來限縮解釋專利保護范圍，以在侵權比對中獲得有利地位。

就如何判斷某一技術特征是功能性特征的問題，2022年頒布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》中作了細化規定，列舉了一種雖然存在功能性表述但不屬于功能性特征的排除情形，即“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式”的特征。

但是是否存在其他的排除情形，理論界存在很多爭議，在實務中也經常成為訴訟雙方的爭議焦點。

二、案件簡介 SEB公司維權案中，SEB公司專利ZL200580005815.8的固定裝置特征是否屬于功能性特征這一問題成為爭議焦點。

經審理，浙江高院的終審判決（2022）浙民終521號認為權利要求1固定裝置雖系功能性表述，但同時具有明確的結構限定，因此沒有將權利要求1的固定裝置認定為功能性特征。

該侵權訴訟源起于在2022年10月廣交會上寧波長利公司展出了一款涉嫌侵犯SEB專利的熨斗。

隨后，SEB公司進行了證據固定，并向寧波中院提起了侵權訴訟。

寧波長利公司在庭審中主要進行了不侵權抗辯。

長利公司主張SEB專利的權利要求1中固定裝置以功能性表述進行了限定，按照專利侵權司法解釋二第八條的規定，固定裝置特征屬于功能性技術特征，應按照具體實施例相同或等同技術方案進行限縮解釋。

SEB公司認為：雖然權利要求1的固定裝置確實以功能性表述“使得所述熨燙器具整體可以通過所述熨斗的把手（11）搬運”進行了限定，并且也不屬于司法解釋所規定的唯一除外情形，但權利要求1固定裝置特征不應被認定為功能性技術特征。

SEB公司主要理由為：

1）司法解釋所規定的“以功能性表述進行限定”應理解為“僅通過功能性表述進行限定”，而本案權利要求1中除了通過功能性表述來限定固定裝置之外，同時通過包含關系、具體形狀和位置關系對固定裝置進行了結構限定； 2）從“以公開換保護”的專利制度出發，本案專利說明書公開了多種實施例，權利要求1固定裝置的結構限定部分對說明書所公開的多個實施例進行了合理概括，其公開內容和保護范圍是對等的，在這種情況下不應該再將合理概括的范圍以存在功能性表述為由進行限縮解釋。

終審判決充分考慮了SEB公司的主張，最終沒有將權利要求1的固定裝置認定為是功能性特征。

在此基礎上，終審判決沒有對固定裝置以具體實施例相同或等同方案進行限縮解釋，按照專利的字面限定判定侵權成立。

專利侵權鑒定若干規定

一、 法律依據 司法鑒定涉及以下法律法規：《民事訴訟法》。

第七十九條：當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。

當事人申請鑒定的，由雙方當事人協商確定具備資格的鑒定人；協商不成的，由人民法院指定。

當事人未申請鑒定，人民法院對專門性問題認為需要鑒定的，應當委托具備資格的鑒定人進行鑒定。

第八十二條：當事人可以申請人民法院通知有專門知識的人出庭，就鑒定人作出的鑒定意見或者專業問題提出意見。

二、可以申請鑒定的事項 在知識產權案件中，《關于知識產權民事訴訟證據的若干規定》第十九條對可以申請鑒定的事項做出了下述規定：

第十九條：人民法院可以對下列待證事實的專門性問題委托鑒定。

（一）被訴侵權技術方案與專利技術方案、現有技術的對應技術特征在手段、功能、效果等方面的異同； （二）被訴侵權作品與主張權利的作品的異同； （三）當事人主張的商業秘密與所屬領域已為公眾所知悉的信息的異同、被訴侵權的信息與商業秘密的異同； （四）被訴侵權物與授權品種在特征、特性方面的異同，其不同是否因非遺傳變異所致； （五）被訴侵權集成電路布圖設計與請求保護的集成電路布圖設計的異同； （六）合同涉及的技術是否存在缺陷； （七）電子數據的真實性、完整性； （八）其他需要委托鑒定的專門性問題。

三、鑒定的申請 關于鑒定的申請時機，《關于適用的解釋》第一百二十一條規定：當事人申請鑒定，可以在舉證期限屆滿前提出。

但是，考慮專利侵權訴訟的特殊性，在法院受理是，專利權人通常只提供了初步證據，被告還未提交證據，雙方所掌握的事實是否能夠證明侵權事實成立，是否進行司法鑒定的必要性還不能確定，因此法院對提交司法鑒定申請的處理通常比較靈活，并不局限于必須在舉證期限內提出。

此外，《關于民事訴訟證據的若干規定》第三十條第一款規定：人民法院在審理案件過程中認為待證事實需要通過鑒定意見證明的，應當向當事人釋明，并指定提出鑒定申請的期間。

同時其三十一條規定：當事人申請鑒定，應當在人民法院指定期間內提出，并預交鑒定費用。

逾期不提出申請或者不預交鑒定費用的，視為放棄申請。

對需要鑒定的待證事實負有舉證責任的當事人，在人民法院指定期間內無正當理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用，或者拒不提供相關材料，致使待證事實無法查明的，應當承擔舉證不能的法律后果。

即，除當事人主動提出鑒定請求外，人民法院也可以要求當事人提出鑒定請求。

專利保護期限補償問題

2022年6月1日，新修改后《專利法》正式施行。

修改后的專利法在第四十二條中增加了以下規定：“自發明專利申請日起滿四年，且自實質審查請求之日起滿三年后授予發明專利權的，國知局應專利權人的請求，就發明專利在授權過程中的不合理延遲給予專利權期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外”，正式確立了中國的專利權期限補償制度。

該制度旨在合理分配專利授權延遲的責任，為非申請人自身原因導致的保護期限縮短提供了法律救濟，從而延長專利權的有效保護期限，保障了專利權人的經濟利益。

雖然正在修改的專利法實施細則對專利權期限補償制度的相關內容，包括請求時間、屬于申請人引起的不合理延遲的情形等作出了細化規定，但是并未生效。

這導致審查員和專利申請人（專利權人）在實踐中無法確定具體的待補償的專利權期限，存在各種不同理解。

專利保護期限補償（Patent Term Adjustment，簡稱為“PTA”）制度最早起源于美國1981 年的《美國藥品價格競爭和專利期限回復法案》( 簡稱為“Hatch-Waxman 法案”)。

如今，不僅在美國，該項制度也在韓國專利法、TPP協定中出現。

專利保護期限補償制度正在被國際上越來越多的國家和地區認可和接受。

美國專利法規定了專利保護期限補償制度按天進行計算，并按照如下方式進行計算（參照35 U。S。C。 154 (b)）：

1。 由于美國專利局導致的延遲 1.1A類延遲 A類延遲也稱作答復延遲（delayed response），A類延遲是指如下情況：

從專利申請日或者PCT專利申請的進入國家階段之日起開始，14個月以內未發出審查意見通知書或者授權通知書的； 針對申請人就審查意見通知書提交的意見陳述，未在4個月以內回復的； 自復審請求之日起，4個月 以內未回復的； 專利授權費用繳納之日起，未在4個月 以內公告的。

從A類延遲所列舉的上述情況可以看出，該類延遲主要規定的是在專利申請過程中，針對專利局對專利申請或者申請人提交的文件所作出答復不及時而提供的期限補償。

在中國的專利申請過程中，例如表現為：在申請人提交實質審查請求后未及時審查相關專利申請；針對申請人提交的就官方發出的通知書（如審查意見通知書、補正通知書等）提交的意見陳述等答復文件未及時進行回復；針對復審請求未及時回復；專利授權后未及時公告等。

美國并非在發明申請公開后才進行實質審查，而是會主動啟動實質審查程序。

但中國采取的是“早期公開，延遲審查”制度，即當專利局收到發明專利申請后，經形式審查認為符合要求的，應在申請日后的18個月內予以公開，待公開后再作實質審查，是否進入實質審查程序，視專利申請人是否提出實質審查請求而定。

根據中國《專利法》第35條規定，中國專利局不會像美國那樣主動啟動實質審查，而是應申請人的請求來啟動實質審查，且申請人可以在三年內任意時間啟動實質審查。

中美之間的這種制度差異就使得中國在計算專利保護期限補償時單獨增加了“且自實質審查請求之日起滿三年后授予發明專利權”這一限制條件。

對應地，中國在計算“針對申請人提交的專利申請文件未及時審查”這一情況的起算點也會與美國不同，而可能會將這一起算點設計為“發明專利申請進入實質審查階段”或者“申請人提交實質審查請求”。

對此，筆者認為，將“申請人提交實質審查請求”作為起算點更為合理，這是因為中國的發明專利申請進入實質審查階段的標志為中國專利局發出的“進入實質審查階段通知書”，而專利局在申請人提交實質審查請求至發出“進入實質審查階段通知書”之間的延遲也應該屬于不合理延遲，應該對專利權人進行救濟。

且這一計算方式也與中國專利法第42條新增條款中將實質審查請求之日作為起算時間點的規定保持一致。

對于A類延遲情況下的期限規定，中國專利局今后可能會根據自身的審查實踐來進行合理規定，在美國規定的上述期限基礎上進行增減。

1.2 B類延遲 B類延遲也稱作總延遲（overall delay），B類延遲是指如下情況：

從專利申請日起，在減去繼續審查請求(RCE)的基礎上，三年以內未對專利進行公告的。

美國 的繼續審查請求是指，申請人在收到最終駁回通知后的答辯，這相當于中國的復審程序。

如果在美國的專利申請中提出了繼續審查請求，則會中斷計算專利保護期限補償時限，這使得美國的專利申請人為了最大化專利保護期限補償時限，不去請求繼續審查而直接向法院起訴。

但是在中國，根據中國專利法第41條“專利申請人對國知局的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴”可知，中國的復審程序是起訴前的必經前置程序，中國的申請人無法直接就被駁回的申請向法院起訴。

同時，在計算專利保護期限補償時，專利申請已經授權，這說明在之前的駁回決定是由于審查員在專利審查職務上的失誤而導致申請人提起復審，不應由申請人承擔延遲責任。

尤其是在當前復審成功率較高的情況下（根據國知局2022年統計的專利復審案件，撤銷駁回決定的比例超過40%），應通過專利保護期限補償制度來對專利權人進行補償。

因此，筆者認為，根據中國的相關程序及法律規定，應將復審程序計算在B類延遲也就是專利法第四十二條規定的“自發明專利申請日起滿四年，且自實質審查請求之日起滿三年”的期限內。

1.3 C類延遲 C類延遲也稱作其他延遲(other delay)，C類延遲是指如下情況：

因調查程序、保密令及起訴導致的延遲。

在中國，C類延遲主要表現為對于中國專利法第二十條第一款的規定的專利保密審查、以及新藥上市審評審批所導致的延遲。

保密審查的期限一般指申請人提出保密審查請求到收到審查結論為止的時間。

新藥上市審評審批一般指申請人提出審批請求到收到審查結論為止的時間。

中國專利法第四十二條第三款單獨另外規定了為補償新藥上市審評審批占用的時間的專利權期限補償。

2。 由于申請人導致的延遲 由于申請人導致的延遲的主要情況包括：

答復美國專利局發出的通知書超過三個月的； 申請人放棄專利申請或延緩付費的； 在收到視為撤回通知書之后，申請人未在兩個月以內撤銷撤回或者恢復申請的； 將臨時申請轉換為非臨時申請的； 在發出審查意見通知書或專利授權通知書前的一個月內提交首次主動補正或其他首次文件，而導致需要發出補充審查意見通知書或專利授權通知書的； 提交的回復有遺漏的； 在提交答復后提交補充答復或其他文件的，但美國專利局明確要求的補充答復或其他文件除外； 在發出授權通知書后提交補正或其他文件的。

在中國，由于沒有補充答復制度，申請人導致的延遲主要表現為超出答復期限進行答復、延期申請、拖延繳費、恢復等等。

由于專利權人自身原因造成的延誤無法獲得期限補償，對申請人在專利申請時關于各項時限的管理提出了更高的要求。

3。 專利保護期限補償時間的計算方式 專利保護期限補償時間的計算公式為：

A類延遲時間+ B類延遲時間+ C類延遲時間-（在計算A類延遲、B類延遲、C類時的重復計算時間）-由于申請人導致的延遲的時間 美國專利局會在發出專利授權通知書的同時，作出專利保護期限補償的決定。

申請人可以在繳納專利授權費用以前對該決定提出期限修改請求，還可以在專利授權公布之日起兩個月以內提出異議，還可以在專利授權公布之日起180日內就專利保護期限補償的異議向法院提起訴訟。


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