今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 新修改《專利審查指南》內(nèi)容明細(xì)，無效宣告程序和侵權(quán)抗辯程序中的域外證據(jù)。

新修改《專利審查指南》內(nèi)容明細(xì)

《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定》已經(jīng)局務(wù)會審議通過，現(xiàn)予公布，自2024年4月1日起施行。

修改之處涉及第二部分、第四部分以及第五部分。

無效宣告程序和侵權(quán)抗辯程序中的域外證據(jù)

一、域外證據(jù)概念 我國民事訴訟法上的域外證據(jù)，是指民事訴訟中發(fā)生在國外、形成于國外的證據(jù)。

根據(jù)《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的第十一條規(guī)定：“當(dāng)事人向人民法院提供的證據(jù)系在中華人民共和國領(lǐng)域外形成的，該證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國公證機(jī)關(guān)予以證明，并經(jīng)中華人民共和國駐該國使領(lǐng)館予以認(rèn)證，或者履行中華人民共和國與該所在國訂立的有關(guān)條約中規(guī)定的證明手續(xù)。

” 然而，對于某些域外證據(jù)，可以不用辦理公證認(rèn)證手續(xù)，也可以確認(rèn)其真實(shí)性。

二、公證認(rèn)證 由于各國司法權(quán)的限制，人民法院在審查和認(rèn)定這些域外證據(jù)的真實(shí)性、合法性時具有一定困難，因此要求域外證據(jù)的公證認(rèn)證，即該證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國公證機(jī)關(guān)予以證明，并且經(jīng)中華人民共和國駐該國使領(lǐng)館予以認(rèn)證，或者履行中華人民共和國與該所在國訂立的有關(guān)條約中規(guī)定的證明手續(xù)。

公證認(rèn)證手續(xù)旨在保證域外證據(jù)的合法性、真實(shí)性。

三、域外證據(jù)分類 對于訴訟程序中的當(dāng)事人來說，更為關(guān)注的是應(yīng)該如何佐證所提供的域外證據(jù)的真實(shí)性和可用性，以增強(qiáng)證據(jù)效力，使得能夠得到法官的認(rèn)可。

下表列出幾種常用的域外證據(jù)類型以及它們的佐證難度。

（一）域外專利文獻(xiàn) 由于域外專利文獻(xiàn)的公開性、真實(shí)性、合法性都可以容易地得到認(rèn)證，所以屬于最佳的舉證類型。

其不僅僅是在證據(jù)準(zhǔn)備時間方面更為快捷，而且具有很高的證據(jù)效力。

（二）域外公開出版物上發(fā)表的文章 對于引用域外公開出版物上的證據(jù)，佐證的重點(diǎn)在于證據(jù)的公開度、來源、內(nèi)容等方面，而并非在于是否完成了公證認(rèn)證手續(xù)。

即，在一些情況下，如果可以充分證明證據(jù)的來源（即，公開出版物）、其刊登的內(nèi)容確有其事，那么即使沒有經(jīng)過公證認(rèn)證手續(xù)，也依然可以得到法官的認(rèn)可。

相反，如果無法證明上述方面，那么即使進(jìn)行了如以上2.2節(jié)中提及的公證認(rèn)證程序，法官依然可以對其真實(shí)性不予認(rèn)可。

在第20736號、決定日為2013.05。28的無效決定涉及的案件（200730170517.6）中，請求人提交了美國《千年產(chǎn)品圖片展》第68～70頁（附件3）和公證認(rèn)證文件（附件5）。

然而，公證文件具體的公證內(nèi)容是，針對“附件3之畫冊的封面頁和版權(quán)信息頁進(jìn)行了翻譯”這一事項(xiàng)進(jìn)行的公證，而不涉及對附件3的來源真實(shí)性的證明。

也就是說，雖然提交了公證認(rèn)證文件，但是仍然無法確定附件3的《千年產(chǎn)品圖片展》是否為公眾所知曉。

因此，最終合議組對附件3的真實(shí)性不予認(rèn)可。

在第14712號、決定日為2010.03。31的無效決定涉及的案件（01815839.0）中，請求人提交了外文文獻(xiàn)以及蓋有相應(yīng)國內(nèi)公共圖書館的《館外索取證明》，從而證明該外文文獻(xiàn)的來源和內(nèi)容的真實(shí)性。

最終，合議組認(rèn)為《館外索取證明》已表明該文獻(xiàn)屬于可以通過國內(nèi)公共渠道獲得的域外公開出版物，因此即使未履行公證認(rèn)證手續(xù)，也認(rèn)可其真實(shí)性。

可見，對于域外公開出版物，合議組和法官更加看重關(guān)于來源真實(shí)性和公開性的佐證。

即，需要證明公開出版物和其刊登的內(nèi)容確實(shí)存在，并且大眾可獲得。

在這種情況下，如果能夠證明可通過國內(nèi)公共渠道而獲得，則合議組和法官將基于國內(nèi)公共渠道必然具有真實(shí)性和公開性的特點(diǎn)而給予證據(jù)認(rèn)可，那么即使未經(jīng)過公證認(rèn)證程序，證據(jù)仍然可被采信。

（三）域內(nèi)服務(wù)器可以取得的域外互聯(lián)網(wǎng)證據(jù) 對于域內(nèi)服務(wù)器可以取得的域外互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)，在復(fù)審和訴訟程序中對于域外互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的認(rèn)可度也逐漸放開，這是因?yàn)殡S著網(wǎng)絡(luò)時代的逐漸發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)上信息通常被認(rèn)為容易被公眾獲取。

然而，由于互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的不穩(wěn)定特點(diǎn)，合議組和法官需要對域外互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)進(jìn)行更多方面、更多維度的質(zhì)證，通常基于以下方面：

在第26912號、決定日為2022.08。28的無效決定涉及的案件（201430429543.6）中，請求人提交了“卡米羅國際家居”在 公眾平臺的網(wǎng)站宣傳資料作為證據(jù)。

雖然被專利權(quán)人指出該證據(jù)的公開性和真實(shí)性存疑，然而，最終決定認(rèn)為，鑒于 公眾平臺是騰訊公司為 用戶提供的服務(wù)平臺，作為我國大型互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商之一，騰訊公司的信譽(yù)度較高，系統(tǒng)環(huán)境相對穩(wěn)定可靠，管理機(jī)制相對規(guī)范；同時，當(dāng)庭的現(xiàn)場演示也印證了證據(jù)的發(fā)布時間由系統(tǒng)生成，而不易被普通公眾和管理員隨意更改；并且在專利權(quán)人未提出有力相反證據(jù)的情況下，對證據(jù)予以認(rèn)可。

在第40769號、決定日為2022.6。24的無效決定涉及的案件（202230385621.6）中，請求人舉證了一份在香港做出的公證文件，其記載了在Facebook網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)帖子的圖文信息，以公證該圖文信息的合法性和當(dāng)時的真實(shí)存在性。

另外，合議組對其之后的修改可能性進(jìn)行審查，最終認(rèn)為，鑒于Facebook網(wǎng)站是全球知名的社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)網(wǎng)站，網(wǎng)站的發(fā)帖和管理機(jī)制相對規(guī)范；并且基于Facebook網(wǎng)站的操作機(jī)制，已經(jīng)認(rèn)證在發(fā)布之后沒有經(jīng)過編輯修改。

因此，在無相反證據(jù)足以推翻的情況下，對于該圖文信息的真實(shí)性、公開性以及發(fā)布時間予以認(rèn)可。

（四）域外公開使用 1、域外公開使用證據(jù)的效力 涉及域外公開使用的證據(jù)屬于爭議點(diǎn)最大、舉證難度最大的一類域外證據(jù)。

在現(xiàn)有的訴訟判決結(jié)果中，最終被認(rèn)可的概率也相對較低。

域外公開使用證據(jù)并不是說知曉其存在就可以想當(dāng)然地認(rèn)為其能夠成為訴訟程序中的證據(jù)。

同樣，在無效和訴訟程序中，法官必須考證域外公開使用是否合法、真實(shí)、已公開并且與涉案專利相關(guān)聯(lián)度。

而這一系列的考證過程通常較為嚴(yán)格并且難度較大。

當(dāng)事人必須提出一條完整的證據(jù)鏈，以能夠證明上述提及的合法性、真實(shí)性、公開性和關(guān)聯(lián)性，合議組和法官才可能對證據(jù)予以采信。

如果證據(jù)鏈一旦存在缺失之處，則很難被采信。

因此，域外公開使用證據(jù)的舉證難點(diǎn)往往并非在于產(chǎn)品所涉及的技術(shù)方案本身，而在于難以提供充足、完整的證據(jù)鏈。

在第19135號、決定日為2012.08。10的無效決定涉及的專利侵權(quán)訴訟案件（200410004652.9）中，被告以涉案專利的技術(shù)方案已經(jīng)于申請日前在域外使用公開為由進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

被告在一審和二審中敗訴，最終在最高院再審中被判定為現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，共歷時5年。

其中，被告著重于的佐證與涉案技術(shù)方案相對應(yīng)的技術(shù)資料已經(jīng)記載于美國相應(yīng)產(chǎn)品的《維護(hù)手冊》的《附錄Y》中，即著重于技術(shù)資料《附錄Y》的真實(shí)性、公開性。

這其中涉及到對產(chǎn)品本身技術(shù)方案的認(rèn)證，以及從當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和公民權(quán)益、當(dāng)?shù)氐墓搏@取記錄等多方面并且經(jīng)過當(dāng)?shù)貦z察官辦公室的公證認(rèn)證來佐證技術(shù)資料《附錄Y》對于不特定人員的公開性。

最終，最高院認(rèn)可《附錄Y》作為現(xiàn)有技術(shù)的事實(shí)和法律依據(jù)，予以支持。

2、域外公開使用證據(jù)的準(zhǔn)備 為了確保域外公開使用證據(jù)的效力，應(yīng)當(dāng)滿足以下三個維度上的要求：真實(shí)性；公開性；關(guān)聯(lián)性。

（1）真實(shí)性 即完整的證據(jù)鏈以彼此相互佐證，而完整的證據(jù)鏈應(yīng)該包括以下內(nèi)容：

（2）公開性 銷售/購買對象不具有保密義務(wù)，則可認(rèn)定銷售行為使得產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入公眾可隨時獲知的狀態(tài)。

（3）關(guān)聯(lián)性 即是否公開了涉案專利的技術(shù)特征，通常包括以下方面：

a。 銷售合同上的產(chǎn)品型號、序列號是否對應(yīng)于產(chǎn)品實(shí)物上的型號、序列號； b。 證明在先銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)真實(shí)性：

產(chǎn)品售后的使用狀態(tài)照片、產(chǎn)品拆卸后的零部件細(xì)節(jié)圖、產(chǎn)品是否經(jīng)過更換的保修和維修記錄等等。

日本專利制度介紹

經(jīng)日本特許廳數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來日本發(fā)明專利的申請量一直保持在每年30萬件左右，但PCT國際申請的申請量卻呈上升趨勢。

從2022年各國提交到日本特許廳的發(fā)明專利申請統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，中國申請人提交的申請量排第三位。

經(jīng)日本特許廳統(tǒng)計(jì)出的中國申請人向其提交發(fā)明專利申請量來看，2022年為7947件，排名第三；再看2022年，申請量僅為2840件，排名第五。

由此可見，中國的申請量還是保持顯著增長狀態(tài)。

2022年我國申請人于日本特許廳申請?zhí)峤涣? 顯而易見，我國申請人已將目光投向日本。

一、通常，中國大部分申請人會通過PCT途徑或《巴黎公約》途徑申請日本發(fā)明專利，但需要注意的是，采用的申請途徑不同，其申請的期限以及提交/補(bǔ)交日文譯文的期限也不盡相同。

由于日本特許廳對于法定期限的要求非常嚴(yán)格，一旦錯過就幾乎沒有恢復(fù)的可能性，所以一定要在相應(yīng)的期限前辦理相關(guān)手續(xù)。

為避免外國申請人因翻譯錯過時限，日本專門設(shè)立了外國語書面申請制度，中國申請人可以直接提交中文文本的說明書等申請文件。

此時，其日文譯文要在申請?zhí)峤恢掌?個月內(nèi)補(bǔ)交。

但4個月內(nèi)還沒有交上的話，日本特許廳會發(fā)出通知，申請人可以在通知之日起2個月內(nèi)補(bǔ)交。

二、在辦理相關(guān)手續(xù)時，需向日本特許廳提交相應(yīng)的申請文件外，還應(yīng)繳納所需的官方費(fèi)用。

實(shí)質(zhì)審查費(fèi)所占比例最大，約RMB1萬元左右（按10項(xiàng)權(quán)利要求計(jì)算）。

若想減少實(shí)質(zhì)審查費(fèi)可以考慮采用多項(xiàng)引多項(xiàng)的撰寫方式減少權(quán)利要求的項(xiàng)數(shù)，進(jìn)而達(dá)到節(jié)省費(fèi)用的目的。

無論采用PCT途徑還是采用巴黎公約途徑，在提出實(shí)質(zhì)審查請求之前或之時進(jìn)行即可。

注：了解更多費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)，可復(fù)制下方鏈接至瀏覽器，即可查看日本特許廳費(fèi)用一覽表。

https：//www。jpo。go。jp。

三、在專利申請實(shí)務(wù)中，申請人也會利用主動分案時機(jī)以尋求利益最大化。

如果您想了解更多關(guān)于分案時機(jī)具體內(nèi)容，也可點(diǎn)擊查看 ？ 《中日韓專利申請分案時機(jī)介紹》 關(guān)于日本發(fā)明專利申請的主動分案時機(jī)，日本特許法第44條做出了明確規(guī)定。

1、 可以對說明書、權(quán)利要求書或者附圖進(jìn)行修改的時候或者期限內(nèi)。

2、 從授權(quán)決定的送達(dá)之日起三十天內(nèi)。

(經(jīng)駁回復(fù)審后的授權(quán)決定除外)3、 自首次駁回決定的送達(dá)之日起三個月內(nèi)。

（外國申請人為4個月內(nèi)）為便于大家理解，咱們按專利申請及審查的流程即時間節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行說明。

申請人收到授權(quán)通知書后，可在自授權(quán)通知書送達(dá)之日起30天內(nèi)進(jìn)行分案申請。

值得注意的是，若完成繳費(fèi)進(jìn)入授權(quán)登記階段后，即使在30天之內(nèi)也不能進(jìn)行分案申請。

申請人首次收到駁回通知書，可在自駁回通知書送達(dá)之日起3個月內(nèi)（外國申請人為4個月內(nèi)）進(jìn)行分案申請，不論申請人是否提出復(fù)審請求；另也可在提出駁回復(fù)審請求的同時提出分案申請。

申請人在經(jīng)歷駁回復(fù)審程序后收到授權(quán)通知書或駁回通知書，不能進(jìn)行分案申請。

但是，如果在駁回復(fù)審程序中收到了審查意見通知書，可在指定答復(fù)期限內(nèi)進(jìn)行分案申請。

四、為滿足申請人加快審查的需求，日本還設(shè)置了優(yōu)先審查、早期審查和超早期審查三種加快審查模式。


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