今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷中的“顯著的進步”，發(fā)明專利創(chuàng)造性審查的新趨勢 。

發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷中的“顯著的進步”

根據(jù)《專利法》第22條第1款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。

因此，申請專利的發(fā)明具備創(chuàng)造性是授予其專利權(quán)的必要條件之一，這給發(fā)明專利的授予設(shè)置了較高的門檻。

現(xiàn)實中也常常以不具備創(chuàng)造性為理由駁回一件發(fā)明專利申請或者宣告一件發(fā)明專利權(quán)無效。

《專利法》第22條第3款進一步規(guī)定了創(chuàng)造性的概念：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。

因此，根據(jù)該規(guī)定，要得出一項發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論，必須同時滿足“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”這兩方面的要求。

國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司原司長——尹新天在其著作《中國專利法詳解》中認為：這種“和”的邏輯關(guān)系帶來的一個問題是：對于這兩方面的要求，是否需要分別獨立地進行判斷，只有當分別到達一定的標準時，才能得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論？關(guān)于創(chuàng)造性條件，許多國家采用是否顯而易見的判斷標準。

這些國家在判斷是否顯而易見時，既可以考慮技術(shù)方案本身是否存在足夠大的區(qū)別，也可以考慮該技術(shù)方案是否產(chǎn)生意料不到的效果，兩者都是表明申請專利的發(fā)明非顯而易見的重要因素。

因此，按照國際上普遍采用的創(chuàng)造性判斷標準，是將“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”這兩個方面的要求綜合起來予以考慮的，此“長”可以彼“消”。

然而，目前審查實踐中在判斷創(chuàng)造性時，“突出的實質(zhì)性特點”被賦予越來越重要的地位，而“顯著的進步”的作用被逐漸淡化。

由于一項發(fā)明專利申請只要不能滿足突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步這兩個必要條件之一，就應被認為不具備創(chuàng)造性，并且《專利審查指南》關(guān)于“突出的實質(zhì)性特點”的規(guī)定更詳細且更具可操作性，因此審查員或無效請求人只要證明一項發(fā)明不能滿足“突出的實質(zhì)性特點”這一條件，就能證明該項專利（申請）不具備創(chuàng)造性。

另一方面，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第3.2。2節(jié)，在評價發(fā)明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮發(fā)明是否具有有益的技術(shù)效果，并且以下4種情況被認為具有有益的技術(shù)效果：(1)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有更好的技術(shù)效果，例如，質(zhì)量改善、產(chǎn)量提高、節(jié)約能源、防治環(huán)境污染等；(2)發(fā)明提供了一種技術(shù)構(gòu)思不同的技術(shù)方案，其技術(shù)效果能夠基本上達到現(xiàn)有技術(shù)的水平；(3)發(fā)明代表某種新技術(shù)發(fā)展趨勢；以及(4)盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術(shù)效果。

顯然，對于一項發(fā)明來說，滿足“顯著的進步”這個條件相對來說比較容易。

因此審查員或無效請求人很難以此為理由證明一項專利（申請）不具備創(chuàng)造性。

一、對《專利審查指南》有關(guān)“顯著的進步”的解讀 《專利審查指南》第二部分第四章第5.3節(jié)和第6.3節(jié)進一步規(guī)定，當發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預料不到的技術(shù)效果時，就說明發(fā)明具有顯著的進步；在這種情況下，不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實質(zhì)性特點，可以確定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

此外，當發(fā)明的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導致的，則說明該發(fā)明具有有益效果。

因而，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備了創(chuàng)造性。

似乎，只要能夠證明一項發(fā)明相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果，或其對應的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得了成功，就能說明該項專利（申請）具備創(chuàng)造性。

發(fā)明專利創(chuàng)造性審查的新趨勢

《專利審查指南》（以下簡稱“《指南》”）規(guī)范了審查員應從發(fā)明人的角度理解發(fā)明；在“三步法”評價創(chuàng)造性時需從整體考慮來確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；并且為了避免“公知常識”的濫用，強化了審查員的證據(jù)意識，明確審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻的技術(shù)特征認定為公知常識時，應當提供證據(jù)予以證明。

顯然，修改后的《指南》促進了創(chuàng)造性的客觀評價，縮小了審查員與申請人（或代理師）之間的認識“鴻溝”。

但是，從2022年11月1日《指南》實施以來，發(fā)明創(chuàng)造性的審查實踐又出現(xiàn)了新的趨勢。

例如，在針對作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的D1確定出區(qū)別特征后，審查員現(xiàn)在有時會用D2+“公知常識”來評價區(qū)別特征。

亦即，審查員認為D2可以根據(jù)“公知常識”被改造以實現(xiàn)區(qū)別特征的作用。

但是，最接近的現(xiàn)有技術(shù)應當為所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員應用區(qū)別特征去解決發(fā)明實際解決的技術(shù)問題提供進行改進的基礎(chǔ)。

如果最接近現(xiàn)有技術(shù)中與發(fā)明所關(guān)注的技術(shù)問題根本沒有關(guān)系，則即使有其他現(xiàn)有技術(shù)中披露了發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征，但所屬領(lǐng)域技術(shù)人員也可能難以產(chǎn)生將現(xiàn)有技術(shù)與最接近現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的動機。

更何況，如果D2本身沒有公開區(qū)別特征，而是將D2根據(jù)所謂“公知常識”改造后才能實現(xiàn)區(qū)別特征的作用，那么所屬領(lǐng)域技術(shù)人員就更難以將D2與作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的D1相結(jié)合。

換言之，只有作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的D1能夠被改造，而不應對D2進行改造。

而且，只有D2本身公開了區(qū)別特征，才能將D2與D1相結(jié)合來評價要求保護的技術(shù)方案。

另外，審查員有時甚至會用D2+D3來評價功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的區(qū)別技術(shù)特征。

下面的案例就是筆者碰到的一個案例： 權(quán)利要求1如下： 1、一種磁共振成像（MRI）系統(tǒng)，包括： 線纜束，其包括導電線纜和多芯光纖，所述多芯光纖與所述導電線纜捆扎在一起以形成所述線纜束； 電氣部件，其與所述線纜束的所述導電線纜連接； 光纖形狀讀出設(shè)備，其與所述線纜束的所述多芯光纖光學地耦合，并且被配置為測量注入到所述多芯光纖中的光的反射并被配置為基于反射測量結(jié)果來計算所述線纜束的形狀；以及 處理器，其被配置為基于所計算出的所述線纜束的所述形狀來檢測所述導電線纜中在磁共振頻率處可能共振的部分。

審查員承認對比文件1沒有公開上述劃線部分的特征，并認為針對該區(qū)別特征，本發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題為“如何提高MRI系統(tǒng)的安全性”。

審查員對于技術(shù)問題的確定符合2022年11月1日實施的《指南》中的相關(guān)要求“對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術(shù)效果”，“然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。

接下來，審查員認為對比文件2和對比文件3公開了上述區(qū)別特征。

事實上，對比文件2僅僅旨在研究MRI成像期間有哪些因素會導致燒傷。

對比文件2的研究結(jié)論為MRI系統(tǒng)中若形成諧振導電環(huán)路，就容易發(fā)生燒傷事故。

但是，對比文件2并不涉及如何通過技術(shù)手段來檢測MRI系統(tǒng)中是否存在諧振導電環(huán)路，也沒有明確公開導線的形狀會產(chǎn)生諧振導電環(huán)路。

對比文件3僅僅涉及確定光纖形狀的技術(shù)方案。

但是，對比文件3并未公開或教導光纖形狀與諧振導電環(huán)路之間的關(guān)系，更不用說通過確定光纖形狀來檢測諧振導電環(huán)路。

顯然，審查員認為在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2和對比文件3就能得出權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案的審查結(jié)論值得商榷。

對不同現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合動機的考量 判斷所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員是否有動機將兩篇或多篇現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合從而得到發(fā)明的技術(shù)方案，應當充分分析所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員對于引入?yún)^(qū)別特征達到解決技術(shù)問題的目的是否存在合理的成功預期。

如果無法預見兩者結(jié)合后將產(chǎn)生的結(jié)果，則通常不具有將兩者進行有目的結(jié)合的動機。

就本案而言，審查員針對區(qū)別特征確定出本發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題“如何提高MRI系統(tǒng)的安全性”之后，又將相互關(guān)聯(lián)的區(qū)別特征“基于反射測量結(jié)果來計算所述線纜束的形狀”和“基于所計算出的所述線纜束的所述形狀來檢測所述導電線纜中在磁共振頻率處可能共振的部分”割裂開，分別進行評價。

如果說對比文件3公開了“基于反射測量結(jié)果來計算所述線纜束的形狀”，那么無論是對比文件2還是對比文件3都沒有公開“基于所計算出的所述線纜束的所述形狀來檢測所述導電線纜中在磁共振頻率處可能共振的部分”。

也就是說，盡管對比文件2公開了MRI系統(tǒng)中形成的諧振導電環(huán)路是MRI成像期間導致燒傷的可能因素，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員不能導出采用對比文件3中確定的光纖形狀就能檢測MRI系統(tǒng)中是否存在諧振導電環(huán)路。

即，對比文件2與對比文件3之間缺乏關(guān)聯(lián)，因此基于現(xiàn)有技術(shù)無法產(chǎn)生合理的成功預期，故不會存在將對比文件3與對比文件2相結(jié)合、甚至再與對比文件1相結(jié)合的動機。

再次，《指南》第二部分第四章第3.2。1.1僅規(guī)定了“(iii)所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

”亦即，作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的D1若能與其他對比文件D2（其公開了發(fā)明的區(qū)別特征，且該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決發(fā)明實際解決的技術(shù)問題所起的作用相同）相結(jié)合，那么D1+D2可以組合用來評價發(fā)明的創(chuàng)造性。

審查員之所以會在評價創(chuàng)造性時出現(xiàn)上述審查邏輯可能是源于《專利審查指南·實質(zhì)審查分冊》第四章創(chuàng)造性的第1.3。1節(jié)“存在技術(shù)啟示的情形”介紹了：（4）其他對比文件中披露了不同于發(fā)明區(qū)別特征的技術(shù)手段，其與發(fā)明的區(qū)別特征具有相同或類似的作用，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過公知的變化或利用公知的原理對該技術(shù)手段進行改型，將其應用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中獲得發(fā)明，且可以預期其效果。

但是，《實質(zhì)審查分冊》又在第1.3。2節(jié)“不存在技術(shù)啟示的情形”介紹了：（2）其他對比文件公開了發(fā)明的區(qū)別特征，但這些特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與在發(fā)明中的作用不同。

似乎：其他對比文件公開的技術(shù)若能解決本發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，即使其他對比文件公開不同的技術(shù)手段，只要該技術(shù)手段能被改造為本發(fā)明的那樣，那么其他對比文件就給出了技術(shù)啟示；相反，如果其他對比文件不能解決本發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，即使其他對比文件公開發(fā)明的技術(shù)手段，那么其他對比文件也沒有給出技術(shù)啟示。

但是，本發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題正是根據(jù)區(qū)別特征在整個發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果來確定的。

由于《實質(zhì)審查分冊》在“存在技術(shù)啟示的情形”中教導“其他對比文件中披露了不同于發(fā)明區(qū)別特征的技術(shù)手段”不能被認為是《指南》中“所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段”，因此，這種審查邏輯似乎需要進行修正。

綜上所述，當前的《指南》已經(jīng)完善了創(chuàng)造性評價“三步法”中的前兩步，但是，對于“判斷所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員是否有動機將兩篇或多篇現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合從而得到發(fā)明的技術(shù)方案”方面還存在改進的空間。

商標共存協(xié)議的法律性質(zhì)及作用

申請商標人提交與引證商標人訂立的共存協(xié)議或由后者出具的《同意書》，旨在使商標主管機構(gòu)準予注冊。

但其結(jié)果是，有被商標主管機構(gòu)認可并獲得注冊的；有被商標主管機構(gòu)否定但被法院認可而獲得注冊的；也有被商標主管機構(gòu)否定且被法院維持的；如此等等。

在當事人眼中，既然商標是一種私權(quán)，引證商標人當然有權(quán)處分其權(quán)益，商標主管機構(gòu)為什么干預？在商標主管機構(gòu)看來，審查申請商標，不僅涉及當事人的私利，而且必須考慮消費者利益。

法院則更傾向認為，共存協(xié)議是當事人意思自治表示，而商標能否共存屬于法定審查范疇。

本文旨在對共存協(xié)議的法律性質(zhì)及作用予以探討。

一、共存協(xié)議的法律性質(zhì)和作用 既然被稱之為“協(xié)議”，則共存協(xié)議的基本法律性質(zhì)就是合同；應主要受合同法調(diào)整。

合同是當事人就相應交易涉及的權(quán)利義務關(guān)系，達成一致意思表示的書面表現(xiàn)形式。

而其特點是相對性，即合同法律效力僅及于其當事人，而不對第三人產(chǎn)生法律效力。

合同即使約定由第三人向債權(quán)人履行債務，若第三人不履行，仍由債務人承擔違約責任。

對當事人尚且如此，對商標主管機構(gòu)就更不具有任何約束力。

因此，認為只要有共存協(xié)議，商標主管機構(gòu)就應當批準商標共存，是一種誤解。

《同意書》雖僅由引證商標人簽署，就其自身法律效力而言，并非合同法意義上的合同，但如申請商標人也在其上簽字，且從其具體措辭角度，可以解釋出“要約”和“承諾”的意思表示，則其亦應在雙方之間形成合同關(guān)系。

但就本文而言，《同意書》是否構(gòu)成合同并不重要；因為它同樣可以作為認定事實的證據(jù)。

商標共存協(xié)議涉及的是這樣一種交易，即引證商標人是否可在其自身利益范圍內(nèi)，“容忍”申請商標人在相同或類似商品上注冊相同或近似商標。

商標在市場競爭中可為權(quán)利人帶來巨大商業(yè)利益。

為此，引證商標人能否同意申請商標人在后注冊相同或近似商標，一定是以自身商業(yè)利益為出發(fā)點。

市場上不存在甘愿犧牲自己的商業(yè)利益，而成全他人獲取相應經(jīng)濟利益的商家（即使偶爾有之，也屬道德范疇）。

無論商標主管機構(gòu)還是人民法院，在審理與共存協(xié)議相關(guān)糾紛時，應將此經(jīng)濟法則銘記于心。

這并非出于“私權(quán)至上”，而是“（商業(yè)競爭中）私利至上”。

因為商家在考慮“私利”時，一定會將消費者是否混淆作為決定性參考依據(jù)。

而這一考慮因素往往體現(xiàn)于共存協(xié)議，即雙方會對二者區(qū)分做出明確約定。

而當事人若違反相關(guān)約定，盡管不必然導致在后注冊商標被撤銷或無效，但違約方應為此承擔違約責任（包括高額賠償?shù)龋换蛟S引證商標人可以針對具體案情訴諸反不正當競爭法保護。

北京高院基于共存協(xié)議或《同意書》做出這樣的事實認定，“共存協(xié)議明確同意申請商標注冊，可以佐證不容易引起相關(guān)公眾混淆”。

①“若無其他明顯因素表明存在混淆的可能性，《同意書》通常是排除存在混淆可能性的有力證據(jù)”②如此事實認定有兩個亮點。

一是將共存協(xié)議或《同意書》作為證據(jù)予以采信；二是以該證據(jù)佐證，認定不容易引起相關(guān)公眾混淆的事實。

如此事實認定，恰恰是與共存協(xié)議相關(guān)爭議的核心點。

它首先體現(xiàn)的一個原則是，在判定商標共存是否存在“導致消費者混淆可能性”這點上，究竟誰更有發(fā)言權(quán)？在我們看來，答案應當是共存協(xié)議當事人。

因為商家訂立共存協(xié)議的基礎(chǔ)是“逐利性”。

無論上述判決的法官是否認同此點，至少采信證據(jù)時，充分尊重了當事人的判斷標準；而此點恰恰是審查共存商標申請時不容忽視的。

該認定的第二個亮點是，認定“是否存在導致混淆可能性”事實時，究竟應當由誰承擔舉證責任？實踐中常見這樣的表述，當事人沒有提交證據(jù)證明“不存在導致混淆可能性”；進而糾紛審理者以共存商標相同或近似，使用于相同或類似商品上容易導致消費者混淆的簡單表述，即認定“（共存商標）容易導致消費者混淆”的事實。

上述已指出，在判斷共存商標是否容易導致混淆事實上，共存商標當事人應更具發(fā)言權(quán)；而他們的判斷標準和范圍，肯定嚴于和寬于某審查員或法官。

既然共存協(xié)議當事人主張商標共存不存在導致消費者混淆的可能性，那么審查員或法官若否定該事實主張，則應拿出更有利的證據(jù)或依據(jù)。

否則難免被視為“武斷”。

既然需要認定的是“可能性”而非已經(jīng)發(fā)生的事實，那么要當事人證明未來可能發(fā)生或不發(fā)生的事實，似乎“強人所難”。

大概之所如此，上述判決才更加注重共存協(xié)議當事人的判斷。

盡管如此，若共存協(xié)議當事人可以提交諸如第三方市場調(diào)查報告之類的證據(jù)，至少可以證明目前市場上已經(jīng)發(fā)生（如低混淆率）或沒有發(fā)生的事實（不存在高混淆率），進一步增強其主張的可信度。

既然當事人達成共存協(xié)議時以其“私利”為基礎(chǔ)，引證商標人為什么會“容忍”申請商標共存于激烈的市場競爭環(huán)境？有其“果”，必有其“因”。

有些當事人達成共存協(xié)議的經(jīng)濟基礎(chǔ)，是他們之間具有的關(guān)聯(lián)性，如母子公司、合資公司等③；有些則系當事人出于歷史原因達成妥協(xié)，如在先使用而未注冊商標與在后注冊商標的沖突④；有些則出于當事人其他商業(yè)利益考慮，如引證商標人或許認為申請商標不會對自己的市場份額造成威脅，因而不愿為此卷入相關(guān)行政乃至司法程序；或許可以從共存協(xié)議中得到其他商業(yè)利益；當然還有些可能出于損人利己或不利己的特殊考慮（如引證商標人進入破產(chǎn)程序，惡意與他人訂立共存協(xié)議）；如此等等。

無論共存協(xié)議產(chǎn)生的經(jīng)濟基礎(chǔ)如何，提交共存協(xié)議的當事人必須明白，他所提交的，只是一份證明引證商標人表示不提出異議的證據(jù)，而該證據(jù)能否被商標主管機構(gòu)或人民法院所采信，由審理者決定。

即便該證據(jù)被采信，審理者就此認定的相關(guān)法律事實是，引證商標人不認為申請商標會使消費者對各自商標所涉商品或服務產(chǎn)生混淆。

然而，既然可能產(chǎn)生混淆的主體是消費者而非引證商標人，那么商標主管機構(gòu)仍有必要站在消費者角度，審視商標共存造成混淆的可能性。

這不僅是商標主管機構(gòu)的權(quán)利，也是其依據(jù)商標法應盡的法定義務。

在筆者看來，商標法可分為兩個部分，即審查批準和權(quán)利保護。

前者不僅涉及當事人的私利，而且涉及消費者的公利。

后者更多涉及當事人的私利。

講共存協(xié)議體現(xiàn)權(quán)利人對“私權(quán)”的處分，并非確切。

因為引證商標人并沒有處分他的商標權(quán)，而是做出在自身經(jīng)濟利益允許范圍內(nèi)，同意申請商標存在的意思表示。

此外，商標注冊實踐中可能發(fā)生“商標漏引”情形。

在維盾商標案中⑤，商標主管機構(gòu)因“漏引”而批準申請商標注冊。

但在其后發(fā)生的商標侵權(quán)案中，法院認為“漏引”不是被告抗辯不侵權(quán)的理由；法院應當全面審查原告侵權(quán)指控是否成立。

由此得出的結(jié)論是，即使提交共存協(xié)議，商標主管機構(gòu)獨立審查申請商標，無論從公眾利益還是從在先商標權(quán)人的私利角度看，都是必要的。

因為至少在邏輯上存在這樣的可能性，即引證商標人不認為申請商標注冊會使消費者產(chǎn)生混淆，但不能排除其他潛在商標權(quán)人對此產(chǎn)生不同認識。

綜上可以看出，共存協(xié)議是一份合同，其首要功能是證明當事人之間存在某種權(quán)利義務關(guān)系的事實。

共存協(xié)議在相應行政或訴訟程序中的地位，只不過作為證據(jù)被采信時，可以證明引證商標人承諾不對申請商標提出異議的事實（若能被作為證明不導致混淆的證據(jù)則更佳）。

而引證商標人不對申請商標提出異議，只是商標主管機構(gòu)或人民法院考慮申請商標能否注冊的一個而非決定因素。

二、采信共存協(xié)議導致的不同事實認定 一般而言，對申請商標提出異議的，多為引證商標人。

而共存協(xié)議可以成為申請商標人排除障礙的一個關(guān)鍵手段。

盡管商標主管機構(gòu)或法院均認為，即使當事人提交共存協(xié)議，商標主管機構(gòu)或人民法院亦應獨立就相關(guān)問題進行審查，但在實際處理問題時，各自掌握標準仍存在差異。

在我們看來，應根據(jù)不同案件的具體情節(jié)，分別予以處理。

就證據(jù)采信而言，只要共存協(xié)議真實，都應被作為證據(jù)采信。

但就此做出的事實認定，則可能因?qū)徖碚叩牟煌瑑r值取向而異。

我們的建議是，審理者應區(qū)分產(chǎn)生共存協(xié)議的不同經(jīng)濟基礎(chǔ)，從更寬的角度和視野，基于共存協(xié)議認定相關(guān)爭議事實。

例如， 1、若共存協(xié)議雙方為關(guān)聯(lián)企業(yè)，則在一般情況下，依據(jù)該證據(jù)允許申請商標注冊，不僅尊重當事人的意思自治，而且不損害消費者的利益。

因為很多情況下，引證商標人為申請商標人的母公司或合資一方，因而申請商標的基礎(chǔ)就是引證商標。

鑒于在相關(guān)地域內(nèi)使用與引證商標相關(guān)標識者，不是引證商標人，而是其子公司或合資公司。

雙方達成共存協(xié)議，以更好實現(xiàn)雙方在引證商標注冊地域內(nèi)的共同經(jīng)濟利益。

其簡單道理是，既然引證商標在注冊地域內(nèi)為消費者知曉，但在該區(qū)域內(nèi)提供產(chǎn)品或服務的是申請商標人，且消費者從其使用過程中，不僅理解產(chǎn)品或服務的來源，而且可以理解申請商標人與引證商標人的關(guān)系，進而大大降低對相關(guān)商品或服務產(chǎn)生混淆的幾率（使消費者更容易區(qū)分進口產(chǎn)品與國內(nèi)生產(chǎn)品的不同；很多情況下，二者價差明顯）。

商標主管機構(gòu)若不允許商標共存，反而會使消費者將申請商標人生產(chǎn)的產(chǎn)品，誤認為直接來源于引證商標人，進而增加導致消費者混淆的概率。

當然，如若申請商標與引證商標相同且使用于相同商品（如此案例應罕見），在駁回申請商標時，指明申請人可以通過商標許可達到其旨在達到的商業(yè)目的，或許更“人性化”。

但如若申請商標與引證商標存在一定差異，則無論用于相同或類似商品，準予申請商標注冊，應有助于消費者區(qū)分進口產(chǎn)品與國內(nèi)生產(chǎn)品。

同時可以使國內(nèi)廠商獲取大于單純商標許可所獲經(jīng)濟利益。

例如，合資企業(yè)具有一定法定期限。

若為商標許可，則合資企業(yè)終止時，商標許可即不復存在。

但若作為合資外方的引證商標人，同意中方在華申請注冊近似商標，則中方在合資終止后，仍可繼續(xù)使用該商標，進而延續(xù)消費者對相關(guān)產(chǎn)品的認識。

2、若共存協(xié)議當事人雖非關(guān)聯(lián)企業(yè)但因歷史原因達成協(xié)議，則一般情況下，商標主管機構(gòu)和人民法院應尊重當事人意思自治。

因為盡管在先使用者可以依據(jù)商標法，在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用相關(guān)商標，但商標若能共存，則申請商標人可以在更大范圍內(nèi)使用相關(guān)商標。

從實踐意義角度講，既然引證商標人同意申請商標人以商標共存方式，擴大其商標使用范圍，那么雙方之間一定會以契約方式對此加以限定（如使用地域、包裝裝潢、廣告宣傳等方面的約定）；雙方因而可以明確區(qū)分不同的消費群體。

若一方違反共存協(xié)議，則會為此付出經(jīng)濟代價。

對于此類共存協(xié)議，主管機構(gòu)或法院應更多從協(xié)議約定內(nèi)容方面，判斷導致消費者混淆的概率；而不應僅拘泥于申請商標自身方面。

3、若共存協(xié)議當事人既非關(guān)聯(lián)公司亦無歷史原因，則除非存在明顯的混淆可能性，商標主管機構(gòu)和人民法院一般也應認可商標共存。

因為，就判定是否存在導致消費者混淆可能性而言，引證商標人考慮的因素，肯定會多于商標主管機構(gòu)或人民法院。

因為，他看問題的基礎(chǔ)不是公共利益，而是其自身利益。

導致自己商品或服務消費群體的混淆，進而導致消費者流失，是其最不愿意看到的結(jié)果。

4、實踐中有時會出現(xiàn)惡意利用共存協(xié)議的案例。

如此涉及的共存協(xié)議不僅不應被采信，而且當事人或許因此承擔其他民事或刑事責任。

此類案件中，即便申請商標獲取注冊，其他當事人亦應享有訴諸商標無效程序的權(quán)利。

三、如何處理因商標共存協(xié)議產(chǎn)生的糾紛 引證商標人能否以申請商標人違反共存協(xié)議為由，請求商標主管機構(gòu)不予注冊或者無效申請商標；或者向人民法院起訴申請商標人侵權(quán)呢？實踐中可能出現(xiàn)不同情形。

1、一種情形涉及商標異議或評審階段。

引證商標人以申請商標人違反共存協(xié)議為由，主張該協(xié)議無效，請求商標主管機構(gòu)不予批準申請商標注冊。

這首先涉及的是，共存協(xié)議是否被認定無效或被撤銷或解除，需由人民法院或仲裁機構(gòu)認定。

商標主管機構(gòu)或?qū)徖硇姓m紛的人民法院，不能主動認定共存協(xié)議的法律效力。

事實上，無論共存協(xié)議是否有效，它只不過是一份證據(jù)。

其法律效力如何，對行政糾紛審理者并無實質(zhì)意義。

采信證據(jù)的目的，是認定相關(guān)爭議事實。

商標主管機構(gòu)即使采信共存協(xié)議，就此做出的相應事實認定，也莫過于引證商標人表示不對申請商標提出異議；或者佐證證明低混淆率的事實。

其實，商標主管機構(gòu)可將引證商標人的“無效主張”，視為其就是否同意商標共存做出的在后意思表示；而當事人在后意思表示一般優(yōu)于在先意思表示。

據(jù)此，商標主管機構(gòu)可以認定的事實是，盡管引證商標人原來表示不對申請商標提出異議，但其后做出相反意思表示。

至于共存協(xié)議是否有效，則與本案無關(guān)。

故，商標主管機構(gòu)仍應依職權(quán)對申請商標進行獨立審查。

2、一種情形是，商標主管機構(gòu)未采信共存協(xié)議且未批準申請商標注冊，申請商標人訴諸行政訴訟程序；引證商標人以申請商標人違反共存協(xié)議，因而協(xié)議無效為由，請人民法院維持商標主管機構(gòu)決定。

如此，人民法院審查認定的，不是商標主管機構(gòu)未采信共存協(xié)議是否正確，而應審查其不予批準申請商標注冊，是否具備必要的事實和法律依據(jù)；或者是否違反程序。

3、若引證商標人以共存協(xié)議無效為由，請求人民法院判決申請商標人侵權(quán)，則首先需要解決的問題是，審理商標侵權(quán)糾紛的法庭，是否可以同時認定當事人作為證據(jù)提交的共存協(xié)議的效力？我們傾向否定的答案。

因為這涉及不同的“案由”。

再者，即便共存協(xié)議被認定無效，法院也不能就據(jù)此簡單認定申請商標人侵權(quán)。

因為只要后者注冊商標未被無效，法院只能依據(jù)具體事實判斷，禁止其繼續(xù)使用注冊商標，是否有利于保護消費者利益。

而此時引證商標人的“私權(quán)”，應成為次要考慮因素。

4、既然共存協(xié)議只是合同且僅對雙方產(chǎn)生法律效力；那么，若一方違反共存協(xié)議，相對方可基于契約法律關(guān)系起訴違約方。

若共存協(xié)議約定了仲裁條款，則對其項下糾紛具有管轄權(quán)的，就只能是約定的仲裁機構(gòu)。

若糾紛審理機構(gòu)經(jīng)審理后認定一方違約，則可根據(jù)相對方請求，判決或裁決違約方承擔相應違約責任。

若共存協(xié)議一方當事人依據(jù)協(xié)議約定或合同法規(guī)定，享有單方面解約權(quán)，并且主張該權(quán)利的事實條件成就（違約行為達到約定或法定程度），當事人可以請求判決或裁決解除共存協(xié)議。

然而，即使共存協(xié)議提前解除，其法律效力也不能及于商標主管機構(gòu)或人民法院；即當事人能否使商評委依照法定程序撤銷或無效相關(guān)商標，或能否讓人民法院認定侵權(quán)，則由商評委或人民法院依照相應法律規(guī)定及所涉事實審理決定。


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