今天，樂知網律師 給大家分享： 專利復審程序中的依職權審查范圍，專利無效程序中“權利要求的進一步限定”的理解與適用 。

專利復審程序中的依職權審查范圍

根據《專利法》第四十一條規定，專利申請人對國知局駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向國知局請求復審。

因此，在一項專利申請被駁回后，如果申請人仍然希望就所申請的發明或實用新型獲得專利權，除了提出分案申請以外，還可以向國知局就駁回的專利申請請求復審。

現行的《專利法實施細則》在第四章“專利申請的復審與專利權的無效宣告”：

第六十一條規定，請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。

第六十三條規定，專利復審委員會進行復審后，作出維持原駁回決定的復審決定，或者撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續進行審查程序。

可見，請求人請求復審的主要訴求是不服駁回決定中的審查決定，請求國知局（原“專利復審委員會”）針對駁回決定所依據的理由和證據重新進行審查（即“提供救濟”）。

專利無效程序中“權利要求的進一步限定”的理解與適用

在最新修改的《專利審查指南》之前，盡管專利復審委員會通常不允許專利權人對明顯錯誤進行修改，但無論是專利復審委員會還是法院都允許專利權人對符合條件的明顯錯誤進行修正性解釋，例如第21570號無效宣告請求審查決定、（2013）一中知行初字第1096號行政判決、（2014）高行終字第1811號行政判決、以及最高人民法院(2011)行提字第13號行政判決，權利要求中的明顯錯誤對專利權人而言并不是無法挽救的重大失誤。

在最新修改的《專利審查指南》之前，對權利要求的一種可能限定只能是權利要求的合并，合并式修改的最大問題是可能顯著不當地縮小權利要求的保護范圍，導致專利權人最終無法對其發明創造獲得所期望的有效保護。

最新修改的《專利審查指南》將“權利要求的進一步限定”定義為“在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，以縮小保護范圍”，這意味著在采用“權利要求的進一步限定”修改方式時專利權人只需要針對權利要求中存在的缺陷補入能夠克服該缺陷的一個或多個技術特征即可，而無須加入其它不必要的技術特征。

這將使得權利要求保持合理的最大保護范圍，進而使得專利權人可以對其發明創造行使強有力的保護。

顯然，相對于明顯錯誤修改方式而言，無效程序中的權利要求的進一步限定修改方式對于專利權人而言意義更為重大。

但是，自最新修改的《專利審查指南》實施幾個月以來，對于如何理解與適用“權利要求的進一步限定”已經在實踐中引起了較大爭議，導致專利權人不知道什么樣的“權利要求的進一步限定”能夠被允許，一些合議組審查員也很困惑到底什么樣的“權利要求的進一步限定”應該被接受。

近日，有作者提出了一種觀點①認為：“權利要求的進一步限定”應當解釋為“通過在所要修改的權利要求中補入原權利要求書中其他權利要求的一個或多個技術特征，形成一個新的保護范圍更小的權利要求，以代替原來的權利要求，原來的權利要求不再保留；修改后的權利要求數量相對于原權利要求書不發生超出預期的變化；并且通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系”，并且還詳細列舉了通常不符合“權利要求進一步限定”要求的三種情形。

這種觀點似乎是超出了現行《專利審查指南》相關規定的內涵。

還是先看看《專利審查指南》中有關無效程序中權利要求修改的具體規定。

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6。1節規定了無效程序中發明或實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：

1。不得改變原權利要求的主題名稱； 2。與授權權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍； 3。不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍； 4。一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6。1節規定了無效程序中權利要求的修改方式： 在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正，并且進一步進行了定義：權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。

與《專利審查指南》中對“權利要求的進一步限定”的定義相比，上述對“權利要求的進一步限定”適用的解釋增加了兩條限制性規定：修改后的權利要求數量相對于原權利要求書不發生超出預期的變化；并且通常不能增加權利要求或重新撰寫權利要求，從而構建出新的權利要求的層次體系。

不符合“權利要求進一步限定”要求的通常三種情形：

1、在未對獨立權利要求進行修改的情況下，僅增加新的從屬權利要求； 2、同一獨立權利要求中分別加入不同的技術特征，形成多個新的獨立權利要求； 3、對原權利要求的特征進行重新組合，增加一組或多組新的權利要求。

在實踐中，專利權人在無效程序中對權利要求采用上述第2種情形進行修改大體因為以下兩方面原因：

一、在原權利要求相對于引用的對比文件不具備專利性的情況下，專利權人對于在同一獨立權利要求中分別加入不同技術特征形成的不同技術方案是否具有專利性沒有把握，同時又不希望不適當地縮小保護范圍； 二、在原權利要求相對于引用的對比文件不具備專利性的情況下，專利權人認為在同一獨立權利要求中分別加入不同技術特征形成的不同技術方案相對于對比文件都可能具備專利性。

在專利無效程序中對權利要求采用上述第2種情形進行修改大體存在三種可能的情況：

一、同一獨立權利要求中分別加入來自同一組權利要求中不同從屬權利要求的技術特征，形成多個新獨立權利要求； 二、同一獨立權利要求中分別加入來自另一組權利要求中的不同技術特征，形成多個新獨立權利要求； 三、同一獨立權利要求中分別加入來自同一組權利要求中不同從屬權利要求以及來自另一組權利要求中的不同技術特征，形成多個新獨立權利要求。

專利法意義的“銷售”行為邊界之辨析

專利法第十一條從行為類型入手，規定了專利權人禁止權的范圍，是認定專利侵權行為的重要尺度。

其中，與發明和實用新型專利的權利人相關的包括制造、使用、許諾銷售、銷售和進口等五種行為，與外觀設計專利的權利人相關的包括制造、許諾銷售、銷售和進口等四種行為。

處于上游的制造、進口、許諾銷售等行為，是涉嫌侵權產品的源頭，對專利權人的合法權益構成現實緊迫危險，或已影響到專利權人的期待利益。

使用行為處于最下游，往往由終端用戶執行，在此之前專利權人的權益受損往往已經成為事實。

而銷售行為承上啟下，涉嫌侵權產品籍此進入流通環節并擴散，最契合經營目的，并使得上游行為的危險性變現，從而構成對專利權人合法權益的最直接損害。

相比于其他行為的相對隱蔽性，涉嫌侵權產品因在銷售環節的擴散，從而更容易被公開化。

“銷售”是日常生活及商業活動中應用極為廣泛的措辭，但越是這種耳熟能詳的措辭，其內涵與外延越不甚清晰。

通常理解“銷售”具有與“買賣”、“交易”等近似之意，實踐中也極易將專利法意義的“銷售”行為與合同法意義的買賣行為混為一談。

而準確認定專利法意義的“銷售”行為的含義和邊界，尤其是將其與買賣行為明確區分，對于侵權行為認定與專利權人維權，以及社會公眾利益保障，均至關重要。


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