今天，樂知網小編 給大家分享 專利申請過程中的權利配置，專利的強制許可制度

專利申請過程中的權利配置

[摘要]專利申請書中權利請求項部分的撰寫，是整個專利申請過程的核心。

對于專利工程師而言，不但需要考慮采取什么樣的申請策略以使技術獲得最充分的保護，而且還要注意平衡各參與人之間的貢獻和收益。

結合美國專利法的部分條文進行研究，可以得出一些權利配置方面的啟示。

[關鍵詞]專利申請；權利配置；權利請求項 專利制度之道，在于藉由技術揭露而提升整體產業水平；專利制度之術，則在于行使專利的排他權。

專利申請的目的，在于累積商業上的攻防武器及籌碼，同時，亦可作為市場對特定公司研發能量的一種客觀評價指標。

在專利申請的同時，還有可能涵蓋不同類型知識產權之間的交互運用，例如實用新型、商標、著作權與商業秘密等。

怎樣才能達到最佳的保護效果，是專利申請前后需要考慮的問題。

發明人在創作或發明完成時所進行的專利申請，可以依循一般專利制度下的申請規則，以專利排他權效力所及的范圍，思考制造國、市場國、進口國或是競爭對手國等來作為申請國的考慮，或是在申請被駁回時運用最適合專利申請的制度來據理力爭。

除此之外，專利申請時的考慮因素，仍有一些法律規范之外的情況值得探討。

一、專利保護與商業秘密保護的權衡 申請專利時，發明人與代理人會碰到的第一個問題是該揭露(Disclosure)到何種程度才夠。

尤其在專利說明書的撰寫上，一方面擔心技術揭露了，卻無法取得專利權，例如一件發明專利申請案，自申請之日起一段期間內未撤回申請者，則自動進入公開(Publication)的程序；另一方面擔心，技術一旦揭露了，所取得的專利權利保護范圍不夠完整，或者因為各種因素隱藏著權利不確定的風險，例如權利請求項(aaim)的構成要件(Element)與限制條件(Limitation)之間的組成，或者權利請求項所使用的語法等，將直接對專利要件之滿足與取得專利權后的權利范圍解讀(Claim interpretation)上，具有直接影響的關系。

專利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作為權利請求項之支持(Support)，未能滿足充分揭露的要求，可能會導致駁回申請的后果。

但反言之，做過多的技術揭露而未納進權利請求項中進行保護，也會被視為是貢獻給社會大眾(Dedicated to thePublic)，或者，申請案可能滿足了技術揭露的要求，也滿足了其它形式要件的要求后，還是有可能被審定為欠缺非顯而易知性(Non—obviousness)而遭受駁回，產生至終都無法取得專利權的情況。

關于技術揭露程度之拿捏，筆者認為除了要滿足法定揭露要件之外，另一個能夠不揭露卻能受保護的情況，也許正是適用商業秘密法(Trade secrete)來保護，若是，則該技術內容也許得從商業秘密法的角度來思考其要件滿足與否的問題。

在判斷以專利或以商業秘密作為請求標的之分野上，或許申請人能從回避設計(Design around)與逆向工程(Reverseengineering)的角度來判斷要不要作申請專利而為技術揭露的標準。

也就是說，如果依據一般同業技術水準，競爭對手能合理地反推實質發明技術內容者，也許是申請專利作為防范他人竊取研發成果之方法系為合宜，反之，如果客觀上不能回避設計亦無法由逆向工程了解技術內容或設計理念者，則似乎應以商業秘密保護為妥，例如是大部分不可逆的化學工程所產生之配方。

再者，要如何減少遭受官方以不具任何專利要件而核駁的問題，則有待代理人很確切地進行前案與先前技術檢索(Prior art search)，此舉似乎能減低申請案之權利請求范圍與先前技術重疊的新穎性(Novelty)問題；而非顯而易知性之爭執問題，則很無奈地將回歸到發明之技術內容的本質，畢竟，在代理人沒有任何疏忽的情況下，優質的技術內容是優質專利權的源頭，即使代理人非常善盡職責，但不外乎也僅能在不干涉先前技術或公眾領域(Public domain)的情況下作最大范圍的調整，似無法為客戶端創造優質技術，且此項工作也不是專利代理人之職能所在。

二、發明人與權利請求項的幾點考慮 在發明人與權利請求的互動關系上，有些值得注意的地方。

例如消極面上，發明人之不實陳述可能會影響日后行使權利的問題，而積極面上，發明人的詳實記載是專利授權后所得的使用費，作為發明人獎勵金分配之依據。

1，同一法人之共同研發 舉個公司內部的例子而言，某件申請案包含了一種特定裝置與一種特定方法，且該特定裝置系由甲君所負責研發，而該特定方法則由乙君所負責，于申請時，如果本案之兩發明得適用一發明一申請原則，實務上會將該發明之裝置技術與方法技術揭露在同一份說明書之上，順理成章地，也會將所揭露之技術內容作為權利之請求范圍，這是并案申請的情況。

反言之，如果申請后官方意見認為不符合一發明一申請原則，申請人似乎只能申請分割案(Divi—sional application)來遵循限制之要求(Requirementfor restriction)，但一旦將這兩個請求標的作分割，自然地，在發明人的記載上，分割后之裝置申請案應詳實填具甲君，而方法申請案則填具乙君，如此才能滿足真實發明人陳述的要求。

2，復數法人之共同研發 另外，亦有可能發生委外設計或跨公司之間共同研發的情況，假設甲公司負責該產品有關電子電路的控制方法(Method)，乙公司則負責該產品結構上的機構設計(Apparatus)，兩方公司事前協議于技術開發完成之后，由雙方共同取得專利權，但是申請時被審定不符合一發明一申請的原則，勢必就得將該控制方法與機構設計申請分割后，再各自單獨申請。

在此可能有兩個階段可以作為發明人記載的參考考慮，其一，假設該控制方法與該機構設計并不是同一段時間內所共同完成的，而是甲公司先完成電子電路的控制方法，而后乙公司依據甲公司已完成的部分再進行結構上的機構設計，此種情況似乎以個別記載發明人為妥，例如甲公司的電子電路的控制方法申請案上系記載甲公司之研發人員，而乙公司之結構設計申請案則記載乙公司之發明人為妥；其二，假設該控制方法與該結構上的機構設計是在同一段時間內所共同完成的，兩者有相輔相成的關系，雙方依據各自的設計需求而完成整體技術內容，雙方有具體的共同研發過程，此種情況若遇分割時，則電子電路的控制方法申請案與機構設計申請案兩案在記載發明人時，應同時記載雙方公司之研發人員(Co—inventors)為妥。

3，權利項群組的配置 [page] 另外，關于權利請求項群組的配屬，也是一個相當耐人尋味的情況。

按一般撰寫原則的要求，一個權利請求項群組代表著一獨立項(Independentclaim)及依附該獨立項之附屬項(dependentclaim)，特定群組的附屬項亦不會依附別的群組上。

如果我們以圖形來想象時，一個群組的形狀應該是倒三角形，亦謂，若群組之第一項為獨立項，且請求之權利范圍為群組中之最廣者，則該群組之最后一項應為附屬項，且請求之權利范圍應窄于第一項之獨立項。

再假設，若某一案共有三個群組，包含了三個獨立項與十七個附屬項，一般的情況是，會將較廣的群組配屬于第一個群組，且將最窄的群組配屬于最后一個，官方將依據順序逐項進行審查。

雖此為常見的情況，但曾見個案上亦有奇想地將其倒置，也就是把最窄的群組放置于第一個群組，將最廣的群組放置于最后一個群組。

如此配置關系，可能會對瀏覽該專利說明書的人或者是進行審查的審查委員造成某種程度的假象效果。

例如在評估有無侵權疑慮的時候，如果只看完請求項中的第一個群組，甚至是第一項獨立項就判定有無侵權的話，此舉是風險很高的；又或，在審查時，若僅憑第一個群組就予以審定，則即使申請人日后取得專利權，其專利權也真的只能推定為有效且具執行力，實質上有幾分作用則為問號。

因此，即使閱讀權利請求項而不解讀，也應該自始至終為妥；忽略完整的請求范圍將對專利解讀的人不利，輕易地核準審定也未必對申請人有利。

專利的強制許可制度

[摘要]“青山遮不住，畢竟東流去”。

歷經15年漫長艱辛的談判，中國終于邁進了WTO的門檻，成為其會員。

這標志著我國對外開放和現代化建設事業進入了一個里程碑意義的新階段。

WTO是以法律規則為基礎的國際經濟組織，具有一整套系統的法律規定體系。

其中，《馬拉哈什建立世界貿易組織協定》（GATT）、《服務貿易總協定》（GATS）和《與貿易有關的知識產權協定》（Trips協定），構成三大基本實體協定。

Trips協定是一部“條約附加”行的協定，即在吸收和確認已有知識產權國際公約保護標準的基礎上，通過細化和提高保護標準，進一步規定了各類知識產權保護的實體規范。

鄭成思先生曾說：“商品的自由流通、服務的自由流動和知識產權保護，構成世貿組織的三根支柱。

在這三根支柱中，知識產權的地位最重要，因為知識產權與有形貨物買賣，以及服務貿易都有相當密切的聯系，實際上知識產權保護是為商品的自由流通和服務的自由流動起保障作用的。

”① [關鍵詞]權利限制、權利限制的限制、法定交叉許可、緊急狀態、改進專利 知識產權協議的“專利”一節是談判過程中最為困難的一部分，涉及到發達國家與發展中國家相互之間爭議很大的問題，在WTO多哈部長會議上，知識產權與公共健康問題又成為爭議激烈的問題。

發展中國家認為它們應當能夠以低廉的價格得到醫治愛滋病、結核病等疾病的“救命”良藥。

由于這些藥物基本上是在發達國家生產的價格昂貴的專利藥，窮國買不到或買不齊，以巴西為首的一些發展中國家要求Trips協定允許各國在發生大眾健康危機時采取特殊措施，如允許本國企業仿制外國專利藥。

美國則擔心類似的特殊措施會被濫用，從而影響本國制藥業贏利。

該會議最終取得的進展是各世貿組織成員可以在發生公共健康緊急狀態時采取突破藥品專利保護措施。

② 一、專利的強制許可制度 Trips協定“專利”的一節，主要針對的是對專利的“權利限制”。

這些條款包含三方面的內容：一是規定了允許成員進行什么范圍的權利限制；二是不允許成員進行什么范圍的權利限制；三是在允許的范圍內必須符合哪些條件。

對于一般的權利限制，協議只作了原則的規定，但成員可以對專有權規定例外。

“例外”，主要就是“權利限制”（即強制許可）。

在絕大多數發展中國家都有強制許可條款，即在發展中國家授予專利權人特定年限的獨占的專利權，該期限經過后，權利人在獲取補償條件下必須將其專利許可當地工業使用。

這種規定要求授予專利之后的不長時間內（如三年），專利應當在當地實施。

如果專利不能或者沒有及時開發，就成為強制許可的對象。

（一）協議規定了例外應當符合的前提條件，即：③ （1）必須是為了不使專利妨礙第三方的合法利益而進行的限制； （2）這種限制不能與專利的正常使用沖突（包括不能損害專利“被許可使用人”的利益）； （3）這種限制不能夠不合理地損害專利權人的利益。

（二）Trips協定明文規定的事由及其他事由 Trips協定第31條第2項明文規定的事由有下列幾項： （1）拒絕交易。

即“在此種使用之前，擬使用者已以合理的商業條款和條件爭取權利人的授權，但在合理的期限內該爭取未獲成功，才允許此種使用。

”該規定實際上與反壟斷有關，專利權是一種合法的壟斷權，但權利人濫用其壟斷地位，拒絕他人的合理使用要求，就是拒絕交易性質的濫用壟斷地位。

④ 為獲得基于強制交易的強制許可，利害關系人應當證明其已以合理的商業條款和條件爭取權利人的自愿授權，但在合理的期限內遭到拒絕或者未予答復。

（2）緊急狀態和極端情勢。

這就是“在成員處于國內緊急狀態、其他緊急情勢或者非商業公共使用的情況下，可以豁免這些條件。

但是，在國內緊急狀態或者其他緊急情勢的情況下，應在合理的時間內及時通知權利人。

”此種強制許可的事由是緊急狀態或與此類似的原因，如與公共健康和營養相關的餓情勢。

（3）反競爭行為。

強制許可可以為救濟反競爭行為，成員不必適用（2）和（6）項規定的條件。

在此種情況下確定補償時，應當考慮糾正反競爭行為的需要。

“美國就按其謝爾曼反托拉斯法適用這種強制許可。

救濟反競爭行為的強制許可是Trips協定第8條第2項規定的禁止濫用知識產權原則的具體運用。

這種許可必須給予權利人補償。

糾正反競爭行為的需要，可以在決定補償數額中予以考慮，該規定允許降低補償，甚至免費許可（如美國）。

⑤ （4）非商業公共使用。

這可以發生在政府機關為完成使命而使用受保護的專利的情形。

應當注意的是，此種使用不是必須由政府直接使用，也可以由私人享有，而且這類強制許可無須事先請求和通知。

（5）依賴型專利。

Trips協定第31條第（11）項規定：“如果此種使用是為了利用一項（‘第二專利‘），而該專利不經侵犯其他專利（’第一專利’）即無法使用，則應當適用下列附加條件：①與第一專利中的發明相比，第二專利中的發明應當涉及具有重大經濟意義的重要技術進步；②第一專利的所有人應當有權以合理的條件以交叉許可方式使用第二專利中的發明；③對第一專利授予的使用不得轉讓，除非與第二專利一并轉讓。

”這是一種基于專利的依賴性而授予的強制許可。

在這類強制許可中，第二專利必須具有“重大經濟意義的重要技術進步”。

這種專利實際上是一種“改進專利”，在有些國家，改進專利對電子類行業的發展具有重要意義。

然而，改進專利獲取原專利的強制許可，必須取決于兩者之間的經濟和技術價值的價值對比。

該價值對比的標準取決于授予專利的國家的經濟和技術條件，以及所涉及的專利所有人的規模和實力。

因此，在發展中國家具有重大經濟性的專利，在發達國家卻未必如此。

（6）其他事由。

Trips協定第31條規定的強制許可事由是一種示例性規定，成員在其國內法中還可以規定其他的強制許可事由。

如：公共利益事由；環境保護事由；沒有實施或實施不充分；國家出口的需要。

（三）強制許可的限制條件（鄭成思稱為“權利限制的限制”）⑥

專利的申請流程是什么

一、 申請專利的流程如下： （一）確認需要申請的專利類型。

（二）檢索同類型專利，可自行檢索，也可委托代理機構更全面的檢索。

（三）準備申請文件，提交進入申請步驟。

（四）獲得受理通知書。

（五）初步審查（若是發明專利申請初審前發明專利申請首先要進行保密審查，需要保密的，按保密程序處理）。

（六）公布階段（特指發明專利申請）。

（七）實質審查（特指發明專利），從新穎性、創造性、實用性等方面進行全面審查。

（八）授權階段。

實用新型與外觀專利在第五步審查合格后即可直接進入授權階段。

二、 專利法規定： 第六條　執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。

職務發明創造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。

非職務發明創造，申請專利的權利屬于發明人或者設計人；申請被批準后，該發明人或者設計人為專利權人。

利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。

第七條　對發明人或者設計人的非職務發明創造專利申請，任何單位或者個人不得壓制。

第八條　兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。

第九條　同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

（九） 兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。



專利申請過程中的權利配置 的介紹就聊到這里。


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