今天，樂知網(wǎng)小編 給大家分享 專利無效和訴訟中的舉證問題- 李中奎律師，專利無效程序在專利侵權(quán)糾紛中的運(yùn)用

專利無效和訴訟中的舉證問題- 李中奎律師

隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，專利申請(qǐng)量不斷增加，專利無效和訴訟案件也與日俱增。

專利權(quán)無效宣告和專利侵權(quán)訴訟過程，就是訴訟雙方進(jìn)行舉證以證明自己的訴訟主張的過程。

這個(gè)過程中涉及的證據(jù)多種多樣，獲取證據(jù)的過程也千變?nèi)f化，筆者在此僅對(duì)其中常用的出版物公開和

專利無效程序在專利侵權(quán)糾紛中的運(yùn)用

一、　　對(duì)一項(xiàng)專利侵權(quán)行為的確認(rèn)主要包括二個(gè)方面 一是確認(rèn)該專利權(quán)是否合法有效 二是判斷該實(shí)施行為是否構(gòu)成侵權(quán)。

對(duì)后者的判斷主要是看該實(shí)施行為是否構(gòu)成一般民事侵權(quán)行為的構(gòu)成條件，以及該實(shí)施行為是否屬于專利法所述的專利侵權(quán)行為。

對(duì)前者的判斷存在著很大的不確定性。

在一般情況下，根據(jù)專利法的規(guī)定，在未經(jīng)宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效之前，就應(yīng)認(rèn)為該專利權(quán)的存在是有效的。

但是，如果實(shí)施行為人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，依據(jù)專利法第48條的規(guī)定，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出該項(xiàng)專利權(quán)的無效宣告請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)就會(huì)對(duì)該專利權(quán)的存在是否合法進(jìn)行重新審查。

根據(jù)專利法第5條的規(guī)定，一旦該專利權(quán)被宣告無效，則視為該專利自始即不存在，這樣專利侵權(quán)訴訟就失去了意義。

由此可見，專利權(quán)的無效宣告程序可以使該專利權(quán)的效力處于一種不確定的狀態(tài)，當(dāng)這種不確定的狀態(tài)被重新加以確定時(shí)，往往會(huì)導(dǎo)致與以前完全不同的結(jié)果，很有可能是實(shí)施行為人在專利侵權(quán)糾紛中處于一種非常有利的地位。

二、　　（一）專利申請(qǐng)文件的填寫和撰寫 專利申請(qǐng)文件的填寫和撰寫有特定的要求，申請(qǐng)人可以自行填寫或撰寫，也可以委托專利代理機(jī)構(gòu)代為辦理。

盡管委托專利代理是非強(qiáng)制性的，但是考慮到精心撰寫專利申請(qǐng)文件的重要性，以及審批程序的法律嚴(yán)謹(jǐn)性，對(duì)經(jīng)驗(yàn)不多的申請(qǐng)人來說，委托專利代理是值得提倡的。

（二）專利申請(qǐng)的受理 專利局受理處或各專利局代辦處收到專利申請(qǐng)后，對(duì)符合受理?xiàng)l件的申請(qǐng)，將確定申請(qǐng)日，給予申請(qǐng)?zhí)枺l(fā)出受理通知書。

三、　　《專利法》第四十五條規(guī)定：“自國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，都可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無效。

”為了維護(hù)專利法的嚴(yán)肅性，維護(hù)廣大公眾的利益，中國專利法在專利審查程序中設(shè)置了“宣告專利無效程序”。

專利權(quán)無效請(qǐng)求人請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提交“專利無效宣告請(qǐng)求書”，說明理由，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)附具有關(guān)證明文件和說明所依據(jù)的事實(shí)。

專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求書不符合規(guī)定格式的，請(qǐng)求人應(yīng)當(dāng)在專利復(fù)審委員會(huì)指定的期限內(nèi)補(bǔ)正；未在該期限內(nèi)補(bǔ)正的，該無效宣告請(qǐng)求被視為撤回。

專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)宣告專利權(quán)無效的請(qǐng)求進(jìn)行審查，作出決定，并通知請(qǐng)求人和專利權(quán)人。

宣告專利權(quán)無效的決定，由中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記和公告。

對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)宣告發(fā)明專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的，可以在收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。

專利權(quán)之行使與定暫時(shí)狀態(tài)之處分

壹、前言 專利法給予權(quán)利人禁止他人實(shí)施專利技術(shù)的權(quán)利，使專利產(chǎn)品的市場(chǎng)完全由專利權(quán)人獨(dú)享。

然而科學(xué)愈發(fā)達(dá)技術(shù)愈進(jìn)步，一個(gè)產(chǎn)品上可能有成百上千的專利 ，因此制造生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品，法律上必須取得全部專利權(quán)人的同意。

只要其 人出面禁止就無法生產(chǎn)上市 。

更糟的是專利權(quán)或其客體是抽象的無形體的發(fā)明，無法由其形體界定辨識(shí)，必須使用文字發(fā)展一套邏輯規(guī)則去界定和解釋專利權(quán)內(nèi)容與范圍。

是以發(fā)明人申請(qǐng)專利、主管機(jī)關(guān)審查、專利權(quán)利人行使專利都必須經(jīng)過相當(dāng)冗長(zhǎng)的時(shí)間與密集的溝通，說服對(duì)方承認(rèn)與接受，如無法說服對(duì)方時(shí)才不得不興訴，訴諸法院判決。

司法審理也是曠日廢時(shí)，在美國加州專利侵害訴訟一審判決起碼三年以上。

然而科技產(chǎn)品日新月異，有如長(zhǎng)江后浪推前浪，生命周期甚短，來不及等到司法判決就被新產(chǎn)品淘汰，此問題困擾專利權(quán)人。

在臺(tái)灣除了漫長(zhǎng)的訴訟外，國內(nèi)法律人對(duì)科技與專利的敬畏，業(yè)界對(duì)司法機(jī)關(guān)審理專利糾紛沒有信心，造成專利權(quán)人走偏鋒。

在專利未除罪化之前，常利用刑事告訴手段威逼對(duì)手就范取得份外利益，專利除罪化后似有轉(zhuǎn)向利用假處分制度的跡象。

在九十二年初修法之前，專利權(quán)人很容易取得定暫時(shí)狀態(tài)之假處分，因?yàn)槊袷略V訟法規(guī)定聲請(qǐng)定暫時(shí)狀態(tài)假處分要記載并釋明請(qǐng)求及其原因事實(shí)，以及假處分之原因 。

同時(shí)規(guī)定縱使未釋明，如愿供擔(dān)保金，法院也得命為定暫時(shí)狀態(tài)之處分，即供擔(dān)保金以代釋明 ，裁定前也不必通知當(dāng)事人給予陳述的機(jī)會(huì)，很多業(yè)者搞不清楚狀況就被禁止制造銷售或使用，被迫退出市場(chǎng)，所有投資心血幾乎完全付諸東流。

知悉后也不得聲請(qǐng)撤銷 。

新法雖然規(guī)定裁定前應(yīng)使兩造當(dāng)事人有陳述之機(jī)會(huì) ，但僅就假處分之原因?qū)徖恚景冈V訟之請(qǐng)求及其原因事實(shí)留待本案訴訟時(shí)解決，而定暫時(shí)狀態(tài)之要件只要雙方就繼續(xù)性法律關(guān)系有爭(zhēng)執(zhí)，聲請(qǐng)人主張有重大之損害或急迫之危險(xiǎn)即可 。

不可思議的是，只問有無重大損害或急迫危險(xiǎn)，不論本案請(qǐng)求勝訴之機(jī)率高低，就可以馬上行使實(shí)現(xiàn)有爭(zhēng)執(zhí)的排他權(quán)。

甚至連判斷重大損害或急迫危險(xiǎn)，以及認(rèn)定必要性的判斷標(biāo)準(zhǔn)或思維架構(gòu)也還沒有發(fā)展或建立出來。

在研究中發(fā)現(xiàn)，法院似對(duì)專利權(quán)與專利權(quán)被侵害的救濟(jì)權(quán)未加區(qū)分，因此誤解損害之性質(zhì)與可能的損害或危險(xiǎn)。

定暫時(shí)狀態(tài)處分似是法院暫時(shí)依聲請(qǐng)人之主張有專利權(quán)及被控侵害者侵害其產(chǎn)品，所為之裁定而使聲請(qǐng)人于定暫時(shí)狀態(tài)處分之執(zhí)行令送達(dá)時(shí)起，馬上行使實(shí)現(xiàn)其禁止被控侵害者制造、為販賣之要約、販賣、使用或?yàn)樯鲜瞿康倪M(jìn)口，相對(duì)人(即被控侵害者)立即不得制造、為販賣之要約、販賣、使用或?yàn)樯鲜瞿康倪M(jìn)口。

爭(zhēng)執(zhí)的法律關(guān)系如系專利權(quán)，定暫時(shí)狀態(tài)之裁定主文必須是在專利權(quán)的范圍內(nèi)不得超出專利權(quán)應(yīng)有的內(nèi)容。

也不該同時(shí)存在正向假處分與反向假處分的情形。

正向假處分是，專利權(quán)人聲請(qǐng)依其主張對(duì)相對(duì)人有專利權(quán)，法院就相同當(dāng)事人間同一法律關(guān)系，既然已暫定有專利權(quán)存在，豈可同時(shí)又準(zhǔn)相對(duì)人聲請(qǐng)暫定專利權(quán)不存在之假處分。

尤其在以專利權(quán)人行使專利權(quán)之行為違反公平交易法第18條第一款或第三款或第20條侵害其營(yíng)業(yè)權(quán)之反向假處分，聲請(qǐng)人即被控侵害者，其所請(qǐng)求定暫時(shí)狀態(tài)的爭(zhēng)執(zhí)的法律關(guān)系，應(yīng)是聲請(qǐng)人有無公平交易法第30條的除去請(qǐng)求權(quán)，而非專利權(quán)人應(yīng)容忍聲請(qǐng)人為專利權(quán)所禁止的行為。

定暫時(shí)狀態(tài)之假處分 過去是準(zhǔn)用假處分之規(guī)定，但因本質(zhì)上與假處分不同，其定暫時(shí)狀態(tài)之原因、法院審理程序、撤銷定暫時(shí)狀態(tài)處分之原因、以及聲請(qǐng)人之損害賠償責(zé)任自應(yīng)有別，故新法獨(dú)立出來，但仍然依附在保全程序，所以容易使人誤解。

筆者研究后確信，定暫時(shí)狀態(tài)之假處分不能以保全將來之執(zhí)行視之，它是確定爭(zhēng)執(zhí)的繼續(xù)性法律關(guān)系的非常救濟(jì)手段，似屬于假執(zhí)行之性質(zhì)，且比假執(zhí)行更「假」，法院一不小心即給予聲請(qǐng)人一個(gè)沒有實(shí)體法根據(jù)的排他權(quán)利。

要降低這個(gè)可能性，在判斷是否給予定暫時(shí)狀態(tài)之處分必須初步考慮本案訴訟聲請(qǐng)人勝訴的可能性，如果經(jīng)由雙方當(dāng)事人的陳述及其它現(xiàn)有的證據(jù)，顯示相對(duì)人抗辯成功的可能性大于抗辯失敗，就不應(yīng)給予定暫時(shí)狀態(tài)之處分。

筆者之專長(zhǎng)在于智能財(cái)產(chǎn)權(quán)，對(duì)于民事訴訟法的認(rèn)識(shí)還停留在十幾年前實(shí)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)，因此對(duì)定暫時(shí)狀態(tài)之假處分的論述留給許士宧教授，本文僅從專利法的角度，說明其適用于專利糾紛時(shí)所產(chǎn)生的問題。

另國內(nèi)討論專利糾紛假處分的文獻(xiàn)猶如鳳毛麟角，有關(guān)的判決雖然不少，但因時(shí)間短促收集相當(dāng)困難，在律師與司法院李法官的協(xié)助之下，收集四份較完整的案例計(jì)，約二十多個(gè)裁定，作為研究的素材 。

為彌補(bǔ)這些缺失，另介紹美國專利法的相關(guān)判決作為比較參考之用。

本文先闡釋專利權(quán)之特征，說明專利權(quán)之排他性與獨(dú)占性，介紹專利發(fā)明之界定，再敘述從專利權(quán)之效力，專利侵害與專利權(quán)之行使，討論專利侵害救濟(jì)與保全程序，最后比較美國專利侵害救濟(jì)與定暫時(shí)狀態(tài)之假處分。

筆者在撰寫本文前為了解現(xiàn)況，走訪黃章典、林秋琴、陳和貴、陳君慈、陳哲宏、翁雅欣等數(shù)字大律師，他們給筆者許多寶貴意見，使本文順利完成，特此伸謝。

本文如對(duì)本次研討會(huì)有貢獻(xiàn)完全是他們無私的提供意見，本文如有誤謬之處則是筆者的責(zé)任。

貳、專利權(quán)的基本概念 一、專利權(quán)之特征 專利權(quán)是國家根據(jù)專利法，依一定程序?qū)彶樯暾?qǐng)人所提專利說明書內(nèi)容，確認(rèn)申請(qǐng)案無不予專利之情事 ，所賦予有一定期間限制的財(cái)產(chǎn)權(quán) ；換言之，如國家認(rèn)為申請(qǐng)人在專利說明書之記載，符合專利法規(guī)定的程序以及實(shí)質(zhì)專利要件，即給予申請(qǐng)人專有排除他人就專利物品上為特定行為的權(quán)利。

專利權(quán)是禁止他人為特定行為的權(quán)利，其權(quán)利的標(biāo)的是行為；申言之，未得專利權(quán)人同意，不得制造、為販賣之要約、販賣、使用或?yàn)樨溬u或使用而進(jìn)口之行為 。

行為的客體則是在專利說明書上，申請(qǐng)專利范圍上所界定的無形的發(fā)明。

專利權(quán)不同于物權(quán)的所有權(quán)，所有權(quán)是法律給予所有人支配其物(客體)的權(quán)利，是界定(所有)人與物(客體)之關(guān)系的權(quán)利。

專利權(quán)是規(guī)范(權(quán)利)人與(他)人就發(fā)明(客體)的關(guān)系 。

專利權(quán)只限于制造、販賣、要約販賣、使用或進(jìn)口等特定的行為，不像所有權(quán)可全面排除他人干涉所有人占有、使用與收益之各種行為。

就專利權(quán)而言，他人在發(fā)明上為特定行為以外的行為，專利權(quán)人無權(quán)利禁止，即任何人可以上述特定行為以外之方式利用發(fā)明，這也可以被認(rèn)視為社會(huì)大眾的權(quán)利。

[page] 另外，專利權(quán)有一定的存續(xù)期間，期間屆滿后，專利權(quán)人即喪失禁止他人為特定行為的權(quán)利 。

但在傳統(tǒng)物權(quán)，不論動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)都沒有存續(xù)期間之限制 。

除非所有權(quán)人拋棄所有權(quán)，其客體淪為無主物 ，成為社會(huì)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)此無主物任何人可以先占取得所有權(quán)而再度成為私人財(cái)產(chǎn) 。

專利權(quán)也因?qū)＠麢?quán)人拋棄，于拋棄之書面意思表示生效之時(shí) ，成為公共財(cái)產(chǎn)，但發(fā)明一旦成為公共財(cái)產(chǎn)后。

即不可能因各種原因而再度成為私權(quán)的客體，這和物權(quán)大不相同。

二、專利權(quán)之排他性與獨(dú)占性 專利權(quán)人有禁止他人未經(jīng)其同意制造、為販賣而要約、販賣、使用、或?yàn)樯鲜瞿康倪M(jìn)口該物品之權(quán)利，也就是排除任何人制造、使用為販賣之要約、販賣、或使用之目的而進(jìn)口該物品，簡(jiǎn)單地說，專利權(quán)人借著專利權(quán)使任何人不能進(jìn)入該物品之市場(chǎng)。

所以排他的專利權(quán)實(shí)質(zhì)上等于給予專利權(quán)人獨(dú)占權(quán)，即合法獨(dú)占該物品市場(chǎng)的權(quán)利。

專利權(quán)人擁有獨(dú)占市場(chǎng)的合法權(quán)利，但如還有其它競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)或產(chǎn)品，則，不必然能真正的獨(dú)占市場(chǎng)。

但發(fā)明如系劃時(shí)代的、前所未有的全新產(chǎn)品，像電話、電報(bào)、晶體管、二極管等在替代技術(shù)未出現(xiàn)前，由專利權(quán)人在專利期間獨(dú)家供應(yīng)，發(fā)生真正的市場(chǎng)獨(dú)占，是專利制度的自然結(jié)果，是必要之惡。

有學(xué)者主張專利的獨(dú)占權(quán)，并不必然給予專利權(quán)人市場(chǎng)力量，專利權(quán)人縱使有排他權(quán)，禁止他人進(jìn)入專利發(fā)明的市場(chǎng)，也沒有決定其專利發(fā)明，或依其專利發(fā)明制造之物品的價(jià)格的力量，因?yàn)樾掳l(fā)明的技術(shù)或產(chǎn)品必須和現(xiàn)有的技術(shù)或產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，或和其它替代的技術(shù)或產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，所以一般認(rèn)為獨(dú)占的專利權(quán)不是公平交易法概念的獨(dú)占權(quán) 。

但過去的歷史明白揭示，這些相互競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)，其專利權(quán)人利用交互授權(quán)形成專利聯(lián)合(patent pool)，達(dá)到聯(lián)合獨(dú)占國際或國內(nèi)市場(chǎng)的目的 ，或透過搜購競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)或取代技術(shù)的專利，根本不讓這些技術(shù)商業(yè)化進(jìn)入市場(chǎng)，遂行其壟斷市場(chǎng)的野心 。

最常見的是濫用專利權(quán)，即行使專利權(quán)時(shí)夾雜著搭售、禁止被授權(quán)人與其競(jìng)爭(zhēng)者交易等不合理(unfairly competitive)的手段，以妨害競(jìng)爭(zhēng)牟取暴利 。

對(duì)于前開專利之惡，政府亦得基于公共政策，或征收專利權(quán)或要求專利權(quán)人放棄專利獨(dú)占，或課以強(qiáng)制授權(quán)他人使用。

例如美國政府為促進(jìn)晶體管相關(guān)產(chǎn)業(yè)，要求貝爾實(shí)驗(yàn)室放棄晶體管專利，強(qiáng)制IBM授權(quán)他人使用專利。

有的國家像英國或加拿大在專利法上規(guī)定強(qiáng)制授權(quán)的機(jī)制，解決專利權(quán)影響國家公共利益(如公共衛(wèi)生醫(yī)療健康)時(shí)的困境 。

三、專利發(fā)明之界定與認(rèn)定 物權(quán)除土地不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)依土地丈量，登錄在土地登記簿以界定其范圍。

其余不動(dòng)產(chǎn)或動(dòng)產(chǎn)，都有形體且皆以形體界定其權(quán)利范圍。

不論種類是否相同，不必經(jīng)特定，每一個(gè)體都有一個(gè)所有權(quán)。

然而，專利權(quán)之客體是無形的發(fā)明，沒有形體可以自我界定，必須由申請(qǐng)人以文字在專利說明書之申請(qǐng)專利范圍欄界定 ，經(jīng)專利審查人員審查審定后公告。

既然專利權(quán)之客體是以文字或圖面界定，其客體自然不限于特定之個(gè)別物體，凡是該當(dāng)申請(qǐng)專利范圍之各項(xiàng)請(qǐng)求項(xiàng)之構(gòu)成要件，都是專利權(quán)所及，不論物體之種類是否相同，也不問現(xiàn)已存在，或未來發(fā)展的東西都在專利權(quán)的如來佛掌內(nèi)。

簡(jiǎn)言之，任何物體上出現(xiàn)申請(qǐng)專利范圍之構(gòu)成要件，都屬于專利權(quán)的客體。

以法律術(shù)語描述，能被申請(qǐng)專利范圍涵攝的有體物，就是專利權(quán)的客體。

以此特征而言，不難想象專利權(quán)效力之廣泛深遠(yuǎn)。

物權(quán)客體的界定或認(rèn)定，或以土地登記簿之記載，或以個(gè)別形體為之，非常單純?nèi)菀祝苌儆龅絾栴}。

但專利權(quán)的客體卻是以文字界定無形的發(fā)明。

文字是有限的，詞匯是約定俗成的。

有一詞數(shù)義者，有一義數(shù)詞者，而發(fā)明是前所未有的，以有限的文字或詞匯界定全新的構(gòu)想，當(dāng)然產(chǎn)生解釋或理解的問題。

尤其以科技的術(shù)語界定尖端科技發(fā)明時(shí)，更讓沒有理工背景，欠缺科技專業(yè)知識(shí)的法律人望之卻步。



專利無效和訴訟中的舉證問題- 李中奎律師 的介紹就聊到這里。


更多關(guān)于 專利無效程序在專利侵權(quán)糾紛中的運(yùn)用 的資訊，可以咨詢 樂知網(wǎng)。



(樂知網(wǎng)- 領(lǐng)先的一站式知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)，聚焦 專利申請(qǐng)，商標(biāo)注冊(cè) 業(yè)務(wù))。

關(guān)鍵詞： 如何申請(qǐng)專利 專利代理 ?