專利無效和訴訟中的舉證問題- 李中奎律師,專利無效程序在專利侵權(quán)糾紛中的
專利代理 發(fā)布時(shí)間:2023-07-27 00:51:53 瀏覽: 次
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專利無效和訴訟中的舉證問題- 李中奎律師
隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng),專利申請(qǐng)量不斷增加,專利無效和訴訟案件也與日俱增。
專利權(quán)無效宣告和專利侵權(quán)訴訟過程,就是訴訟雙方進(jìn)行舉證以證明自己的訴訟主張的過程。
這個(gè)過程中涉及的證據(jù)多種多樣,獲取證據(jù)的過程也千變?nèi)f化,筆者在此僅對(duì)其中常用的出版物公開和
專利無效程序在專利侵權(quán)糾紛中的運(yùn)用
一、 對(duì)一項(xiàng)專利侵權(quán)行為的確認(rèn)主要包括二個(gè)方面 一是確認(rèn)該專利權(quán)是否合法有效 二是判斷該實(shí)施行為是否構(gòu)成侵權(quán)。
對(duì)后者的判斷主要是看該實(shí)施行為是否構(gòu)成一般民事侵權(quán)行為的構(gòu)成條件,以及該實(shí)施行為是否屬于專利法所述的專利侵權(quán)行為。
對(duì)前者的判斷存在著很大的不確定性。
在一般情況下,根據(jù)專利法的規(guī)定,在未經(jīng)宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效之前,就應(yīng)認(rèn)為該專利權(quán)的存在是有效的。
但是,如果實(shí)施行為人在法律規(guī)定的期限內(nèi),依據(jù)專利法第48條的規(guī)定,向?qū)@麖?fù)審委員會(huì)提出該項(xiàng)專利權(quán)的無效宣告請(qǐng)求,專利復(fù)審委員會(huì)就會(huì)對(duì)該專利權(quán)的存在是否合法進(jìn)行重新審查。
根據(jù)專利法第5條的規(guī)定,一旦該專利權(quán)被宣告無效,則視為該專利自始即不存在,這樣專利侵權(quán)訴訟就失去了意義。
由此可見,專利權(quán)的無效宣告程序可以使該專利權(quán)的效力處于一種不確定的狀態(tài),當(dāng)這種不確定的狀態(tài)被重新加以確定時(shí),往往會(huì)導(dǎo)致與以前完全不同的結(jié)果,很有可能是實(shí)施行為人在專利侵權(quán)糾紛中處于一種非常有利的地位。
二、 (一)專利申請(qǐng)文件的填寫和撰寫 專利申請(qǐng)文件的填寫和撰寫有特定的要求,申請(qǐng)人可以自行填寫或撰寫,也可以委托專利代理機(jī)構(gòu)代為辦理。
盡管委托專利代理是非強(qiáng)制性的,但是考慮到精心撰寫專利申請(qǐng)文件的重要性,以及審批程序的法律嚴(yán)謹(jǐn)性,對(duì)經(jīng)驗(yàn)不多的申請(qǐng)人來說,委托專利代理是值得提倡的。
(二)專利申請(qǐng)的受理 專利局受理處或各專利局代辦處收到專利申請(qǐng)后,對(duì)符合受理?xiàng)l件的申請(qǐng),將確定申請(qǐng)日,給予申請(qǐng)?zhí)枺l(fā)出受理通知書。
三、 《專利法》第四十五條規(guī)定:“自國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的,都可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無效。
”為了維護(hù)專利法的嚴(yán)肅性,維護(hù)廣大公眾的利益,中國專利法在專利審查程序中設(shè)置了“宣告專利無效程序”。
專利權(quán)無效請(qǐng)求人請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的,應(yīng)當(dāng)向?qū)@麖?fù)審委員會(huì)提交“專利無效宣告請(qǐng)求書”,說明理由,必要時(shí)應(yīng)當(dāng)附具有關(guān)證明文件和說明所依據(jù)的事實(shí)。
專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求書不符合規(guī)定格式的,請(qǐng)求人應(yīng)當(dāng)在專利復(fù)審委員會(huì)指定的期限內(nèi)補(bǔ)正;未在該期限內(nèi)補(bǔ)正的,該無效宣告請(qǐng)求被視為撤回。
專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)宣告專利權(quán)無效的請(qǐng)求進(jìn)行審查,作出決定,并通知請(qǐng)求人和專利權(quán)人。
宣告專利權(quán)無效的決定,由中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記和公告。
對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)宣告發(fā)明專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的,可以在收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。
專利權(quán)之行使與定暫時(shí)狀態(tài)之處分
壹、前言 專利法給予權(quán)利人禁止他人實(shí)施專利技術(shù)的權(quán)利,使專利產(chǎn)品的市場(chǎng)完全由專利權(quán)人獨(dú)享。
然而科學(xué)愈發(fā)達(dá)技術(shù)愈進(jìn)步,一個(gè)產(chǎn)品上可能有成百上千的專利 ,因此制造生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,法律上必須取得全部專利權(quán)人的同意。
只要其 人出面禁止就無法生產(chǎn)上市 。
更糟的是專利權(quán)或其客體是抽象的無形體的發(fā)明,無法由其形體界定辨識(shí),必須使用文字發(fā)展一套邏輯規(guī)則去界定和解釋專利權(quán)內(nèi)容與范圍。
是以發(fā)明人申請(qǐng)專利、主管機(jī)關(guān)審查、專利權(quán)利人行使專利都必須經(jīng)過相當(dāng)冗長(zhǎng)的時(shí)間與密集的溝通,說服對(duì)方承認(rèn)與接受,如無法說服對(duì)方時(shí)才不得不興訴,訴諸法院判決。
司法審理也是曠日廢時(shí),在美國加州專利侵害訴訟一審判決起碼三年以上。
然而科技產(chǎn)品日新月異,有如長(zhǎng)江后浪推前浪,生命周期甚短,來不及等到司法判決就被新產(chǎn)品淘汰,此問題困擾專利權(quán)人。
在臺(tái)灣除了漫長(zhǎng)的訴訟外,國內(nèi)法律人對(duì)科技與專利的敬畏,業(yè)界對(duì)司法機(jī)關(guān)審理專利糾紛沒有信心,造成專利權(quán)人走偏鋒。
在專利未除罪化之前,常利用刑事告訴手段威逼對(duì)手就范取得份外利益,專利除罪化后似有轉(zhuǎn)向利用假處分制度的跡象。
在九十二年初修法之前,專利權(quán)人很容易取得定暫時(shí)狀態(tài)之假處分,因?yàn)槊袷略V訟法規(guī)定聲請(qǐng)定暫時(shí)狀態(tài)假處分要記載并釋明請(qǐng)求及其原因事實(shí),以及假處分之原因 。
同時(shí)規(guī)定縱使未釋明,如愿供擔(dān)保金,法院也得命為定暫時(shí)狀態(tài)之處分,即供擔(dān)保金以代釋明 ,裁定前也不必通知當(dāng)事人給予陳述的機(jī)會(huì),很多業(yè)者搞不清楚狀況就被禁止制造銷售或使用,被迫退出市場(chǎng),所有投資心血幾乎完全付諸東流。
知悉后也不得聲請(qǐng)撤銷 。
新法雖然規(guī)定裁定前應(yīng)使兩造當(dāng)事人有陳述之機(jī)會(huì) ,但僅就假處分之原因?qū)徖恚景冈V訟之請(qǐng)求及其原因事實(shí)留待本案訴訟時(shí)解決,而定暫時(shí)狀態(tài)之要件只要雙方就繼續(xù)性法律關(guān)系有爭(zhēng)執(zhí),聲請(qǐng)人主張有重大之損害或急迫之危險(xiǎn)即可 。
不可思議的是,只問有無重大損害或急迫危險(xiǎn),不論本案請(qǐng)求勝訴之機(jī)率高低,就可以馬上行使實(shí)現(xiàn)有爭(zhēng)執(zhí)的排他權(quán)。
甚至連判斷重大損害或急迫危險(xiǎn),以及認(rèn)定必要性的判斷標(biāo)準(zhǔn)或思維架構(gòu)也還沒有發(fā)展或建立出來。
在研究中發(fā)現(xiàn),法院似對(duì)專利權(quán)與專利權(quán)被侵害的救濟(jì)權(quán)未加區(qū)分,因此誤解損害之性質(zhì)與可能的損害或危險(xiǎn)。
定暫時(shí)狀態(tài)處分似是法院暫時(shí)依聲請(qǐng)人之主張有專利權(quán)及被控侵害者侵害其產(chǎn)品,所為之裁定而使聲請(qǐng)人于定暫時(shí)狀態(tài)處分之執(zhí)行令送達(dá)時(shí)起,馬上行使實(shí)現(xiàn)其禁止被控侵害者制造、為販賣之要約、販賣、使用或?yàn)樯鲜瞿康倪M(jìn)口,相對(duì)人(即被控侵害者)立即不得制造、為販賣之要約、販賣、使用或?yàn)樯鲜瞿康倪M(jìn)口。
爭(zhēng)執(zhí)的法律關(guān)系如系專利權(quán),定暫時(shí)狀態(tài)之裁定主文必須是在專利權(quán)的范圍內(nèi)不得超出專利權(quán)應(yīng)有的內(nèi)容。
也不該同時(shí)存在正向假處分與反向假處分的情形。
正向假處分是,專利權(quán)人聲請(qǐng)依其主張對(duì)相對(duì)人有專利權(quán),法院就相同當(dāng)事人間同一法律關(guān)系,既然已暫定有專利權(quán)存在,豈可同時(shí)又準(zhǔn)相對(duì)人聲請(qǐng)暫定專利權(quán)不存在之假處分。
尤其在以專利權(quán)人行使專利權(quán)之行為違反公平交易法第18條第一款或第三款或第20條侵害其營(yíng)業(yè)權(quán)之反向假處分,聲請(qǐng)人即被控侵害者,其所請(qǐng)求定暫時(shí)狀態(tài)的爭(zhēng)執(zhí)的法律關(guān)系,應(yīng)是聲請(qǐng)人有無公平交易法第30條的除去請(qǐng)求權(quán),而非專利權(quán)人應(yīng)容忍聲請(qǐng)人為專利權(quán)所禁止的行為。
定暫時(shí)狀態(tài)之假處分 過去是準(zhǔn)用假處分之規(guī)定,但因本質(zhì)上與假處分不同,其定暫時(shí)狀態(tài)之原因、法院審理程序、撤銷定暫時(shí)狀態(tài)處分之原因、以及聲請(qǐng)人之損害賠償責(zé)任自應(yīng)有別,故新法獨(dú)立出來,但仍然依附在保全程序,所以容易使人誤解。
筆者研究后確信,定暫時(shí)狀態(tài)之假處分不能以保全將來之執(zhí)行視之,它是確定爭(zhēng)執(zhí)的繼續(xù)性法律關(guān)系的非常救濟(jì)手段,似屬于假執(zhí)行之性質(zhì),且比假執(zhí)行更「假」,法院一不小心即給予聲請(qǐng)人一個(gè)沒有實(shí)體法根據(jù)的排他權(quán)利。
要降低這個(gè)可能性,在判斷是否給予定暫時(shí)狀態(tài)之處分必須初步考慮本案訴訟聲請(qǐng)人勝訴的可能性,如果經(jīng)由雙方當(dāng)事人的陳述及其它現(xiàn)有的證據(jù),顯示相對(duì)人抗辯成功的可能性大于抗辯失敗,就不應(yīng)給予定暫時(shí)狀態(tài)之處分。
筆者之專長(zhǎng)在于智能財(cái)產(chǎn)權(quán),對(duì)于民事訴訟法的認(rèn)識(shí)還停留在十幾年前實(shí)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)與知識(shí),因此對(duì)定暫時(shí)狀態(tài)之假處分的論述留給許士宧教授,本文僅從專利法的角度,說明其適用于專利糾紛時(shí)所產(chǎn)生的問題。
另國內(nèi)討論專利糾紛假處分的文獻(xiàn)猶如鳳毛麟角,有關(guān)的判決雖然不少,但因時(shí)間短促收集相當(dāng)困難,在律師與司法院李法官的協(xié)助之下,收集四份較完整的案例計(jì),約二十多個(gè)裁定,作為研究的素材 。
為彌補(bǔ)這些缺失,另介紹美國專利法的相關(guān)判決作為比較參考之用。
本文先闡釋專利權(quán)之特征,說明專利權(quán)之排他性與獨(dú)占性,介紹專利發(fā)明之界定,再敘述從專利權(quán)之效力,專利侵害與專利權(quán)之行使,討論專利侵害救濟(jì)與保全程序,最后比較美國專利侵害救濟(jì)與定暫時(shí)狀態(tài)之假處分。
筆者在撰寫本文前為了解現(xiàn)況,走訪黃章典、林秋琴、陳和貴、陳君慈、陳哲宏、翁雅欣等數(shù)字大律師,他們給筆者許多寶貴意見,使本文順利完成,特此伸謝。
本文如對(duì)本次研討會(huì)有貢獻(xiàn)完全是他們無私的提供意見,本文如有誤謬之處則是筆者的責(zé)任。
貳、專利權(quán)的基本概念 一、專利權(quán)之特征 專利權(quán)是國家根據(jù)專利法,依一定程序?qū)彶樯暾?qǐng)人所提專利說明書內(nèi)容,確認(rèn)申請(qǐng)案無不予專利之情事 ,所賦予有一定期間限制的財(cái)產(chǎn)權(quán) ;換言之,如國家認(rèn)為申請(qǐng)人在專利說明書之記載,符合專利法規(guī)定的程序以及實(shí)質(zhì)專利要件,即給予申請(qǐng)人專有排除他人就專利物品上為特定行為的權(quán)利。
專利權(quán)是禁止他人為特定行為的權(quán)利,其權(quán)利的標(biāo)的是行為;申言之,未得專利權(quán)人同意,不得制造、為販賣之要約、販賣、使用或?yàn)樨溬u或使用而進(jìn)口之行為 。
行為的客體則是在專利說明書上,申請(qǐng)專利范圍上所界定的無形的發(fā)明。
專利權(quán)不同于物權(quán)的所有權(quán),所有權(quán)是法律給予所有人支配其物(客體)的權(quán)利,是界定(所有)人與物(客體)之關(guān)系的權(quán)利。
專利權(quán)是規(guī)范(權(quán)利)人與(他)人就發(fā)明(客體)的關(guān)系 。
專利權(quán)只限于制造、販賣、要約販賣、使用或進(jìn)口等特定的行為,不像所有權(quán)可全面排除他人干涉所有人占有、使用與收益之各種行為。
就專利權(quán)而言,他人在發(fā)明上為特定行為以外的行為,專利權(quán)人無權(quán)利禁止,即任何人可以上述特定行為以外之方式利用發(fā)明,這也可以被認(rèn)視為社會(huì)大眾的權(quán)利。
[page] 另外,專利權(quán)有一定的存續(xù)期間,期間屆滿后,專利權(quán)人即喪失禁止他人為特定行為的權(quán)利 。
但在傳統(tǒng)物權(quán),不論動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)都沒有存續(xù)期間之限制 。
除非所有權(quán)人拋棄所有權(quán),其客體淪為無主物 ,成為社會(huì)公共財(cái)產(chǎn),對(duì)此無主物任何人可以先占取得所有權(quán)而再度成為私人財(cái)產(chǎn) 。
專利權(quán)也因?qū)@麢?quán)人拋棄,于拋棄之書面意思表示生效之時(shí) ,成為公共財(cái)產(chǎn),但發(fā)明一旦成為公共財(cái)產(chǎn)后。
即不可能因各種原因而再度成為私權(quán)的客體,這和物權(quán)大不相同。
二、專利權(quán)之排他性與獨(dú)占性 專利權(quán)人有禁止他人未經(jīng)其同意制造、為販賣而要約、販賣、使用、或?yàn)樯鲜瞿康倪M(jìn)口該物品之權(quán)利,也就是排除任何人制造、使用為販賣之要約、販賣、或使用之目的而進(jìn)口該物品,簡(jiǎn)單地說,專利權(quán)人借著專利權(quán)使任何人不能進(jìn)入該物品之市場(chǎng)。
所以排他的專利權(quán)實(shí)質(zhì)上等于給予專利權(quán)人獨(dú)占權(quán),即合法獨(dú)占該物品市場(chǎng)的權(quán)利。
專利權(quán)人擁有獨(dú)占市場(chǎng)的合法權(quán)利,但如還有其它競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)或產(chǎn)品,則,不必然能真正的獨(dú)占市場(chǎng)。
但發(fā)明如系劃時(shí)代的、前所未有的全新產(chǎn)品,像電話、電報(bào)、晶體管、二極管等在替代技術(shù)未出現(xiàn)前,由專利權(quán)人在專利期間獨(dú)家供應(yīng),發(fā)生真正的市場(chǎng)獨(dú)占,是專利制度的自然結(jié)果,是必要之惡。
有學(xué)者主張專利的獨(dú)占權(quán),并不必然給予專利權(quán)人市場(chǎng)力量,專利權(quán)人縱使有排他權(quán),禁止他人進(jìn)入專利發(fā)明的市場(chǎng),也沒有決定其專利發(fā)明,或依其專利發(fā)明制造之物品的價(jià)格的力量,因?yàn)樾掳l(fā)明的技術(shù)或產(chǎn)品必須和現(xiàn)有的技術(shù)或產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),或和其它替代的技術(shù)或產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),所以一般認(rèn)為獨(dú)占的專利權(quán)不是公平交易法概念的獨(dú)占權(quán) 。
但過去的歷史明白揭示,這些相互競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù),其專利權(quán)人利用交互授權(quán)形成專利聯(lián)合(patent pool),達(dá)到聯(lián)合獨(dú)占國際或國內(nèi)市場(chǎng)的目的 ,或透過搜購競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)或取代技術(shù)的專利,根本不讓這些技術(shù)商業(yè)化進(jìn)入市場(chǎng),遂行其壟斷市場(chǎng)的野心 。
最常見的是濫用專利權(quán),即行使專利權(quán)時(shí)夾雜著搭售、禁止被授權(quán)人與其競(jìng)爭(zhēng)者交易等不合理(unfairly competitive)的手段,以妨害競(jìng)爭(zhēng)牟取暴利 。
對(duì)于前開專利之惡,政府亦得基于公共政策,或征收專利權(quán)或要求專利權(quán)人放棄專利獨(dú)占,或課以強(qiáng)制授權(quán)他人使用。
例如美國政府為促進(jìn)晶體管相關(guān)產(chǎn)業(yè),要求貝爾實(shí)驗(yàn)室放棄晶體管專利,強(qiáng)制IBM授權(quán)他人使用專利。
有的國家像英國或加拿大在專利法上規(guī)定強(qiáng)制授權(quán)的機(jī)制,解決專利權(quán)影響國家公共利益(如公共衛(wèi)生醫(yī)療健康)時(shí)的困境 。
三、專利發(fā)明之界定與認(rèn)定 物權(quán)除土地不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)依土地丈量,登錄在土地登記簿以界定其范圍。
其余不動(dòng)產(chǎn)或動(dòng)產(chǎn),都有形體且皆以形體界定其權(quán)利范圍。
不論種類是否相同,不必經(jīng)特定,每一個(gè)體都有一個(gè)所有權(quán)。
然而,專利權(quán)之客體是無形的發(fā)明,沒有形體可以自我界定,必須由申請(qǐng)人以文字在專利說明書之申請(qǐng)專利范圍欄界定 ,經(jīng)專利審查人員審查審定后公告。
既然專利權(quán)之客體是以文字或圖面界定,其客體自然不限于特定之個(gè)別物體,凡是該當(dāng)申請(qǐng)專利范圍之各項(xiàng)請(qǐng)求項(xiàng)之構(gòu)成要件,都是專利權(quán)所及,不論物體之種類是否相同,也不問現(xiàn)已存在,或未來發(fā)展的東西都在專利權(quán)的如來佛掌內(nèi)。
簡(jiǎn)言之,任何物體上出現(xiàn)申請(qǐng)專利范圍之構(gòu)成要件,都屬于專利權(quán)的客體。
以法律術(shù)語描述,能被申請(qǐng)專利范圍涵攝的有體物,就是專利權(quán)的客體。
以此特征而言,不難想象專利權(quán)效力之廣泛深遠(yuǎn)。
物權(quán)客體的界定或認(rèn)定,或以土地登記簿之記載,或以個(gè)別形體為之,非常單純?nèi)菀祝苌儆龅絾栴}。
但專利權(quán)的客體卻是以文字界定無形的發(fā)明。
文字是有限的,詞匯是約定俗成的。
有一詞數(shù)義者,有一義數(shù)詞者,而發(fā)明是前所未有的,以有限的文字或詞匯界定全新的構(gòu)想,當(dāng)然產(chǎn)生解釋或理解的問題。
尤其以科技的術(shù)語界定尖端科技發(fā)明時(shí),更讓沒有理工背景,欠缺科技專業(yè)知識(shí)的法律人望之卻步。
專利無效和訴訟中的舉證問題- 李中奎律師 的介紹就聊到這里。
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