今天，樂知網律師 給大家分享： 禁止反悔原則的適用和專利授權確權程序中的應對講解，網頁證據相關無效案例講解 。

禁止反悔原則的適用和專利授權確權程序中的應對講解

禁止反悔原則是對專利法第59條“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準”的一種補充，不可能超越專利法這一最基本的原則，在相同侵權成立時，無需考慮禁止反悔原則，只有當相同侵權不成立，進而需要依據等同原則來判斷等同侵權時，才需考慮適用禁止反悔原則，即，禁止反悔原則僅是對于等同原則的一種限制[2]。

本文不對禁止反悔原則有關的理論問題進行探討，而是立足相關的司法解釋，從眾多的案例中選出最高人民法院的四個典型案例，通過這四個案例來詮釋侵權程序中禁止反悔原則的適用，并探討授權確權程序中的應對。

一、法律依據 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）（以下簡稱“專利侵權司法解釋一”）第六條首次將禁止反悔原則引入中國專利制度：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》（法釋〔2022〕1號）（以下簡稱“專利侵權司法解釋二”）第十三條進一步規定了適用禁止反悔原則的限制條件：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄”。

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2022）》在第61~64條中分別針對禁止反悔原則的定義、適用范圍、適用條件、適用前提等進行了細化規定。

此外，最高人民法院在《最高人民法院知識產權審判案例指導》（第一輯~第十輯）中遴選了多個涉及禁止反悔原則的案例，明確了裁判標準。

二、典型案例分析 案例1 涉案專利的權利要求1涉及一種汽車地樁鎖。

本案的爭議焦點之一是，法院能否主動適用禁止反悔原則。

在本案中，一審和二審法院認為，專利權人在專利權授權審查程序、專利權無效宣告審查程序和隨后的司法審查程序中對有關技術特征進行的說明，以及專利復審委員會和相應司法審查中法院的認定，也是解釋權利要求的重要依據，法院在認定等同侵權時，也應該依職權根據案件事實審查是否適用禁止反悔原則，將等同侵權限定在恰當的范圍內。

申請再審人（專利權人）認為，被申請人（被訴侵權人）沒有提出以禁止反悔原則作為抗辯理由的主張，二審法院主動適用禁止反悔原則缺乏法律依據。

最高人民法院認為，禁止反悔原則是對認定等同侵權的限制，現行法律以及司法解釋對人民法院是否可以主動適用等同原則未作規定，為了維持專利權人與被控侵權人以及社會公眾之間的利益平衡，亦不應對人民法院主動適用禁止反悔原則予以限制，因此，在認定是否構成等同侵權時，即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則，人民法院也可以根據業已查明的事實，通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制，以合理地確定專利權的保護范圍。

另外，該案的裁定結果表明，僅意見陳述也會導致禁止反悔原則的適用。

對此，還可以參考案例2。

案例3 涉案專利的權利要求1涉及一種藥物組合物。

專利申請人在實質審查過程中因克服權利要求得不到說明書支持的缺陷而將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”，獲得授權，涉案專利公開文本的說明書中明確記載了“可溶性鈣劑是葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”。

被控侵權人生產的產品中包含葡萄糖酸鈣，專利權人主張被控侵權產品與涉案專利的技術方案等同，而被控侵權人則抗辯不構成等同。

一審和二審法院認為，只有為了使專利授權機關認定其申請專利具有新穎性或創造性而進行的修改或意見陳述，才產生禁止反悔的效果，并非專利申請過程中關于權利要求的所有修改或意見陳述都會導致禁止反悔原則的適用，故此本案中修改不產生禁止反悔的效果，認定被控侵權產品落入涉案專利保護范圍。

最高人民法院認定，專利權人在專利授權程序中所進行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案，因此，涉案專利權的保護范圍不應包括“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。

被訴侵權產品的相應技術特征為葡萄糖酸鈣，屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案，不應當認為其與權利要求1 中記載的“活性鈣”技術特征等同而將其納入專利權的保護范圍，原判決對禁止反悔原則的理解有誤，將二者認定為等同特征不當。

網頁證據相關無效案例講解

在針對外觀涉及的無效宣告案件中，相較于涉及發明及實用新型的無效宣告案件，使用專利文獻之外的證據的可能性更大，特別是網頁證據。

以下，代理師以一件最新的無效案例（其中，請求人提交的所有網頁證據都未被采信）為切入點，對無效宣告程序中網頁證據的認定規則進行探討，并提出代理師的意見和建議，以期為實務工作提供借鑒。

二、無效案例介紹 針對201330013435.6號外觀設計專利（下稱涉案專利），請求人于2022年07月29日提出無效宣告請求，國家知識產權局于2022年10月23日做出第42022號無效宣告請求審查決定。

在該案中，請求人提交的全部現有設計證據都未被采信，因此沒有進行任何對比分析。

具體而言，請求人先后提交了如下證據來證明涉案專利不符合專利法第23條第1款的規定。

證據1：TECHFEVER網站網頁截屏打印件及中文譯文； 證據2：Repubblica網站網頁截屏打印件及中文譯文； 證據3：CENT網站網頁截屏打印件及中文譯文； 證據4：PRWEB網站網頁截屏打印件及中文譯文； 證據5：公開號為WO2014/106812A3的PCT專利公開文件打印件及中文譯文； 證據6：浙江省杭州市東方公證處出具的（2022）浙杭東證字第6114號公證書復印件； 證據7：Bing搜索證據3得到的網頁快照截屏打印件； 證據8：百度搜索證據3得到的網頁快照截屏打印件； 證據9：Darphyniasdiary網站網頁的截屏打印件。

證據10：（2022）浙杭東證字第13449號公證書復印件； 其中，證據6為證據1-4的公證文件，證據10是證據7-9的公證文件。

請求人所主張的證據組合如下：證據1、證據2、證據3分別作為現有設計；證據5用于佐證證據1的真實性；證據7及8用于佐證證據3的真實性；證據9用于佐證證據1及2的展會公開。

專利權人于2022年09月18日提交了意見陳述書及如下反證：

反證1：公證書，用于證明證據1的網頁無法訪問，證據2及3的網頁內容與請求人提交的內容不同； 反證2：公證書，用于證明同一必應快照內容與證據7不同。

基于請求人與專利權人提交的上述證據，國家知識產權局做出了如下認定。

1。證據1的TECHFEVER網站網頁 請求人認為，證據1的網頁來源于國外的以發布新聞的方式介紹科技資訊的網站，從頁面看沒有提供修改編輯的功能，該網頁的發布時間為2013年01月11日，并且證據5的專利文獻的國際檢索報告中引用了該網頁，因此，該網頁是真實的且其公開時間為2013年01月11日，該網頁中記載的圖片為涉案專利的現有設計。

證據5的國際檢索報告 專利權人為了反駁該證據，提交了反證。

該反證公證書中顯示輸入證據1的網址但無法打開相應網頁。

國家知識產權局認定，首先，證據1的網站管理、該網站中頁面內容的發布、修改、編輯等情況均不明確，證據5中網頁地址與證據1不同，不具有關聯性；并且，反證1顯示通過相同的步驟未能成功登陸該網站，至少可以證明該網站的運營穩定性不足。

因此，證據1不能用于評價涉案專利。

2。證據2的Repubblica網站網頁及證據3的CNET網站網頁 請求人主張證據2為意大利共和國日報官網上發布的文章，其發布時間為2013年01月14日。

專利權人提交的反證中顯示，與證據2網址相同的頁面顯示了不同的圖片內容。

與證據1相同，國家知識產權局認定證據2的網站管理及具體頁面的發布、修改、編輯等均不明確，并且反證證明相同網頁顯示了不同的內容。

因此，無法確定證據2中的圖片已在申請日之前處于公眾想得知即可得知的狀態。

針對證據3的CNET網站網頁，與證據2相同，由于權利人提交了相同網頁但圖片不同的證據，國家知識產權對該證據也未予以采信。

關于其他佐證 請求人為了佐證證據1及2的真實性，提交了證據9。

證據9為某作者在其美國博客中發表的博文，該博客中記載了“之前，我給Luna Mini做過一個簡短的實際上并不能稱為評論的評論。

那時我并沒有購買Luna Mini，但是之后不久就購買了。

在2013CES電子展期間，我恰好來到了Foreo的展臺。

……”同時附有相關產品圖片。

對此，雖然專利權人沒有提交任何反證，但是，國家知識產權局認定，該美國博客網站的資質及運營情況不明確，一般來說，博客的可見范圍是可以設定的，發布之后發布者也可對文章內容進行修改且沒有記錄可供查詢，因此僅憑現有證據無法證明2013CES展會上是否已經公開了Luna Mini產品。

關于證據7的必應快照，雖然快照時間早于申請日，但是由于專利權人提交了反證證明同樣時間的必應快照顯示了與證據7不同的頁面圖片。

因此，國家知識產權局認為必應快照的時間并不唯一對應一個特定網頁，不支持證據7必應快照的時間可以作證證據3圖片的公開時間。

關于證據8的百度快照，國家知識產權認為快照時間晚于申請日，且百度快照僅僅抓取文本內容，因而認定證據8不能夠佐證證據3圖片的公開時間。

可見，國家知識產權局未采信證據1-3作為現有設計，進而認定請求人提出的無效理由都不成立。

英國最高法院就Unwired Planet訴華為等案件作出的判決

上訴背景 英國最高法院的兩起上訴案件，都帶來了有關國際電信市場的重要問題。

上訴涉及到的英國專利侵權訴訟，據稱是對實施移動電話國際標準至關重要的專利，因為無法在不侵犯專利的情況下制造、銷售、使用或運營符合標準的移動電話和其他設備，這類專利被稱為標準必要專利（“SEP”）。

被質疑的國際標準是由歐洲電信標準協會（“ETSI”）為2G（GSM）、3G（UMTS）和4G（LTE）制定的標準。

ETSI擁有來自五大洲66個國家的800多名成員，是歐盟電信行業公認的標準制定組織。

除此之外，它制定了實現統一歐洲電信大市場所需的技術標準，以便移動電話和其他電信設備能有國際通用性。

一旦標準被采用，存在的風險是SEP所有人可能會通過拒絕許可發明或收取過高的專利使用費來擾亂國際電信市場。

因此，ETSI要求成員向其申報任一可能用于電信行業標準的專利。

根據其知識產權政策，ETSI要求SEP所有人按照“公平、合理和非歧視性”（“FRAND”）條款作出不可撤銷的專利技術許可承諾。

這使得人們可以執行那些獲得SEP保護技術的標準，同時也為使用其標準必要專利的SEP所有人提供了合理的報酬。

第一起上訴（“Unwired上訴”）涉及Unwired對華為提起的訴訟，指控華為侵犯了Unwired宣稱是SEP的五項英國專利。

涉案的SEP是Unwired從愛立信收購的全球專利組合的一部分。

Unwired的業務是向制造和銷售電信設備的公司授予專利許可。

愛立信此前曾將相關SEP授權給華為，但該授權已于2012年到期。

2022年和2022年，進行了三次技術性審理，其中兩項SEP被認定為是有效且必要的，而另外兩項SEP則被認定為無效。

在德國，華為也被認定侵犯了Unwired公司一項或多項SEP，華為在中國對Unwired的兩項專利挑戰也未能成功。

在此后的非技術性審理中，法官認定依據FRAND條款Unwired承諾的SEP許可在英國法院是可審理和可執行的。

該法官認為，實施者拒絕按照法院認定的FRAND條款獲得許可，會面臨一項英國專利侵權禁令。

在此情形下，當事方可自愿和合理地就全球許可達成一致，即專利組合的許可方Unwired和幾乎遍布全球銷售的實施者華為公司之間的FRAND許可。

法官接著確認了屬于FRAND范圍內的特許權使用費和其他許可條款。

第二起上訴（“Conversant上訴”）涉及Conversant公司對華為和中興提起的訴訟，指控侵犯了其四項英國專利。

這些是2011年Conversant從諾基亞收購的約2000項專利和專利申請組合的一部分，涵蓋40個國家。

Conversant認為，這部分組合包含28項屬于SEP的同族專利。

與Unwired一樣，Conversant也是一家收取專利許可費用的知識產權許可公司。

華為和中興通訊申請駁回Conversant的主張，理由是英國法院不享有判定外國專利有效性的管轄權，或以英國法院審理此案不適格為由申請中止訴訟。

主審法官駁回了上述兩項申請。

他認為，英國法院有權執行ETSI知識產權政策下的承諾并對FRAND許可條款作出判定，這并沒有侵犯外國法院有關外國專利侵權或有效性的管轄權，因為英國法院確定的任何許可條款都可以調整以適應外國法院的相關裁決。

英國上訴法院就Unwired和Conversant的兩起上訴案件維持了原判。

華為和中興之后向英國最高法院提起了上訴。

判決 英國最高法院全體一致駁回了這兩起上訴。

全席法庭作出判決，確認ETSI根據其知識產權政策設定的契約安排賦予了英國法院裁定跨國專利組合全球許可條款的管轄權。

判決理由 這兩起上訴觸及五項對國際電信市場很重要的問題。

問題1：管轄權問題 兩起上訴都涉及管轄權問題。

要求英國最高法院判定本國法院是否具有管轄權，且在沒有雙方同意的情況下是否可適當行使以下權力：（a）授予禁令以限制侵犯SEP英國專利，除非發明專利的執行者簽訂了多國專利組合的全球許可協議；以及（b）判定類似許可的特許權使用費和其他條款。

英國最高法院認定，英國法院享有管轄權并可適當行使相關權力。

本國專利的有效性和侵權問題屬于專利授予國法院的裁決范圍。

然而，ETSI根據其知識產權政策設定的契約安排賦予英國法院享有裁決包括外國專利在內的專利組合許可條款的管轄權。

最高法院首先考慮了華為的論點，即ETSI的知識產權政策僅允許英國法院裁決英國SEP的許可條款且在英國法院已認定這些SEP有效且被侵權的情況下。

法院駁回了該論點，理由是它與ETSI知識產權政策目標背道而馳，也沒有充分考慮到更廣泛的背景。

法院還駁回了華為的意見，即該知識產權政策認定實施者侵犯其專利的情況下禁止SEP所有人向本國法院申請禁令。

相反，本國法院可以授予禁令才是該知識產權政策尋求實現平衡的必要組成部分，因為該政策是為了激勵實施者為使用SEP所有者專利組合而進行談判并接受FRAND條款。

華為辯稱，作為商業談判的內容之一，專利實施者可選擇自愿同意的條款與法院強行施加的條款是存在明顯區別的。

法院駁回該理由。

它認為，ETSI知識產權政策應該預想到法院可以對許可條款是否符合FRAND原則作出裁決，且法院作此評估時應考慮并借鑒現實的商業實踐。

針對華為提出的英國法院對爭議（或有潛在爭議）的外國專利許可條款沒有裁定管轄權的觀點，英國最高法院持不同意。

在此處上訴中，下級法院并未對可能超出管轄范圍的外國專利有效性或侵權作出裁決。

相反，他們著眼于這項專利組合許可的行業實踐，并將ETSI的知識產權政策理解為推動SEP許可。

如果實施者擔心專利組合中的必要專利有效性和侵權問題，則可以尋求保留對這些專利提出質疑的權利，并在專利質疑成功的情況下要求降低許可條款中應支付的特許權使用費。

最高法院不認同華為關于英國法院做法與外國法院不一致的意見。

它認為，初審法官在Unwired上訴中的做法與其他司法轄區的判決一致，在適當的情況下這些法院可以對全球FRAND許可條款作出裁定。

華為提出英國法院通過行使自由裁量權對一項SEP侵權專利發布禁令，從而將華為產品排除在英國市場之外是不恰當的，英國最高法院對此不予認同。

問題2：屬地適格問題 屬地適格問題僅出現在Conversant上訴中。

它涉及兩個分歧。

第一個分歧是，英國高等法院是否應該：（a）撤銷管轄范圍之外華為和中興的服務；且（b）永久擱置華為和中興英國子公司的訴訟，理由是中國比英國更適合審理這一爭議。

適格的法院地（或“方便法院地”）原則要求由英國法院確定是由本國法院還是由提出的享有管轄權的外國法院來判決雙方之間的爭議。

華為和中興辯稱，中國法院是判決他們與Conversant之間的糾紛更適格的屬地。

然而，最高法院認為，這一理由注定不足，因為至少在沒有各方當事人同意的情況下，中國法院目前沒有確定全球FRAND許可條款所具備的管轄權。

相比之下，英國法院有此管轄權。

英國最高法院稱之為“案件管理”的第二個分歧，即在對Conversant中國專利有效性提出質疑的中國訴訟結束之前，是否應暫時擱置英國訴訟。

最高法院認為，上訴法院有權拒絕任何案件管理解決方案。

問題3：非歧視問題 非歧視問題出現在Unwired上訴中，涉及許可條款規定的非歧視性要求。

華為辯稱，FRAND承諾的非歧視部分是“嚴酷的”，這意味著，相同的情況必須一視同仁，不同的情況必須區別對待。

因此像Unwired這樣的SEP所有人必須向所有被許可人授予相同或類似的條款，除非能證明存在區別對待的客觀原因。

據此，Unwired向華為給予許可的全球使用費率應與之前與三星達成的許可協議有相同優惠。

英國最高法院認為，Unwired公司沒有違反FRAND承諾的非歧視條款。

ETSI的知識產權政策要求SEP所有人，比如Unwired，“根據公平、合理和非歧視的……條款和條件”給予許可。

這是一項一體的綜合義務，而不是三項不同的義務，即許可條款應公平、且單一的合理和單一的非歧視。

承諾的“非歧視性”部分表明，要獲得FRAND資格，所有市場參與者都應獲得獨立的特許權使用費價目表。

這必須基于專利組合的市場價值，而不需要調整單個被許可人的特性。

然而，沒有要求SEP所有者對所有類似處境的許可人同樣授予最優惠的許可條款。

事實上，ETSI此前拒絕了在FRAND承諾中加入此類“最優惠許可”條款的提議。

問題4：競爭問題 在Unwired的上訴中，華為辯稱，Unwired的禁令申請應被視為優勢地位濫用，違反了《歐盟運作條約》第102條。

這是因為Unwired未能遵守歐盟法院在華為訴中興（C-170/13號案件）作出的指導，因為它在啟動禁令救濟程序之前尚未給予FRAND許可承諾。

華為辯稱，其結果是Unwired的救濟措施應僅限于損害賠償。

法院審議了華為訴中興案涉及的第102條、該案事實以及初審法官和上訴法院的裁決。

最高法院認定，在沒有通知或事先協商被指控侵權人的情況下提起禁令救濟違反第102條。

然而，要求通知或協商的本質取決于案件具體情況，沒有強制要求必須遵守華為訴中興案達成的規定。

事實上，重要的是Unwired已經表明愿意按照法院裁定的FRAND條款向華為授予許可。

因此，Unwired并沒有濫用行為。

問題5：救濟措施問題 在這兩起上訴中，華為都辯稱，即便其侵犯了Unwired和Conversant的SEP，法院也不應該頒布禁令來阻止持續的侵權行為。

相反，法院更適當和相稱的補救措施應基于被侵權英國專利的一份許可證書合理商定的特許權使用費，判予申請人損害賠償，最高法院駁回了這一論點。

它認為，本法院沒有任何依據可以用適當的損害賠償裁決來代替Unwired上訴中授予并得到上訴法院支持的禁令。

Unwired或Conversant不存在利用禁令威脅收取高昂使用費的風險，除非他們提出的SEP許可符合法院認定的FRAND原則，否則他們無法實施其權利。

此外，損害賠償裁定不能充分替代禁令救濟。


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