今天，樂知網律師 給大家分享： 防范專利侵權如何做好FTO盡職調查講解，雅虎拍賣3000件專利換取10億美元 。

防范專利侵權如何做好FTO盡職調查講解

FTO盡職調查的起源和發(fā)展在美國，現(xiàn)在已經形成規(guī)范化和體系化的模式及操作。

隨著跨國投資人購買中國企業(yè)的技術或股權，也就逐漸將FTO盡職調查帶到了國內。

目前，跨國公司或國內大型企業(yè)在推出一項新的技術或產品前，通常會對同行業(yè)的企業(yè)進行技術調查，并委托律師事務所或者其他專業(yè)的機構出具FTO盡職調查報告，旨在評估新技術或產品是否會侵犯第三方的知識產權。

一 FTO盡職調查的作用和時機 在美國，企業(yè)要求知識產權律師出具FTO盡職調查報告的主要目的是避免被法院認定為故意侵權（Willful Infringement）。

若被認定為故意侵權，則侵權人恐將承擔高額度的賠償責任。

若企業(yè)能夠提供律師對企業(yè)所使用技術出具的不會侵犯他人專利權的FTO盡職調查報告，則可作為用以證明企業(yè)不構成故意侵權的證據(jù)。

在中國知識產權司法審判中，雖然法律未對故意侵權作出明確規(guī)定，但侵權人是否構成故意侵權仍是法院裁量時的一個重要考量因素。

若FTO盡職調查報告的評價結果顯示被調查的技術不構成對其他專利權的侵犯，則即使最終被認定為侵犯專利權，法院也會在認定賠償額度時作出較低的裁決。

由此看來，F(xiàn)TO盡職調查有助于企業(yè)減少經濟損失，為企業(yè)帶來商業(yè)價值。

通常來講，企業(yè)從技術研發(fā)到產品投入生產需要一個漫長的過程，在技術研發(fā)初期進行FTO盡職調查，可以避免企業(yè)研發(fā)方向發(fā)生偏差，但是不能覆蓋出具FTO盡職調查報告后產生的新專利技術。

若在產品推向市場前進行FTO盡職調查，雖然可以涵蓋目前已有的全部在先專利，但是FTO盡職調查報告一旦出現(xiàn)不利的評價結果，會對企業(yè)產生嚴重影響，企業(yè)將承擔巨大的風險。

因此，企業(yè)選擇開展FTO盡職調查的時間點就尤為重要，現(xiàn)在優(yōu)選的方法是在技術研發(fā)初期進行FTO盡職調查，并在研發(fā)過程中不斷進行更新，調查過程貫穿研發(fā)全過程。

二 FTO盡職調查的具體內容 FTO盡職調查的核心內容是對已授權的專利文獻和已公開的專利申請進行檢索，仔細將企業(yè)欲實施的技術與其相對比，評估企業(yè)技術是否落入專利或專利申請的保護范圍。

調查后所形成的FTO盡職調查報告是一種法律意見書，主要內容包括技術說明、檢索方法、檢索結果、對比分析、評估結果和免責聲明等幾個部分。

做好FTO盡職調查不但要求對專利文獻進行細致和全面的檢索，還要求對專利是否侵權進行深入、透徹和專業(yè)的分析。

對企業(yè)欲實施的技術與風險專利進行比對分析的過程，與在專利侵權訴訟中進行的常規(guī)侵權比對分析過程并無實質性差別。

因此，在專利侵權判定中應用的全面覆蓋原則和等同判定原則都適用于FTO盡職調查。

在歐美，F(xiàn)TO盡職調查通常由專業(yè)的專利檢索機構或專利代理機構完成。

而在中國，F(xiàn)TO盡職調查的在先專利檢索工作可以由經驗豐富的專利檢索工程師來完成，對調查技術和在先專利進行比對分析的評估工作可以由專利咨詢師或專利訴訟律師來完成，出具FTO盡職調查報告的機構可以是知識產權咨詢機構或知識產權律師事務所。

在FTO盡職調查過程中，除了要評估企業(yè)欲實施技術是否存在侵權風險外，還需要對涉及知識產權的其他事項進行調查。

三 FTO盡職調查的后續(xù)影響 FTO盡職調查不可能涉及全部侵權情形，只能盡可能涵蓋企業(yè)侵犯他人專利權的情形。

這就意味著，一份結論為“被調查技術不侵犯他人在先專利權”的FTO盡職調查報告，并不能成為企業(yè)實施技術的“護身符”。

他人仍有可能對該技術的實施提起專利侵權訴訟。

若FTO盡職調查結果顯示，企業(yè)被調查的技術有可能侵犯他人的在先專利權，則欲實施該項技術就應在商業(yè)策略上作出調整。

所作出的商業(yè)調整包括：

修改欲實施的技術方案，以免落入在先專利權的保護范圍； 等待在先專利權保護期滿后，再開發(fā)和實施該項技術； 針對在先專利權提起專利無效宣告程序； 購買在先專利權人的專利； 與在先專利權人就許可使用、交叉許可、建立專利聯(lián)盟等進行協(xié)商； 徹底放棄實施該項技術。

除了瑞德西韋外，誰還能治療新冠 ？是法匹拉韋嗎？

2月16日，浙江海正藥業(yè)發(fā)布了《關于獲得藥品注冊批件和藥物臨床試驗批件的公告》，該公告指出：浙江海正藥業(yè)已收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)的法匹拉韋片的《藥品注冊批件》和《藥物臨床試驗批件》，其中《藥品注冊批件》即上市批件，其適應癥為：用于治療成人新型或再次流行的流感（僅限于其他抗流感病毒藥物治療無效或效果不佳時使用）；而《藥物臨床試驗批件》是經特別專家組評議審核，應急批準其進行新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗批件。

[3] 依據(jù)2022年修訂的《藥品管理法》第二十六條“對治療嚴重危及生命且尚無有效治療手段的疾病以及公共衛(wèi)生方面急需的藥品，藥物臨床試驗已有數(shù)據(jù)顯示療效并能預測其臨床價值的，可以附條件批準，并在藥品注冊證書中載明相關事項”以及參考2022年《藥品注冊管理辦法》（修訂草案征求意見稿）中第七十六條（特別審批情形）“在發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件的威脅時以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生后，國家局可以依法決定對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急所需防治藥品實行特別審批”。

據(jù)科研論文及新聞媒體報導對新冠肺炎有初步治療作用的藥物約有十種左右，其作用靶點主要可分為以下四類：

1）細胞表面受體通路，藥物通過和細胞表面相關受體結合，激活相應信號轉導通路，從而大量合成抗病毒蛋白，針對病毒的生命周期不同靶點發(fā)揮抗病毒作用，代表藥物：α干擾素； 2）融合通路：藥物在進入細胞后，會破壞內吞體與冠狀病毒間的融合反應或者抑制冠狀病毒脂膜與宿主細胞的融合反應，繼而減少病毒進入細胞，代表藥物：磷酸氯喹和阿比朵爾； 3）RNA聚合酶抑制劑：藥物在進入細胞后經代謝轉化為三磷酸代謝物NTP，其結構與嘌呤三磷酸腺苷或嘧啶三磷酸腺苷相似，能與嘌呤或嘧啶競爭病毒RNA聚合酶，代表藥物：法匹拉韋和瑞德西韋； 4）蛋白酶抑制劑：新型肺炎冠狀病毒在內的冠狀病毒進行繁殖時均先合成多蛋白，再通過蛋白酶進行水解產生結構和功能蛋白，藥物可通過抑制蛋白酶而阻斷其增殖周期，代表藥物：洛匹那韋和利托那韋。

《柳葉刀》曾刊發(fā)文章《Emergingnovel and antimicrobial-resistant respiratory tract infections： new drugdevelopment and therapeutic options》呼吁，應密切關注針對各類新型呼吸道病毒感染的治療藥物研發(fā)，并推薦法匹拉韋可用于流感及各類RNA病毒感染的治療。

在2014年抗擊埃博拉病毒疫情的戰(zhàn)役中，法匹拉韋已顯示出初步的療效，2位感染埃博拉病毒的女護士（分別來自于法國和西班牙）均在服用法匹拉韋后痊愈。

與法匹拉韋相比，瑞德西韋具有一個五碳糖鏈接的堿基結構（如下圖紅框所示），與遺傳物質中的核苷（下圖中的腺苷）類似，而法匹拉韋與下圖中的胞苷和脫氧胸苷相比，則缺少五碳糖結構。

那么法匹拉韋在體內是如何發(fā)揮作用的呢？ 研究發(fā)現(xiàn)，法匹拉韋的核苷三磷酸化物可與保守的RNA依賴性RNA聚合酶結合，或可插入到病毒RNA鏈，誘發(fā)病毒致命性突變，從而損害病毒的感染性[4-7]。

法匹拉韋（Favipiravir）首先通過HGPRT（次黃嘌呤鳥嘌呤磷酸核糖基轉移酶）轉化為其核糖5'-單磷酸（RMP），然后再形成法匹拉韋-RTP。

Favipiravir-RTP（以紅色圓點表示）可以錯誤地摻入正在增長的病毒RNA鏈中，或者可以通過與保守的聚合酶結合而發(fā)揮作用，從而防止病毒RNA復制。

將Favipiravir-RTP摻入新生病毒RNA可能會導致歧義堿基配對致死性誘變或鏈終止。

因此，從藥物作用機制而言，法匹拉韋對RNA病毒具有潛在的抗病毒作用。

而就法匹拉韋的專利狀況而言，富山化學工業(yè)株式會社（TOYAMA CHEMICAL CO。， LTD。）于1999年8月18日向日本專利局提交了PCT申請（WO0010569 ）對法匹拉韋所涉及的通式化合物進行了最早的專利申請。

除了通式化合物專利外，富山化學工業(yè)株式會社于2001年-2022年期間還在中國申請了中間體、衍生物、組合物、制備方法、制劑、晶型及醫(yī)藥用途等一系列外圍專利，在中國形成了較為完善的專利布局體系，形成了較高的專利壁壘。

法匹拉韋的上述專利布局是值得借鑒的，在藥物專利布局過程中，聯(lián)合用藥組合物、衍生物、制備中間體、活性光學異構體、特定晶型物、制劑（主要涉及藥用輔料）、超純物、雜質、藥品成型前的中間體、制備工藝優(yōu)化、藥品成型后的質量檢測方法、藥品進入人體后的活性代謝物、新的醫(yī)藥用途均可以作為未來的研發(fā)重點用于申請專利從而對核心化合物進行進一步保護。

雅虎拍賣3000件專利換取10億美元

據(jù)《華爾街日報》網絡版報道，消息人士透露，雅虎已著手拍賣約3000件專利，預計拍賣價格將超過10億美元。

其 名消息人士稱，最近數(shù)周雅虎已致函有興趣的潛在買家。

雅虎擬拍賣的專利包括最初的搜索技術。

據(jù)悉，雅虎將首輪競拍的截止時間定在6月月中，并聘請投資銀行Black Stone IP負責這次專利拍賣交易。

Black Stone IP擅長拍賣專利。

雅虎發(fā)言人證實公司在考慮出售約3000件專利或正在申請的專利。

她在一份聲明中說，“對于希望獲得互聯(lián)網搜索和廣告方面最前沿、最基礎專利的互聯(lián)網公司來說，這是一個獨特的機會。

” 雅虎拍賣專利正值它拍賣核心互聯(lián)網業(yè)務之際。

一名消息人士向《華爾街日報》報料，Verizon 通訊出價約30億美元競購雅虎核心互聯(lián)網業(yè)務。

Verizon通訊出價低于業(yè)界對雅虎核心互聯(lián)網業(yè)務的估值--40億-80億美元，原因是Verizon通訊不競購雅虎最有價值的部分專利。

4月份，雅虎把2659件專利劃歸旗下一家名為Excaliber IP的獨立分部。

雅虎發(fā)言人表示，雅虎將向核心互聯(lián)網業(yè)務買主無償轉讓500件美國專利和逾600件正在申請的專利。

雅虎已邀請戰(zhàn)略買家、私募投資公司和知識產權投資公司參與競購專利。

目前尚不清楚有多少家公司對雅虎專利感興趣。

專利拍賣有時是行業(yè)發(fā)展的航向標。

近年來，像專利這些無形資產在一個企業(yè)資產中所占的比重越來越大，甚至可能是有形資產的數(shù)倍。

那么，這么大的資產還夾雜著技術的轉移，必然會反映出企業(yè)的重大改變，行業(yè)技術的分布、不同企業(yè)發(fā)展的著眼點也將隨之變化。

雅虎衰落的原因是多方面的， 我們一方面感慨互聯(lián)網行業(yè)的飛速發(fā)展，一項專利的價值可能難以維持十年以上；另一方面，持續(xù)的創(chuàng)新，特別是對創(chuàng)新方向的判斷對于該行業(yè)尤為重要，在研發(fā)投入上應當有更廣闊的視角，不能因一時的領先而固步自封。


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