今天，樂知網律師 給大家分享： 巴西專利制度對化學領域專利申請的特殊要求講解 ，性能參數限定的產品權利要求的新穎性講解。

巴西專利制度對化學領域專利申請的特殊要求講解

巴西同中國一樣是大陸法系國家，1978年成為 “專利合作條約”的成員國，1994年加入了“生物多樣性公約（CBD）”，1999年成為國際植物新品種保護聯盟的成員，2004年加入卡塔赫納生物安全議定書(CPB)。

成為金磚四國之一后，巴西日益受到人們的關注，越來越多的申請人也開始關注巴西的專利保護，經過PCT途徑進入巴西的申請數目也日益增加。

在巴西，發明創造可通過發明或者實用新型兩種類型進行保護。

也就是說，發明創造的類型只涉及發明和實用新型，并不包括外觀設計。

外觀設計可作為工業設計通過在巴西商標專利局（Brazilian Patent and Trademark Office， INPI）登記注冊獲得保護，保護期限為10年，可續展3次，每次5年。

發明專利權的期限為20年，實用新型的期限為15年，均自申請日起算。

但是，考慮到INPI專利申請審查的積壓問題，作為一種對審查程序過度延遲的保護，INPI進一步規定發明專利自授權之日起保護期限為10年，實用新型專利為7年。

以上是巴西專利申請的基本情況，對于其中所涉及的具體操作規程并不在本文中作詳細介紹，本文主要針對化學領域專利申請中的一些特殊要求，向讀者介紹一下巴西專利法中的相關規定。

生物保藏證明 巴西專利法規定，為了滿足公開充分的要求，如果涉及的生物材料不能被公眾所獲得，需提交生物保藏證明。

（1）保藏單位雖然巴西不是《國際承認用于專利程序的微生物保存布達佩斯條約》的成員國，但和各成員國一樣，巴西承認任何“布達佩斯條約”第7條規定的生物材料樣品國際保藏單位出具的生物保藏證明，同樣，由INPI認可的保藏單位出具的生物保藏證明也可以得到承認。

遺憾的是，目前在巴西境內還沒有一家被認可的保藏單位。

但這種情況應該很快就能被改善，因為INPI已經公布將在巴西建立一個公共的生物保藏中心，以便于用于專利程序的生物材料的保藏 （2）保藏時間所涉及的生物材料保藏證明，必須在向INPI提交專利申請的申請日之前是有效的。

如果以巴黎公約或PCT途徑進入巴西，則涉及的保藏證明應該在其要求的優先權日期之前或當日是有效的，并且說明書中應該記載該保藏證明的相關信息。

如果涉及的生物材料并沒有在INPI認可的或“布達佩斯條約”第7條規定的生物材料樣品國際保藏單位保藏，則INPI可根據情況要求申請人在提交申請之日或進入國家階段的60天之內向INPI認可的或“布達佩斯條約”第7條規定的生物材料樣品國際保藏單位保藏該生物材料。

盡管有上述規定來確保生物材料可以被公眾所獲得，但巴西專利法中仍然規定，在必要的情況下，為了評估所涉及的生物材料的生物特性，INPI將親自檢測所涉及的生物材料。

與巴西有所不同，中國是《國際承認用于專利程序的微生物保存布達佩斯條約》的締約國，只承認布達佩斯條約承認的生物材料樣品國際保藏單位，而且申請人必須在申請日之前提出生物保藏并且在申請日或最遲自申請日起四個月內提交保藏單位出具的保藏證明和存活證明。

而且一旦提交了生物保藏證明，中國國家知識產權局通常不會再次驗證該生物材料的各種生物特性。

遺傳資源披露問題 巴西是世界遺傳資源的主要提供者，它承載著世界上15-20％的“生物多樣性”。

巴西很早就意識到保護本國生物遺傳資源的重要性，積極倡導遺傳資源的主權控制，由其倡導的《生物多樣性公約》也是于1992年6月5日在巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展大會上簽署的。

為了進一步保護本國的遺傳資源，巴西政府又于2001年8月23日公布了一項《巴西保護生物多樣性和遺傳資源暫行條例》，該條例詳細定義什么是遺傳資源以及相關傳統知識，并對如何進行保護以及主管機構進行了詳細規定。

具體內容如下：

（1）定義遺傳資源：是指包括在全部或部分植物、真菌、細菌或動物，以及衍生于上述生物活體的新陳代謝和上述生物體的以分子和物質形式存在的活體或死體萃取物標本中遺傳起源信息，無論是原地的：包括在國內的，還是在巴西領土、大陸架和專屬經濟區上收集后移地保存的；相關傳統知識：土著或地方社區與遺傳資源有關的、有現實或潛在價值的信息，以及個體或集體慣例。

（2）主管機構國家環境部設立遺傳資源管理委員會作為主管單位，其作用包括（a）技術標準；（b）獲取和傳播的許可標準：（c）草擬遺傳資源獲取和分享合同的指南；（d）與記錄傳統知識信息有關的數據庫的創建標準； 該管理委員會或由其授權的其他部門可以行使的權利包括：（a）在所有者事先同意的條件下，獲取本國境內、大陸架上和專屬經濟區內存在的遺傳資源成分標本；（b）在當地所有者事先同意的條件下，獲取相關傳統知識；（c）傳播遺傳資源成分標本到本國公共或私人研究機構，或某一總部位于國外的研究機構； （3）違反該條例所受處罰，包括（a）警告； （b）罰款；（c）沒收遺傳資源成分標本、用來采集或加工標本的設備，以及以相關傳統知識為基礎信息而得到的產品； （d）沒收源于遺傳資源成分標本或者相關傳統知識的產品； （e）中止源于遺傳資源成分標本或相關傳統知識的產品的銷售，并將其沒收；（f）行為禁令；（g）部分或全部禁止設立以及經營活動；（h）中止登記、專利、許可或者授權；（i）取消登記、專利、許可或者授權；（j）取消或者限制其由政府提供的稅收激勵和其它優惠政策；（k）取消或中止與官方信用機關的金融協定；（l）干預機構設立；（m）5年內禁止與公共機關簽定合同。

（4）對專利申請程序的規定任何一份專利申請無論涉及到怎樣的保護客體，申請人都必須聲明此專利申請是否依賴于巴西的遺傳資源和相關傳統知識。

如果依賴于遺傳資源和相關傳統知識，申請人需進一步提供獲得該遺傳資源的方式是否得到了相關部門的許可，并披露遺傳資源和相關傳統知識的來源。

其實，我國同樣有著豐富的遺傳資源，但流失非常嚴重。

與巴西相比，在遺傳資源及其來源披露的立法上，我國存在規則不多、層次不高、比較混亂和粗陋的問題，給我國現實的遺傳資源來源披露保護帶來了很大的不足和負面影響。

在遺傳來源披露立法上，我國面臨著一系列挑戰和困難，包括遺傳資源學科本身科學研究的特征帶來的挑戰、來自生物多樣性立法領域的挑戰等。

我國新修訂的《專利法》，雖然對遺傳資源來源披露作出了原則性的規定，但對于何為“依賴”、何為“來源”、何為“應當”、由哪些部門監管遺傳資源的采取和利用都沒有明確的規定，其實效性大打折扣。

筆者認為，我國應當對來源披露制度作出科學的應對和構建，要及時關注國外發展的方向和動向，完善國家遺傳資源戰略，建立和健全遺傳資源法律保護體系，對來源披露的對象、模式和規則、披露申請、受理和審查處理等作出一系列的完整規定，構建起符合我國實情的來源披露制度鏈條。

藥品專利申請 （1）授權程序在巴西，醫藥產品或方法的專利申請與其他領域的專利申請相比，需要經歷不同的授權程序。

按照修改后的巴西專利法規定，凡涉及醫藥產品或方法的專利申請需要得到Anvisa（國家衛生監管部門）的批準才可以授予專利權。

也就是說，涉及醫藥產品或方法的專利申請經過INPI批準后，轉交給Anvisa接受審核，經過Anvisa審核通過后，才可以被授予專利權。

從目前的審查實踐來看，INPI與Anvisa的專利性審核標準基本相同，但二者之間的審核水平還存在一定差距。

Anvisa已經對1026件涉及醫藥產品或方法的專利申請進行了審核，其中授權919件，否決了107件專利申請。

而且，在上述被Anvisa授權的案件中，大部分權利要求需要經過修改才被授權。

巴西政府對醫藥產品或方法的專利授權非常重視，需要經過兩個政府部門的審批，這在許多國家也是比較少見的。

我國與大部分國家一樣，由國家知識產權局對醫藥產品或方法的專利申請進行審核并由其決定是否授予專利權。

（2）物質的醫藥用途權利要求與中國專利法中的相關規定一樣，“疾病的診斷和治療方法”在巴西也屬于不被授予專利權的客體。

因此物質的醫藥用途發明以藥品權利要求或者例如“在制藥中的應用”、“在制備治療某病的藥物中的應用”等等屬于制藥方法類型的用途權利要求申請專利，屬于可被授權的主題，也就是說巴西同樣接受Swiss-type權利要求。

（3）強制許可巴西專利法中規定的強制許可情況與TRIPS相一致，包括：（a）當一項專利的專利權人具有以下問題：（i）濫用專利權；（ii）被行政或執法部門認定為壟斷行為時，第三方可根據強制許可的相關規定請求專利強制許可。

（b）在國家出現緊急狀態或者為了公共利益的目的，國家可以給予臨時強制許可。

（c）此外，一項專利在授予專利權三年后，如出現以下情況可能被強制許可，（i）為滿足國內市場需求或（ii）在巴西境內未充分實施。

當然，專利權人提供的以下證據可用于駁回強制許可請求：（i）證明已經為實施該專利進行了一系列并且有效的準備工作；（ii）提出未實施的正當理由；（iii）證明由于法律上的障礙而導致未實施。

巴西在藥品強制許可方面一直在不斷努力嘗試，為了維護公眾利益不斷完善強制許可制度。

我國也與TRIPS協議保持一致將強制許可的相關規定寫入了專利法規中，并且在2005年頒布了《涉及公共健康問題的專利實施強制許可辦法》，踐行多哈宣言及總理事會決議。

雖然從制度層面上我國對藥物的強制許可建立了相應的法律和法規，但我們也不難看出現行的法律法規對此仍然存在一些模糊概念，例如，什么是“國家緊急狀態”、“非常情況”、“公共利益目的”？什么是“正當理由”？“未充分實施專利”如何界定？如何認定“具備實施條件的單位或者個人”？何謂“具有顯著經濟意義的重大進步”？進口專利產品究竟是否屬于“實施專利”？“合理的時間”、“合理的條件”怎么確定？由誰確定？這些含糊其辭的表述都還有待于進一步具體化。

另外，從專利實踐角度來看，我國目前還沒有對一例藥物實施過強制許可，我國在藥物強制許可方面的道路還比較漫長。

性能參數限定的產品權利要求的新穎性講解

專利法相關規定 我國《專利法》第22條規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

…新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國知局提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

” 眾所周知，權利要求分為兩種類型：產品權利要求和方法權利要求。

在化學領域的產品權利要求中，采用組分和對應的性能、參數特征對該產品進行限定是一種常見形式。

根據《專利審查指南（2010）》第二部分第三章的規定，對于包含性能、參數等特征的產品權利要求新穎性的審查，應當按照以下原則進行：

對于這類權利要求，應當考慮權利要求中的性能、參數特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和／或組成。

如果該性能、參數隱含了要求保護的產品具有區別于對比文件產品的結構和／或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含性能、參數特征的產品與對比文件產品在結構和／或組成上不同。

審查思路 根據實踐，筆者發現審查員對于包含性能、參數等特征的產品權利要求的新穎性審查思路通常是：檢索現有技術獲取對比文件，如果其明確公開的參數數值范圍落入請求保護的參數數值范圍內，則可以確定請求保護的產品不具備新穎性，但如果檢索到的對比文件沒有明確公開該參數特征，而本領域技術人員根據該參數無法將請求保護的產品與對比文件公開的產品區別開，此時推定請求保護的由該參數表征的產品權利要求相對于對比文件公開的產品不具備新穎性。

對于審查員而言，由對比文件產品的結構和組成與本發明產品的結構和組成相同推論出參數相同，從而認定請求保護的產品不具備新穎性的可操作性強，更能確保審查標準的一致性。

案例分析 下面，筆者結合一個無效案例來探討關于性能參數限定的產品權利要求的新穎性問題的應對思路。

無效請求人針對第200680053880.2號發明專利（以下簡稱“第880.2號專利”）提出無效請求，第880.2號專利的權利要求1如下：

1。 一種太陽能電池用聚酯樹脂片，是具有數均分子量為18500~40000的使用一個或多個層而成的聚酯樹脂層、并在該聚酯樹脂層上具有至少一層以上的具有5~40重量%的二氧化鈦的層的聚酯樹脂片，波長300~350nm的光線透射率為0.005~10%，相對反射率為80%以上105%以下，表觀密度為1.37~1.65g/cm3，光學濃度為0.55~3.50，光學濃度偏差相對于中心值在20%以內。

無效請求人檢索到的對比文件1（JP2002026354A）公開了用于密封太陽能電池的背面的薄膜和使用其的太陽能電池，所述薄膜是具有與聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜組合的氣體阻擋層的薄膜，其中，所述聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜由具有18，500至40，000數均分子量的聚合物形成并且占總薄膜厚度的7%或更高。

所述聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜是具有1.37 g/cm3至0.85 g/cm3范圍內的表觀密度的雙軸拉伸聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜。

在無效請求人和專利權人的答辯過程中，均認可對比文件1公開了該專利的聚酯樹脂片的結構特征，二者的不同之處在于對比文件1沒有公開本專利權利要求1中涉及的三個參數特征限定，即，“波長300~350nm的光線透射率為0.005~10%”、“相對反射率為80%以上105%以下”以及“光學濃度偏差相對于中心值在20%以內”。

雙方爭論的焦點在于：光線透射率、相對反射率、光學濃度偏差這三個參數特征的決定因素是什么；對比文件1中是否公開了這些決定因素；對比文件1中這些決定因素的描述是否與第880.2號專利說明書中的相關描述一致。

無效請求人認為，盡管對比文件1沒有字面公開聚酯樹脂片的光線透射率、相對反射率以及光學濃度偏差，但是第880.2號專利的說明書中教導了“通過包含5-40 wt%、優選至少7 wt%、進一步優選至少10 wt%的TiO2可以達到期望的UV光線透射率（300~350nm）”，“通過確保TiO2顆粒具有0.1-1μm的數平均粒徑可以達到期望的相對反射率”，“期望的光學濃度偏差可以通過將二氧化鈦母料片的形狀變更成以下來控制：長度為2.40~4.60mm、寬度為3.20~4.80mm、高度為1.70~2.30mm的圓柱狀”，而對比文件1的不同實施例滿足了絕大多數這些條件，因此以上三個參數是對比文件1的薄膜所固有的。

專利權人則認為，光線透射率、相對反射率以及光學濃度偏差會受到多種因素影響，根據對比文件1的具體實施例的記載，并不能直接地、毫無意義地得出光線透射率、相對反射率以及光學濃度偏差是多少，這些特征并不是對比文件1的薄膜所固有的。

最終，合議組的審查決定維持了該專利全部有效。

合議組認為，在第880.2號專利的說明書中教導了二氧化鈦的分布不均勻也會影響光學濃度偏差，而對比文件1沒有提到二氧化鈦在薄膜中的分布情況，進一步該專利的說明書中還提及了光學濃度偏差較大還會波及光線透射率和相對反射率。

上述范圍內的三個參數并非是對比文件1的薄膜所固有的特征。

對比文件1的說明書中沒有公開有關通過選擇調整TiO2的混合率來獲得期望的光線透射率、選擇合適的TiO2粒徑來獲得期望的相對反射率以及調整母料片的長度來獲得期望的光學濃度偏差等內容或技術啟示，也沒有充分的證據或理由表明本領域技術人員在申請日以前的現有技術中已經意識到上述對光線透射率、相對反射率、光學濃度偏差的調整手段。

技術問題的確認對于“事后諸葛亮”型審查意見的答復講解

在發明專利申請中，大多數的申請屬于改進型的發明申請，即其與現有技術的區別主要涉及對現有技術中已知的技術手段的改進。

這使得這些改進型發明申請在實際審查過程中，容易被審查員在了解了本申請的技術后而視為顯而易見，這就是所謂的“事后諸葛亮”。

在審查改進型發明中，比較容易出現的爭議體現在對“事后諸葛亮”的認知上。

實際上，在理想情況下，應該以客觀而且準確的方式確定本發明相比于現有技術的實際解決技術問題，以避免成為事后諸葛亮。

實際造成“事后諸葛亮”的情形可能有多種，在下文中將就示例性的案件舉例說明其 種情形。

在這種情形中，審查意見會將包含了本發明的具體技術手段的技術問題作為本發明的實際解決的技術問題，從而將實際解決的技術問題確定為非常下位和非常具體的問題。

在決定號為109833的復審審查決定中，所涉及的發明申請要求保護一種解鎖手持電子設備的方法，權利要求1與對比文件1的區別包括：本發明限定了解鎖手持電子設備的方法和過程，并且在觸敏顯示器上實現檢測接觸、移動圖像以及判斷圖像從第一預定位置移動到預定區域，從而實現手持電子設備的解鎖。

對于此案，專利復審委員會認為，在根據區別技術特征確定實際解決技術問題時，如果將權利要求1實際解決的技術問題確定為“如何在觸敏顯示器上實現檢測接觸、移動圖像以及判斷圖像從第一預定位置移動到預定區域而進行手持電子設備的解鎖”，那么這會使得對該發明的創造性判斷陷入“事后諸葛亮”。

所確定的實際解決技術問題不應包含全部或部分區別技術特征。

因此，在判斷該發明的創造性時，應該認為本領域技術人員在做出該發明時對該發明是一無所知的，那么在缺少相關技術教導下，自然也不會知道“在觸敏顯示器上實現檢測接觸、移動圖像以及判斷圖像從第一預定位置移動到預定區域”。

否則，該確定的技術問題本身就提供了對用于解決技術問題的技術手段的啟示。

從而，在將具體技術手段從原技術問題中排除后，并根據該區別技術特征在發明中實際獲得的技術效果，本發明實際解決的技術問題應被重新確定為“如何提高手持電子設備解鎖的便捷性以避免誤解鎖”。

由于現有技術沒有教導如何解決提高手持電子設備解鎖的便捷性以避免誤解鎖這樣的問題，也沒有給出解決該問題的技術啟示，從而應該認為權利要求1的方案相對于現有技術具備創造性。


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