今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 實(shí)用新型專利申請(qǐng)的初步審查常見4類實(shí)質(zhì)性缺陷 ，這些改變將影響在墨西哥的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

實(shí)用新型專利申請(qǐng)的初步審查常見這4類實(shí)質(zhì)性缺陷

一、保護(hù)客體的問題 我國《專利法》第二條第三款規(guī)定：“實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”。

即，實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品，所述產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體。

審查員指出實(shí)用新型專利申請(qǐng)不符合保護(hù)客體的問題后，專利代理師（下文簡稱代理師）需仔細(xì)分析審查員基于什么基礎(chǔ)得出該專利申請(qǐng)不符合實(shí)用新型保護(hù)客體的問題。

例如，分析審查員認(rèn)為該專利申請(qǐng)保護(hù)的主題不是產(chǎn)品、未反映出產(chǎn)品在形狀和/或結(jié)構(gòu)上的變化、不是技術(shù)方案、還是不是適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

然后在此基礎(chǔ)上分析判斷審查員的這種認(rèn)定是否合理。

若代理師認(rèn)為審查員的認(rèn)定不合理，則可以有針對(duì)性地做出爭辯；若代理師認(rèn)為審查員的認(rèn)定合理，則考慮需要對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行針對(duì)性修改和答復(fù)，否則，該實(shí)用新型極有可能會(huì)被駁回。

另外，被審查員指出不符合保護(hù)客體的問題的大多數(shù)是涉及計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的實(shí)用新型專利申請(qǐng)中，代理師通常采用模塊或者模塊加上功能性限定的方式來撰寫權(quán)利要求，以規(guī)避計(jì)算機(jī)程序方面的限定。

但是由于功能性限定不是直接限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造特征，容易被審查員認(rèn)為存在保護(hù)客體的問題。

二、單純組成式寫法 若審查員認(rèn)為權(quán)利要求中只列出了所要求保護(hù)的產(chǎn)品的組成部件，而沒有限定各組成部件之間的關(guān)系，則會(huì)被審查員認(rèn)為未清楚地限定該實(shí)用新型。

針對(duì)此情況，代理師應(yīng)當(dāng)修改權(quán)利要求，進(jìn)一步限定各組成部件之間的關(guān)系。

例如，添加它們之間的必要連接關(guān)系，可以不局限于說明書中給出的具體實(shí)施方式。

另外，在修改權(quán)利要求的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)說明書中的技術(shù)方案作相適應(yīng)的修改。

三、單純功能限定 若審查員認(rèn)為權(quán)利要求中雖然寫明了各部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，但其與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅是其中某一或某些部件采用了現(xiàn)有技術(shù) 種未使用過的新材料，或者對(duì)這些部件從材料性能方面加以限定，則會(huì)被審查員認(rèn)為其未反映出與現(xiàn)有技術(shù)在結(jié)構(gòu)上的不同。

針對(duì)上述情況，代理師可以考慮采用以下兩種措施：

1。對(duì)該實(shí)用新型所要求保護(hù)的主題進(jìn)行修改，將那些對(duì)部件從材料性質(zhì)上進(jìn)行限定的特征刪去，與此同時(shí)對(duì)其從結(jié)構(gòu)上作進(jìn)一步限定，以反映出其在結(jié)構(gòu)上與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別；2。重新申請(qǐng)一件發(fā)明專利申請(qǐng)，要求該實(shí)用新型專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

四、單一性問題 審查員指出此類問題可能是由于該實(shí)用新型中的多項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求之間沒有相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。

針對(duì)上述情況，代理師若認(rèn)為多項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求之間的確不具有相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，則對(duì)本申請(qǐng)考慮刪除其 項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求以克服單一性的問題，同時(shí)考慮進(jìn)行分案。

這些改變將影響在墨西哥的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

隨著《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（英文“Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-pacific Partnership”，簡稱CPTPP）以及《美國-加拿大-墨西哥協(xié)議》（簡稱“USMCA”）在墨西哥生效，墨西哥相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系也進(jìn)行了修訂，最新的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聯(lián)邦法案》已于2022年7月1日公告，并將于2022年11月5日正式生效。

此次修訂涉及多方面修訂，但本文主要介紹相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的修訂。

專利部分主要是參照國際慣例明確了可申請(qǐng)專利保護(hù)的范圍、專利有效期限的變化、不同專利類型闡明了專利無效的理由等等；商標(biāo)部分涉及審理程序的變化，有效期限的變化等；版權(quán)部分主要規(guī)范了相關(guān)技術(shù)保護(hù)措施，完善了版權(quán)保護(hù)制度。

詳細(xì)介紹如下：

發(fā)明專利部分 可以申請(qǐng)專利證書補(bǔ)發(fā)。

克隆技術(shù)與人類胚胎應(yīng)用無法申請(qǐng)專利保護(hù)。

分案申請(qǐng)：專利授權(quán)或下發(fā)證書后的2個(gè)月內(nèi)可提交分案申請(qǐng)。

“豁免條款”正式引入法律，且長期有效：使得醫(yī)藥相關(guān)專利在即將過期時(shí)可以采取一些必要的準(zhǔn)備措施以便獲得衛(wèi)生登記證。

年費(fèi)：專利授權(quán)/或證書核準(zhǔn)后已包含第一次年費(fèi)繳納的費(fèi)用。

細(xì)化了專利的放棄、修訂及限定操作。

考慮到發(fā)明、實(shí)用新型、外觀專利的不同特點(diǎn)，進(jìn)一步澄清各自無效的理由。

取消了專利許可的注冊(cè)程序。

實(shí)用新型和外觀部分 關(guān)于秘密外觀，介紹了“誤操作”和“異常”的概念； 明確了在司法和行政法規(guī)程序中關(guān)于使用秘密外觀的不同程序； 定了行政法規(guī)的侵權(quán)行為，采用強(qiáng)制性臨時(shí)措施以阻止可能的侵權(quán)； 實(shí)用新型專利有效期從10年增加至15年。

工藝品，藝術(shù)品和手工制品適用于外觀保護(hù)。

規(guī)范了連續(xù)動(dòng)畫和動(dòng)畫圖形化界面在外觀設(shè)計(jì)方面的申請(qǐng)。

商標(biāo)部分 修訂了注冊(cè)商標(biāo)的有效期限，即商標(biāo)有效期從申請(qǐng)日起10年改為自商標(biāo)注冊(cè)日起10年。

降低了認(rèn)定馳名/著名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。

避免濫用：明確了證明商標(biāo)撤銷理由，同時(shí)鼓勵(lì)證明商標(biāo)所有人作為認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行其責(zé)任并公正行使其權(quán)利。

官方審查意見將同時(shí)涵蓋形式審查、實(shí)質(zhì)審查以及可能的異議。

在異議程序中，如果商標(biāo)申請(qǐng)人放棄異議答辯，則視為放棄商標(biāo)權(quán)利。

共存同意書：官方將接受相同商標(biāo)在類似商品/服務(wù)上的共存（提交共存同意書）。

商標(biāo)許可備案不再要求提交許可協(xié)議。

聲明商標(biāo)使用時(shí)，需明確具體使用的商品/服務(wù)項(xiàng)目。

不使用撤銷/無效將采用部分撤銷/無效制度，即在不使用撤銷案件中需針對(duì)所有指定商品和服務(wù)項(xiàng)目提交使用證據(jù)，無法證明使用的部分商品/服務(wù)項(xiàng)目將被撤銷。

一事不再理：如果基于相同的理由和證據(jù)對(duì)已經(jīng)提交過異議申請(qǐng)的商標(biāo)再次提出無效申請(qǐng)，官方將不予受理。

建立了調(diào)解機(jī)制。

版權(quán)部分 制定了侵權(quán)部分刪除的具體措施。

規(guī)范了版權(quán)保護(hù)的技術(shù)保護(hù)措施。

未經(jīng)授權(quán)錄制、傳播、制作電影攝影作品的仿本作品將視為犯罪。

建立了網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)侵權(quán)的通知和下架制度。

通過上述修訂，墨西哥知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)將更加細(xì)化和全面，但是同時(shí)也對(duì)權(quán)利人提出了更高的要求。

中國禁止重復(fù)授權(quán)制度講解

一、引言 專利權(quán)的獨(dú)占性是專利權(quán)最基本的屬性，而專利重復(fù)授權(quán)違背了專利權(quán)獨(dú)占性，從而會(huì)不可避免地引發(fā)權(quán)利沖突與糾紛。

在各國的專利法律制度中都明確規(guī)定了“禁止重復(fù)授權(quán)”原則。

《專利法》中關(guān)于“同一發(fā)明只能被授予一項(xiàng)專利權(quán)”的相關(guān)規(guī)定即為“禁止重復(fù)授權(quán)”原則的具體表述。

《專利法》第九條規(guī)定：

“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。

但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人。

” 在上述規(guī)定中，對(duì)“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的解釋是理解我國專利制度中禁止重復(fù)授權(quán)原則的邏輯起點(diǎn)，也是專利業(yè)界人士一直以來爭辯的焦點(diǎn)。

本文中，筆者希望結(jié)合自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行一些探討。

二、“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的解釋：

《專利審查指南》第二部分第三章第6節(jié)規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（或?qū)＠┲写嬖诒Ｗo(hù)范圍相同的權(quán)利要求。

筆者認(rèn)為，從上述規(guī)定可以明確的是，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，而判斷對(duì)象是兩件或兩件以上（專利）申請(qǐng)的權(quán)利要求。

也就是說，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)當(dāng)將兩件或兩件以上（專利）申請(qǐng)的權(quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請(qǐng)或?qū)＠募娜績?nèi)容進(jìn)行比較。

三、判斷原則 《專利法》第五十九條第一款規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

” 另外，《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：“判斷時(shí)，如果一件專利申請(qǐng)或?qū)＠囊豁?xiàng)權(quán)利要求與另一件專利申請(qǐng)或?qū)＠哪骋豁?xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

” 因此，在判斷兩件專利或?qū)嵱眯滦褪欠袷峭瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造時(shí)，首先要將這兩件專利或?qū)嵱眯滦偷谋Ｗo(hù)范圍確定清楚。

盡管專利法中規(guī)定了權(quán)利要求保護(hù)范圍確定時(shí)需要遵循的原則是“以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的范圍”，但是無論是在《專利法》還是在《實(shí)施細(xì)則》中，亦或是在《專利審查指南》中，均沒有直接規(guī)定對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的標(biāo)準(zhǔn)。

因此，在業(yè)界對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋的相關(guān)問題的討論一致存在。

在專利制度中，涉及到確定權(quán)利要求保護(hù)范圍以及確定權(quán)利要求的內(nèi)容是否相同的程序主要有專利實(shí)質(zhì)審查程序、無效程序以及侵權(quán)訴訟程序。

然而目前在這三種程序中涉及判斷權(quán)利要求的保護(hù)范圍以及確定權(quán)利要求的內(nèi)容是否相同的標(biāo)準(zhǔn)尚存差異。

在重復(fù)授權(quán)的實(shí)質(zhì)審查程序中，目前審查員普遍采用嚴(yán)格的完全相同法。

也就是說，只要權(quán)利要求的內(nèi)容稍有區(qū)別，就不被認(rèn)為是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，從而不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。

在無效程序中，專利復(fù)審委員會(huì)采用的是實(shí)質(zhì)相同法。

這種實(shí)質(zhì)相同法借鑒了抵觸申請(qǐng)中新穎性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

在新穎性判斷中，如果要求保護(hù)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦团c對(duì)比文件所公開的技術(shù)內(nèi)容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。

另外，上述相同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)理解為包括可以從對(duì)比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。

采用這種判斷方式，使得對(duì)權(quán)利要求的解釋不完全拘泥于字面表達(dá)。

例如，兩件發(fā)明或?qū)嵱眯滦椭g的區(qū)別僅僅在于其 件發(fā)明的權(quán)利要求中限定了參數(shù)、用途或效果特征，在判斷這兩件發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷谋Ｗo(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定參數(shù)、用途或效果特征實(shí)際上對(duì)請(qǐng)求保護(hù)的主題有無限定作用，如果這些特征實(shí)際上沒有限定作用，則應(yīng)認(rèn)為兩件發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪恰巴瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造”。

在侵權(quán)訴訟程序中，法院在對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)，還引入了一個(gè)比較重要的原則，即等同原則。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條的規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍”。

這一規(guī)定明確了在專利侵權(quán)訴訟程序中，法院對(duì)權(quán)利要求的解釋采用的是等同原則，即，權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征為準(zhǔn)，如果有一個(gè)以上的技術(shù)特征不相同或等同的，應(yīng)該認(rèn)定該兩件專利申請(qǐng)的保護(hù)范圍不相同，不應(yīng)屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

然而在無效程序的審查標(biāo)準(zhǔn)中，專利復(fù)審委員會(huì)也沒有采用等同原則，等同特征不會(huì)使權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同。

四、對(duì)“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的處理 根據(jù)《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定和概括歸納，筆者在下文中總結(jié)了對(duì)幾種不同情況下的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的處理方式：

（1）針對(duì)申請(qǐng)日不同的處理方式：

兩件專利申請(qǐng)：遵循先申請(qǐng)?jiān)瓌t，即，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人。

一件專利申請(qǐng)和一項(xiàng)專利權(quán)：如果專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日早于專利的申請(qǐng)日，則授予該專利申請(qǐng)專利權(quán)，因授權(quán)而造成的重復(fù)授權(quán)可通過后續(xù)無效程序解決。

（2）針對(duì)申請(qǐng)日相同的處理方式：

（i）對(duì)兩件專利申請(qǐng)的處理 申請(qǐng)人相同：兩件專利申請(qǐng)都符合授予專利權(quán)的其它條件時(shí)，審查員會(huì)分別通知申請(qǐng)人進(jìn)行選擇或修改：申請(qǐng)人期滿未答復(fù)的，則相應(yīng)的申請(qǐng)被視撤；修改后仍不符合規(guī)定的，兩件專利申請(qǐng)均駁回； 申請(qǐng)人不同：審查員會(huì)通知申請(qǐng)人自行協(xié)商確定申請(qǐng)人；申請(qǐng)人期滿未答復(fù)的，則相應(yīng)的申請(qǐng)被視撤；協(xié)商不成或修改后仍不符合規(guī)定的，兩件專利申請(qǐng)均駁回； 申請(qǐng)人部分相同：視為申請(qǐng)人不同 （ii）對(duì)一件專利申請(qǐng)和一項(xiàng)專利權(quán)的處理 申請(qǐng)人相同：一件專利申請(qǐng)已經(jīng)授權(quán)，另一件專利申請(qǐng)符合授予專利權(quán)的其它條件，審查員會(huì)通知申請(qǐng)人修改；申請(qǐng)人期滿未答復(fù)的，則其專利申請(qǐng)被視撤；修改后仍不符合規(guī)定的，駁回后一件專利申請(qǐng)。

例外：申請(qǐng)人同時(shí)申請(qǐng)實(shí)用新型和發(fā)明專利，在先獲得實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，并且申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)分別作出說明的，申請(qǐng)人可以修改發(fā)明專利申請(qǐng)，也可以選擇放棄實(shí)用新型專利權(quán)。

申請(qǐng)人不同：一件專利申請(qǐng)已經(jīng)授權(quán)，另一申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)符合授予專利權(quán)的其它條件，則先對(duì)后一件專利申請(qǐng)進(jìn)行授權(quán)，留待后續(xù)程序處理。

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