今天，樂知網律師 給大家分享： 如何避免撰寫的申請被認定為非正常專利申請？ ，如何避開PPH實務中的雷區？

如何避免撰寫的申請被認定為非正常專利申請？

國家知識產權局于2022年3月28日發布18份專利代理懲戒決定書，正式開啟治理專利代理中的非正常專利申請的行為，此次懲戒涉及多個業內知名的代理所的數百件申請，懲戒結果包括責令停止承接新的專利代理業務12個月，重至撤銷專利代理機構注冊證。

該規定中所稱非正常申請專利的行為是指：

（一）同一單位或者個人提交多件內容明顯相同的專利申請； （二）同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現有技術或者現有設計的專利申請； （三）同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請； （四）同一單位或者個人提交多件實驗數據或者技術效果明顯編造的專利申請； （五）同一單位或者個人提交多件利用計算機技術等隨機生成產品形狀、圖案或者色彩的專利申請； （六）幫助他人提交或者專利代理機構代理提交本條第一項至第五項所述類型的專利申請。

一切只為追求受理通知書、專利授權證書等，最終為追求政策紅利、騙取自主的申請都是非正常申請，并且該非正常申請具有如上一至六款所示出的特征。

針對上述特征，筆者進一步分析這六款中涉及的情況（已參考國知局條法司解釋）：

第一款，同一單位或者個人提交多件內容明顯相同的專利申請 同一單位或者個人可以為發明人，也可以為申請人。

例如，某公司提交了多件內容明顯相同的專利申請，對應的這多件專利申請的發明人可以相同，也可以不同；再例如，F公司、H公司以及K公司三個公司分別提交了一件專利申請，這三件專利申請的內容明顯相同，并且發明人有部分相同。

其中，內容明顯相同包括兩種情況：

第一種，內容完全一致，即記載的文件完全一樣。

例如，兩個專利申請的權利要求1都是：一種電路，包括放大電路、濾波電路以及開關器件。

從權也完全相同。

第二種，內容僅作簡單的變化，實質是相同的。

例如，權利要求1都是：一種獲取產品信息的方法，包括：獲取產品的二維碼；解析二維碼，得到所述產品的相關信息。

其 個專利申請的權2為：所述相關信息包括以下至少之一：生產日期、產地、保質期。

另一個專利申請的權2為：所述相關信息包括以下至少之一：生產日期、保質期。

第二款，同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現有技術或者現有設計的專利申請 其中的同一單位或者個人與第一款情況的定義一樣，這里就不再贅述。

明顯抄襲現有技術或者現有設計的專利申請，可以包括完全抄襲、拼湊抄襲和替換式抄襲三種情況。

其中，完全抄襲就是和現有技術或者現有設計完全一致，比較好理解，此處就不舉例了。

拼湊式抄襲就是專利申請抄襲了至少兩個現有技術或者現有設計，例如，現有技術1中公開了，太陽能電池包括依次疊置的第一電極、襯底、鈍化層、第一摻雜層、減反射層以及第二電極。

現有技術2公開了一種太陽能電池，且具體公開了：鈍化層包括氮化硅和碳化硅的至少一種。

某申請公開了：太陽能電池包括依次疊置的第一電極、襯底、鈍化層、第一摻雜層、減反射層以及第二電極，其中，鈍化層包括氮化硅和碳化硅的至少一種。

替換式抄襲就是對現有技術中的某個特征進行簡單替換，例如：現有技術：一種顯示模組，包括背光模組和顯示面板，其中背光模組的光源為LED 。

某申請：一種顯示模組，包括背光模組和顯示面板，其中背光模組的光源為OLED。

第三款，同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請 這一款包括不同材料的簡單替換或者拼湊、不同組分的簡單替換或者拼湊、不同配比的簡單替換或者拼湊、不同部件的簡單替換或者拼湊這些情況。

對于不同材料的簡單替換或者拼湊，舉一個簡單替換的例子，某人提交了三件專利申請，其中，第一件中的獨權公開了：一種MTJ，包括依次疊置的Co固定層、MgO絕緣勢壘層以及Fe自由層。

第二件中的獨權公開了：一種MTJ，包括依次疊置的Fe固定層、Al3O2絕緣勢壘層以及Co自由層。

第三件中的獨權公開了：一種MTJ，包括依次疊置的Al3O2固定層、Al3O2絕緣勢壘層以及Co自由層。

對于不同配比、不同部件的簡單替換或者拼湊與材料的替換或者拼湊類似，只是將對應的材料替換為組分、部件或者配比而已。

第四款，同一單位或者個人提交多件實驗數據或者技術效果明顯編造的專利申請 例如，某公司提交了多個專利申請，均為防紫外材料，各種防紫外材料中都包括硬化涂料、紫外線吸收劑和紫外線反射劑，只是這三種材料的重量含量不同。

每個申請的說明書中都包括多個實施例，這些實施例中，防紫外材料均僅僅由硬化涂料、紫外線吸收劑和紫外線反射劑組成，但是，這三種材料的重量含量加起來都不是100%，有的大于100%，有的小于100%。

第五款，同一單位或者個人提交多件利用計算機技術隨機生成產品形狀、圖案或色彩的專利申請 例如，某公司提交了多個外觀設計申請，包括多種產品，有水杯、椅子、桌子等產品，這些產品的圖案均為不同顏色的矩形，圓形、三角形形成的圖案。

第六款，幫助他人提交或者專利代理機構代理提交本條第一項至第五項所述類型的專利申請 例如：王五將多件明顯相同的專利申請重復出售給多個其他人，聯系人均為王五。

如果專利申請屬于上述六款中的任一款中的情況，后續就可能收到非正常專利申請初步確認意見通知書，后續一旦被認定為非正常申請，就會受到相應的處理或處罰。

所以，在實際的工作中，代理師有責任及義務為客戶的專利布局和專利挖掘提供專業的意見，避免出現上述任意一種或多種非正常申請專利的情況。

那么，作為一名嚴格遵守《專利代理條例》，按照規范的專利代理行為執業的專利代理師應該如何避免收到非正常專利申請相關的通知書呢，筆者歸納以下幾點與各位探討：

1、目前的非正常申請很多是同一個申請人同天遞交同一領域的大批量案件，因此，對于發明點不相關但是為同一個申請在同一個領域中的案件，代理人盡量避免同一時間大批量遞交，并且及時提醒申請人。

2、對于一個技術主題下的圍繞核心專利的多個專利，或者針對技術改進不大的多個專利申請應該在和客戶充分溝通新創性的前提下，告知非正常專利申請的可能，以提前應對。

3、撰寫過程中，應該核實實施例中的實驗數據等，避免相互矛盾的情況。

4、避免大量分案，尤其是從保護作用方面而言沒有必要的分案。

如何避開PPH實務中的雷區？

專利審查高速路（簡稱PPH）可加快專利申請的審查過程、并進而降低申請成本，因此，越來越多的申請人會利用其在其他國家的申請的有利審查結果而采用PPH請求的方式加快中國同族專利申請的審查。

審查員對PPH請求的形式審查非常嚴格，并且專利代理師會遇到對應申請為不同國家或地區的各種專利文件，因此在處理PPH的實務操作中，往往會因為文件不符合要求而遇到很多“雷區”。

踩到“雷區”，PPH請求就可能會被駁回。

在實際操作中如何繞開“雷區”是需要專利代理師重點關注的。

筆者總結了自己在提交PPH請求的實際操作中的經驗和教訓，跟讀者們分享一下如何避開這些“雷區”，提交符合要求的PPH請求。

一、確認對應審查局與中國專利局之間是否啟動了PPH項目 1、舉例一：

客戶提供了經由荷蘭專利局審查授權的對應申請，那么要求了該申請的優先權的中國申請是否能基于該荷蘭專利提交PPH請求？ 目前不能。

因為荷蘭專利局和中國專利局之間沒有啟動PPH項目，因此，不能基于荷蘭專利局的審查結果來提PPH。

所以，在客戶提供了PPH請求的相關文件后，代理師需要首先判斷該外國對應申請是否可以作為PPH請求的基礎。

2、舉例二：

申請人所在國為荷蘭，然而該申請在美國提交、由美國專利商標局審查并授權，其他提PPH請求的條件均滿足，中國申請能否基于該申請提PPH？ 能。

因為該中國申請是基于美國專利商標局作出的正向審查意見提交的PPH請求，而美國專利商標局和中國專利局之間存在PPH項目。

換言之，提交PPH請求的基本要求與外國對應申請的提交和審查國相關，而與申請人所屬國并無關系。

二、確認本申請與對應申請關系 1、對于五局（歐洲專利局（EPO）、日本特許廳（JPO）、韓國特許廳（KIPO）、中國國家知識產權局（SIPO）和美國專利商標局（USPTO））申請，基本原則是中國申請與對應申請擁有共同的最早日。

舉例三：

對應申請為——美國申請，其要求了一意大利申請的優先權，并且該美國申請經美國專利商標局審查后具有可專利性。

中國申請同樣要求了該意大利申請的優先權，那么中國申請是否可以基于該美國申請的審查結果提交PPH請求？ 能。

對于對應申請是美國申請的情況，當中國申請和對應申請都要求來自第三國（意大利）的申請的優先權時，如果對應美國申請具備可專利性，則本中國申請可以基于對應美國申請的工作結果，根據IP5的PPH請求的流程來提交PPH請求。

對應申請是日本申請、韓國申請、歐專局申請的情況與之類似。

2、對于非五局申請，本申請與對應申請之間的關系要求相對更嚴格。

舉例四：

對應申請為——英國申請，其要求了一意大利申請的優先權，并且該英國申請具備可專利性。

本中國申請同樣要求了該意大利申請的優先權，那么該中國申請是否可以基于該英國申請的審查結果提交PPH請求？ 不能。

本申請并不能基于對應的英國申請的工作結果提交常規的PPH請求。

即，對于對應申請是英國申請的情況（非五局申請的情況），當本申請和對應申請都要求來自第三國（意大利）的申請的優先權時，即便對應申請具備可專利性，本申請也不能基于對應申請的工作結果來提交常規PPH請求。

3、請求表中填寫本申請與在先申請（OEE申請）的關系 對于五局申請，能夠提PPH的原則是本申請與對應申請擁有共同的最早日。

因此，在PPH請求表中填寫“本申請與OEE申請的關系”時，需要明確寫出本申請和OEE申請分別與具有最早申請日的申請的關系。

舉例五：

本申請A基于美國對應申請C提PPH請求。

本申請A和對應申請C的關系為：本申請A要求了美國臨時申請B的優先權，而臨時申請B是對應申請C的臨時申請。

在填寫本申請A與對應申請C的關系時，除了寫明本申請A要求了美國臨時申請B的優先權，臨時申請B是對應申請C的臨時申請，還需明確寫出對應申請C也要求了美國臨時申請B的優先權。

也就是說，需體現出本申請A與對應申請C擁有共同的最早的優先權日。

舉例六：

本申請A是PCT申請B的中國國家階段的申請，對應申請C是該PCT申請B的美國國家階段申請，該PCT申請B要求了申請D的優先權。

本申請A想要基于對應申請C提PPH，那么，在填寫本申請A和對應申請C的關系時，除了需要寫出申請A和申請C與PCT申請B的關系以外，還需明確寫出本申請A與對應申請C均要求了申請D的優先權。

舉例七：

本申請A基于多個對應申請（例如對應申請B、對應申請C）提請PPH時，需要分欄分行逐個填寫，而不應在一欄中填寫申請A與對應申請B和對應申請C的關系。

三、確認權利要求對應性 中國申請與對應申請的權利要求應當充分對應，其具體含義是指：中國申請的權利要求與對應申請的可授權/具有可專利性的權利要求有相同的范圍；或者中國申請的權利要求比對應申請的可授權/具有可專利性的權利要求范圍小。

對于修改了中國申請的權利要求使其比對應申請的權利要求范圍小，或者修改了中國申請的引用關系等形式問題并做出了對應性的解釋的情況，通常情況下，所做的對應性說明可能無法得到審查員的認可，而一旦審查員不接受該對應性解釋并且申請已經錯過了主動修改時機的話，PPH請求將被駁回。

因此，在實務中通常建議保持中國申請與對應申請的權利要求一致，即，將本申請的權利要求修改為與對應申請的權利要求在形式和內容上均完全一致。

另外，需要注意，在基于國際工作結果（包括：國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）、國際初步審查報告（IPER））提請PCT-PPH時，構成PCT-PPH請求基礎的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII欄記錄有意見時，則不能基于這樣的國際工作結果提交PCT-PPH，但當該意見屬于下述情形者，可以提交PCT-PPH請求：

1、該意見不涉及向SIPO提出PPH請求所對應的權利要求； 2、該意見僅涉及說明書或附圖所存在的缺陷。

對于存在上述兩種情形的情況，申請人在提交PPH請求時，需在請求表E欄“說明事項”第3項“特殊項的解釋說明”中簡述符合第VIII欄提交情形的理由。

舉例八：

進入中國國家階段的申請A在其國際審查結果（例如國際檢索單位的書面意見）中指出權利要求1-20均具有新穎性、創造性和實用性（如下圖3所示），然而在該國際審查結果的第VIII欄中指出權利要求19存在形式缺陷（如下圖4所示）。

在這種情況下，需要刪除權利要求19及其從屬權利要求20，然后基于該國際審查結果提請PCT-PPH。

因為，權利要求1-18具備新創性，而第VIII欄中也不涉及權利要求1-18的意見，從而符合了上述第1種情形的規定。

此時，需要在請求表E欄“說明事項”第3項“特殊項的解釋說明”中簡述符合第VIII欄提交情形的理由，例如解釋如下：

3 特殊項的解釋說明：

在國際檢索單位的書面意見的第V欄中指出，權利要求1-20均具有新穎性和創造性，而在第VIII欄中對權利要求19-20提出了意見。

因此，申請人刪除了權利要求19和20，僅對權利要求1-18提出PPH的請求，符合相關規定。

” 四、確認在先審查局工作結果副本名稱 1、各通知書的作出時間應填寫其通知書的發文日，在發文日無法確定的情況下允許申請人填寫其通知書的起草日或完成日。

例如，在基于國際初步審查報告提交PCT-PPH請求是，會遇到發文日（Date of mailing）與報告完成日（Date of completion of this report）不同的情況，此時，應當以發文日作為該通知書的作出時間。

2、各通知書的名稱應使用其正式的中文譯名填寫。

各通知書規范的中文譯名可參見專利局出版的“向SIPO提交PPH請求時應附各局通知書一覽表”。

需要注意的是在基于IPRP（international preliminary report on patentability （Chapter II of the Patent Cooperation Treaty ））提請PCT-PPH時，其正確中譯名為：可專利性的國際初步報告（PCT第二章），在實務中可能會錯寫成可專利性的國際初審報告。

實際上，該報告就是由國際初審局作出的國際初步審查報告，因此，為了防止名稱譯文錯誤，可以將該報告直接寫成國際初步審查報告。

五、填寫在先審查局工作結果引用的文件副本名稱 在填寫引用文件時，只需根據對應申請在審查過程中所引用的對比文件進行填寫即可。

需要注意的是，在對應申請是美國授權專利時，美國專利商標局審查過程中引用的對比文件數量可能會非常多。

筆者從業過程中多次遇到美局引用文件數量超過1000項的情況，這些對比文件的公開/公布號或申請號需要逐條手工錄入電子專利申請系統，非常地耗時耗力！如果該中國申請需要針對首次PPH駁回意見對申請文件進行修改，則需要考慮錄入這些龐大數量的引用文件所需要的時間，以免錯過主動修改時限。

如何閱讀專利申請技術交底書？

首先，交底書里一般都有什么？答：可以但不限于包括：技術領域，背景技術，存在問題，解決方式，有益效果和替代方案等。

那么，要從這些內容里看出點兒什么呢？怎樣抓住方案的重點呢？圖1是根據以往經驗總結的看出點兒什么流程圖，如圖1所示，總共分五步：

第一步，要做啥 對方案的理解沒有偏差是最最基本的要求。

要想沒有偏差，首要的就是把握住大方向，也就是說，這個方案是在哪個領域干了件什么事兒，這個內容可以在交底書的題目和技術領域的部分找到，有時也需要到具體方案中提煉。

比如：是要做圖像檢測，還是通過圖像檢測要控制設備操作。

第二步，都咋做 對于目前的科技發展來說，絕大部分的發明創造都是對現有技術的改良，就好像當年的電話、電燈、蒸汽機，從無到有的技術少之又少。

那么，既然是改良，就要有改良的基礎，要找出在這個領域中目前的技術是如何做這件事兒的。

這里找出的現有技術，最好不是總結和概括，而是詳細的操作流程或者結構構造，這樣才能夠更好的比對出其與本方案的區別所在。

第三步，啥問題 既然要改良，就說明目前操作的方式還有些進步空間，這些進步空間就可能是本方案希望解決的問題。

有時，在講背景技術的時候可能會給出多個現有的操作手段，對于這種情況，就需要結合本方案確定出一個與本方案最相關的現有技術中存在的問題，這個問題一定是其他的現有技術解決不了的，或者采用的解決方式又引出了其他問題。

比如：做圖像檢測的方案，現有技術A采用的是肉眼檢測的方式，存在效率低的問題，現有技術B采用的是特征檢測算法的方式，存在準確度低的問題，那么，我們方案所針對的現有技術和技術問題就是現有技術B，因為現有技術A的問題已經被B解決了。

第四步，咋解決 一般來說，在交底書中都會用大篇幅給出解決問題的具體方案，怎么在這些內容中找出重點，再把重點概括歸納提煉出來就成了接下來要處理的關鍵。

對于處理方法的技術方案，首先要整理出符合邏輯的操作流程，再考慮流程中每個步驟的作用，然后就要看每個步驟為解決問題做出了多大的貢獻，或者說每個步驟的執行需要克服多大的困難。

比如：圖像檢測的方案，針對采用特征檢測算法的現有技術B，本方案采用了一個現有的AI模型進行圖像檢測。

如果這個AI模型本身就是進行圖像檢測的，那么用這個AI模型進行圖像檢測就不需要克服多大的困難，本方案的重點就不在這里，也許是在于對模型使用數據的改進。

如果這個AI模型原本的使用不是在圖像檢測方面，那么將這個AI模型運用在圖像檢測上本身就是難點，本方案的重點很可能就在于怎么將這個現有的模型運用在圖像檢測上。

對于結構構造的技術方案，則可以先整理出每個部件的作用，再把部件按照功能劃分成幾個組合，然后就是類似于上面的考慮方向，這幾個部件實現這個功能要克服多大的困難，從而找到方案中解決問題的核心部分。

第五步，為啥 這部分在我看來是精髓，也是在工作的過程中逐步培養出的。

早些時候看交底書其實跟在學校上課差不多，老師講什么就知道什么，老師說能解決問題就覺得能解決問題。

但從來不會考慮為什么這樣做，為什么能解決問題。

所以下課后看著圍著老師問問題的同學總是一臉疑惑“老師不都講了么”。

現在的我，已經過了那個說啥是啥的年紀，遇到什么都喜歡問上一問為什么憑什么。

那么，在閱讀交底書的時候，也會問問自己：為什么這樣做就能解決問題了？為什么加上這個步驟或者信息里攜帶這些內容就能達到效果了？為什么不是這個領域的AI模型能夠用在這個領域上？是對模型做了什么改進么？還是對數據做了什么變動？
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