今天，樂知網(wǎng)律師 給大家分享： 如何判斷功能性特征是否侵權(quán)？ 如何利用專利分析，把握技術(shù)和市場的發(fā)展動向？

如何判斷功能性特征是否侵權(quán)？

01 對功能性特征的規(guī)定 “功能性特征”是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

“功能性特征”的侵權(quán)判斷方法為：與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。

對此，最高人民法院在2022年指導(dǎo)案例（2022）最高法民申2345號民事裁定書中進一步給出功能性特征整體比對規(guī)則，即“在認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品與功能性特征是否構(gòu)成‘相同或者等同’時，對功能性特征不宜再拆分比對。

在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中，功能性特征可以構(gòu)成實現(xiàn)特定的功能和效果的最小技術(shù)單元。

在侵權(quán)比對時，應(yīng)將與功能性特征對應(yīng)的具體實施方式作為一個整體，與被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征進行比對。

而不宜再將具體實施方式中的各個不可缺少的技術(shù)特征再行拆分，分別、逐一與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相應(yīng)技術(shù)特征進行比對。

對于功能性特征的侵權(quán)比對，在認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征是否能夠‘實現(xiàn)相同的功能’‘達到相同的效果’時，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求中記載的功能性特征限定的功能和效果為依據(jù)，而不是以說明書及附圖記載的實現(xiàn)該功能和效果所不可缺少的技術(shù)特征分別具有的功能和效果為依據(jù)”。

02 對“一基本兩相同一聯(lián)想”規(guī)則的具體適用 在《專利侵權(quán)司法解釋（二）》第八條給出功能性特征相同或等同的如上“一基本兩相同一聯(lián)想”判定規(guī)則，并且最高院指導(dǎo)案例進一步給出功能性特征整體比對規(guī)則之后，如何具體適用“一基本兩相同一聯(lián)想”規(guī)則？ 對此，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)如下進行理解和適用：在使用功能性特征整體與被訴侵權(quán)技術(shù)方案比對時，只要被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征與實現(xiàn)權(quán)利要求記載的功能或效果的不可缺少的技術(shù)特征在技術(shù)手段上基本相同，在功能和效果上相同，即構(gòu)成與功能性特征相同或等同。

與權(quán)利要求記載的功能和效果是否相同，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言非常容易判斷，考察有無一樣的功能或效果即可判斷。

但是，對于技術(shù)手段是否基本相同的判斷并非易事，或者不容易掌握尺度，即“一基本”不容易判斷。

筆者認(rèn)為，對于“一基本”的判斷，《專利侵權(quán)司法解釋（二）》第八條已經(jīng)給出了判斷標(biāo)準(zhǔn)，即“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到”。

換言之，用“一聯(lián)想”來判斷“一基本”。

具體而言，上述判斷標(biāo)準(zhǔn)限定了判斷主體是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”，判斷時間是“被訴侵權(quán)行為發(fā)生時”，判斷思路是“聯(lián)想”，聯(lián)想的方向或程度是“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動”。

這里應(yīng)當(dāng)注意，判斷時間是“被訴侵權(quán)行為發(fā)生時”，而非涉案專利的申請日，這對于專利權(quán)人是有利的，也體現(xiàn)了加強知識產(chǎn)權(quán)保護的政策導(dǎo)向。

因為時間越靠后，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所具備的普通知識、知曉的等同替換方式越多，越容易進行等同判斷。

還要注意，這里的“聯(lián)想”不是隨意想象，而要遵從一定指引或規(guī)則，那就是“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動”，即在保證實現(xiàn)的功能和效果相同的前提下，這種聯(lián)想的方向或過程是本技術(shù)領(lǐng)域甚至人類知識領(lǐng)域非常普遍的或非常公知的想法，例如降低成本、提高效率、簡化結(jié)構(gòu)等。

例如，在一件關(guān)于美工刀專利的侵權(quán)訴訟中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將用于實現(xiàn)安全模式的鎖銷、銷孔、支持面和退讓部與美工刀中已有的用于實現(xiàn)擋位模式的功能部件或功能面相結(jié)合，例如將鎖銷與定位部整合、將支持面和退讓部與擋位整合，相應(yīng)地在刀架上將銷孔改成與定位部配合的兩凸起間的空間，從而減少單獨零件的數(shù)量、簡化結(jié)構(gòu)、降低成本，這都是非常常見的改動方向，其并未帶來意料不到的技術(shù)效果，這就是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到”的改動。

可見，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的上述結(jié)構(gòu)改動與涉案專利中單獨的鎖銷、銷孔、支持面和退讓部屬于基本相同的技術(shù)手段，并且實現(xiàn)了相同的使刀架與擋位滑塊鎖定或解鎖的功能。

因此，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的上述相應(yīng)特征與權(quán)利要求中的功能性特征構(gòu)成等同。

筆者通過對以上功能性特征在侵權(quán)比對中的理解和適用，希望能夠為司法實踐提供一些參考和借鑒。

如何利用專利分析，把握技術(shù)和市場的發(fā)展動向？

市場是企業(yè)生存的土壤，為了獲得市場企業(yè)經(jīng)常會采取多種手段牽制競爭對手，其中專利通常被認(rèn)為是最為有效的手段。

專利文獻同時包含著技術(shù)信息和法律信息，分析專利就能把握好企業(yè)競爭對手的技術(shù)和市場的動向。

此外，專利中除了包含技術(shù)和法律信息外，還有時間、地域和人員等多個維度，這些維度的信息也能反應(yīng)出企業(yè)在運作過程中的一些市場戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃等。

因此，尤其是在技術(shù)依賴性較強的行業(yè)，龍頭企業(yè)常常會通過專利布局來限制競爭對手的發(fā)展，在市場上盡可能為自己爭取更高的市場地位。

而技術(shù)相對落后一點的企業(yè)，則要利用好專利分析這把利器，潛心研究競爭對手核心技術(shù)、市場戰(zhàn)略或市場行為，力爭扭轉(zhuǎn)在市場上的被動局面。

那么，究竟如何實施專利分析來為市場及競爭對手把脈呢？企業(yè)可以在專利分析的以下三個階段分別做好相應(yīng)的工作。

一、準(zhǔn)備期在準(zhǔn)備期要確定好分析的目標(biāo)和分析的對象。

一項技術(shù)的發(fā)展有著其特有的發(fā)展歷程，可能會很久遠(yuǎn)，同時技術(shù)也不是孤立的，其在產(chǎn)業(yè)上下游上的延伸也會較為廣泛。

因此為了使得分析更有針對性，能夠聚焦到企業(yè)真正的痛點上，專利分析通常會界定在一定的范圍內(nèi)。

例如，根據(jù)分析目標(biāo)的不同，來收集不同的背景資料，選定不同的分析工具，選擇不同的專利信息源。

是研究競爭對手的布局情況，還是研究行業(yè)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r，或是研究特定技術(shù)的尖端細(xì)節(jié)等，其最終采用的分析手段都會有所差異。

二、分析期 在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，進行數(shù)據(jù)的采集和分析。

數(shù)據(jù)采集一般限定在一定的時間范圍內(nèi)，通過擬定的檢索策略在確定的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)進行檢索，并在檢索中不斷地進行檢索修正，以期獲得與分析目標(biāo)最為匹配的樣本數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析一般包括數(shù)據(jù)清洗、指標(biāo)聚集、圖表生成、深度分析、問題解讀和報告撰寫等，分析方法有定性分析、定量分析、擬定量分析和圖表分析等。

三、應(yīng)用期 應(yīng)用期要確定好分析成果的應(yīng)用場景。

首先通過對分析報告進行評估，確定分析成果應(yīng)用的可行性；而后在制定企業(yè)戰(zhàn)略時，針對不同的人群，如企業(yè)管理者、技術(shù)帶頭人或普通研發(fā)人員等，采用不同的應(yīng)用模式為他們的實際工作服務(wù)。

那么，專利分析具體能夠解決企業(yè)實際工作中的那些問題呢？ 1- 了解相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)狀況 - 專利文獻是技術(shù)資料的寶庫，據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織統(tǒng)計，全世界發(fā)明成果有90%以上會出現(xiàn)在專利文獻中。

通過對相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的專利技術(shù)進行分析，能夠了解該技術(shù)領(lǐng)域的整體技術(shù)狀況和技術(shù)發(fā)展趨勢，了解行業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新熱點和專利保護的特征。

2- 了解相關(guān)企業(yè)的技術(shù)活動 - 專利制度是被廣泛認(rèn)可的保護創(chuàng)新的有效方式，絕大多數(shù)創(chuàng)新型企業(yè)都會將自己開發(fā)的技術(shù)盡早申請專利以求得到保護，企業(yè)的技術(shù)路線和技術(shù)布局也就會相應(yīng)地通過其專利信息反映出來。

與之相反，通過對企業(yè)的專利信息進行分析，便可以了解企業(yè)的技術(shù)活動和戰(zhàn)略布局情況。

3-了解競爭對手的市場動向 - 企業(yè)同競爭對手必定處在相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域，通過對該技術(shù)領(lǐng)域的專利信息進行分析，不僅可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實的競爭對手，還可以挖掘潛在的競爭對手，而且可以通過對競爭對手在不同國家的專利文獻進行分析，了解其在不同國家、不同地域的市場經(jīng)營活動，以及競爭企業(yè)間的技術(shù)合作和技術(shù)許可等市場動向。

4- 了解相關(guān)領(lǐng)域的人才分布 - 通過對專利文獻中的發(fā)明人信息進行分析，可以容易地找到相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家，并可以了解到這些技術(shù)專家在研發(fā)技術(shù)上的側(cè)重點。

5- 預(yù)測新產(chǎn)品新技術(shù)的市場情況 - 專利文獻記載著目前最為先進的研發(fā)技術(shù)，據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織統(tǒng)計，同一發(fā)明成果出現(xiàn)在專利文獻中的時間要比出現(xiàn)在其它媒體上的時間平均早一到兩年。

通過對專利文獻信息進行分析，可以預(yù)測新產(chǎn)品和新技術(shù)的推出，以及新產(chǎn)品和新技術(shù)在可能國家的市場分布和規(guī)模預(yù)期等。

6- 為企業(yè)研發(fā)、投資兼并決策等提供依據(jù) - 通過對相關(guān)領(lǐng)域的專利文獻進行分析，可以了解相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，可以為企業(yè)管理者在研發(fā)特定技術(shù)、投資新項目、兼并收購相關(guān)企業(yè)等活動中提供決策依據(jù)。

7- 為企業(yè)制定戰(zhàn)略目標(biāo)路徑提供依據(jù) - 專利信息不僅包含著大量的技術(shù)信息，還包含著大量的法律和經(jīng)濟信息，仔細(xì)分析和科學(xué)利用這些信息，可以為企業(yè)制定市場戰(zhàn)略，確定發(fā)展目標(biāo)，選擇發(fā)展路徑等諸多市場活動提供依據(jù)。

商場如戰(zhàn)場，知己知彼將百戰(zhàn)不殆，企業(yè)通過專利分析摸清領(lǐng)域技術(shù)、競爭對手等情況，不斷提升企業(yè)在市場中的競爭優(yōu)勢，這對于企業(yè)的發(fā)展來說是至關(guān)重要的。

如何合理地確定權(quán)利要求的主題名稱

一、引言 在撰寫實踐中，專利代理人對“主題名稱”和“技術(shù)特征”的重視程度不同，經(jīng)常出現(xiàn)重“技術(shù)特征”而輕“主題名稱”的情況。

這種情況會給權(quán)利要求的保護范圍帶來實質(zhì)性影響。

本文針對上述問題，從具體案例展開討論和分析，對權(quán)利要求撰寫中如何合理地確定主題名稱提供了一些思路。

二、“主題名稱”確定的基本要求 權(quán)利要求是整個專利文件中撰寫難度最大的部分，這是由于權(quán)利要求撰寫要充分兼顧到兩個相互矛盾的因素，一個因素是為了維護申請人的利益，需要使權(quán)利要求的范圍盡可能達到最大，進而在后續(xù)維權(quán)的時候掌握主動性；另一個因素是權(quán)利要求需要滿足專利審查的要求，不得涵蓋現(xiàn)有技術(shù)，需要滿足新穎性和創(chuàng)造性的要求，這樣才能保證專利的順利授權(quán)。

權(quán)利要求主題名稱選擇的基本要求會著重考慮第一個因素，當(dāng)然，這是要在不影響申請的新穎性、創(chuàng)造性的前提下：保護范圍和后續(xù)維權(quán)需要，這是申請人申請專利的初衷，也是因為另一個因素往往通過技術(shù)特征來體現(xiàn)。

在撰寫過程中，為了滿足上述“保護范圍和后續(xù)維權(quán)需要”的要求，選擇“主題名稱”時需要有產(chǎn)業(yè)鏈思維，保護到最小單元，這樣才能保證申請人的利益最大化。

一般來說，產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游、中游和下游。

產(chǎn)業(yè)上游主要涉及產(chǎn)品的原材料；產(chǎn)業(yè)中游主要涉及產(chǎn)品的零部件、組件等；產(chǎn)業(yè)的下游主要涉及最終產(chǎn)品。

如果產(chǎn)業(yè)上游的原材料沒有創(chuàng)新，而創(chuàng)新點主要在于產(chǎn)業(yè)中游的零部件上，那么權(quán)利要求的“主題名稱”就應(yīng)該定在產(chǎn)業(yè)中游的零部件及產(chǎn)業(yè)下游的最終產(chǎn)品上而不是僅在最終產(chǎn)品上。

原因很容易理解：如果“主題名稱”僅定在最終產(chǎn)品上，那么該零部件的制造商、銷售商以及利用該零部件的其他產(chǎn)品的制造商、銷售商則不會構(gòu)成直接侵權(quán)。

例，一個電飯煲廠商對電飯煲進行了改進，提出了一種更節(jié)能的技術(shù)方案，其方案的核心在于加熱盤的結(jié)構(gòu)改進。

由于是電飯煲廠商，因此提供的實施例均為電飯煲的實施例，交底書的主題名稱為“一種節(jié)能電飯煲”。

如果這個方案申請專利時將權(quán)利要求主題名稱定為“一種電飯煲”，那么使用上述技術(shù)的加熱盤的制造商、銷售商以及使用上述加熱盤的電壓力鍋的制造商、銷售商則不會構(gòu)成直接侵權(quán)。

如果這個方案申請專利時將權(quán)利要求主題名稱定為“一種加熱盤”以及具有該加熱盤的“一種烹飪器具”（對電飯煲所在領(lǐng)域進行適當(dāng)延展），那么上述問題將迎刃而解。

由此可以總結(jié)出來，權(quán)利要求的“主題名稱”的基本要求是先保護到最小單元再同時保護最終產(chǎn)品。

同時需要注意：最終產(chǎn)品不要局限于具體產(chǎn)品，最好可以找到該產(chǎn)品與相關(guān)領(lǐng)域其他產(chǎn)品之間的共性，通過使用上位概念的方式進行概括得出最終產(chǎn)品名稱。

比如上面提到的將電飯煲上位成烹飪器具，再比如將手機上位成觸摸屏設(shè)備（發(fā)明點與觸摸屏相關(guān)）或者通信設(shè)備（發(fā)明點與通信模塊相關(guān)）。

三、具體案例 在現(xiàn)有技術(shù)中，空調(diào)器的進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器相鄰設(shè)置，室內(nèi)的空氣通過進風(fēng)格柵后直接進入至蒸發(fā)器進行換熱。

在這種情況下，空氣中的粉塵、懸浮物容易隨空氣一同進入到蒸發(fā)器內(nèi)，并堵塞在蒸發(fā)器的換熱間隙內(nèi)，時間一長，會導(dǎo)致空調(diào)器的換熱效率嚴(yán)重下降。

針對上述問題，申請人對空調(diào)器進行改進，具體方案是：在空調(diào)器的進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間設(shè)置一個可拆卸下來進行單獨維護的過濾網(wǎng)。

使用這個過濾網(wǎng)能夠過濾空氣中的粉塵和懸浮物，防止它們進入到蒸發(fā)器內(nèi)，進而保證了空調(diào)器的換熱效率。

同時，本方案中的過濾網(wǎng)不同于現(xiàn)有技術(shù)中的一層網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，本方案中的過濾網(wǎng)由多層結(jié)構(gòu)疊置形成，包括支撐網(wǎng)和分別設(shè)置支撐網(wǎng)兩側(cè)的多孔纖維層和活性炭層。

除了能夠?qū)Ψ蹓m和懸浮物起到攔截作用，還從一定程度上能夠凈化空氣。

那么本案權(quán)利要求的“主題名稱”該如何確定呢？按照第一部分中介紹的“先保護到最小單元再同時保護最終產(chǎn)品”的基本要求，本案例的“主題名稱”應(yīng)該確定為“一種過濾網(wǎng)”，在該權(quán)利要求中限定過濾網(wǎng)包括多層結(jié)構(gòu)，或者包括具體哪些層，以及這些層之間的位置關(guān)系。

同時，本案的第二個獨立權(quán)利要求應(yīng)保護具有該過濾網(wǎng)的“一種空調(diào)器”。

上述撰寫方式是否存在問題？ 按照上述原則下撰寫得到權(quán)利要求，如果競爭對手的產(chǎn)品為“設(shè)置有過濾網(wǎng)的空調(diào)器，且過濾網(wǎng)是采用多層結(jié)構(gòu)的”，那么其產(chǎn)品將會落入權(quán)利要求的保護范圍，會認(rèn)定為直接侵權(quán)。

但是，如果競爭對手的產(chǎn)品不使用“多層過濾網(wǎng)”，僅僅是在“空調(diào)器的進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間設(shè)置一個現(xiàn)有技術(shù)中的一層網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的過濾網(wǎng)”呢？那么其產(chǎn)品則不會落入權(quán)利要求的保護范圍，不會認(rèn)定為直接侵權(quán)。

“在空調(diào)器的進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間設(shè)置一個現(xiàn)有技術(shù) 層網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的過濾網(wǎng)”也是本案的申請人首次提出的方案，如果不能保護到，將損害到申請人的利益。

因此，產(chǎn)業(yè)鏈思維得到的先保護到最小單元再同時保護最終產(chǎn)品的基本要求是不夠全面的。

四、“主題名稱”確定的通用原則 產(chǎn)業(yè)鏈思維得到的先保護到最小單元再同時保護最終產(chǎn)品的基本要求雖然可以遏制零部件的制造商、銷售商的侵權(quán)行為，但是在某些方案中，還是會遺漏一些保護范圍，導(dǎo)致申請人的利益受損。

那是不是這種“主題名稱”確定的基本要求就不可取了么？ 回到上面提到的案例，倘若放棄“保護到最小單元”的原則，轉(zhuǎn)而將“主題名稱”確定為“一種空調(diào)器”呢？此種撰寫方法中，由于過濾網(wǎng)是現(xiàn)有的過濾網(wǎng)，那么，需要在權(quán)利要求中限定出過濾網(wǎng)的使用環(huán)境，即在空調(diào)器的進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間設(shè)置有過濾網(wǎng)。

很明顯，這種撰寫方式雖然能夠保護到“空調(diào)器的進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間設(shè)置一個現(xiàn)有技術(shù) 層網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的過濾網(wǎng)”的技術(shù)方案，但也同樣存在著局限性，就是無法阻止“采用多層結(jié)構(gòu)的過濾網(wǎng)”的制造商、銷售商的侵權(quán)行為。

先保護到最小單元再同時保護最終產(chǎn)品的基本要求不行，直接將“主題名稱”定在最終產(chǎn)品上也不行，那么“主題名稱”如何確定的問題該如何解決呢？ 要想搞清楚“主題名稱”確定的通用原則，恐怕要回歸到這個案例的根本上來，也就是發(fā)明點上。

上述案例雖然表面上看起來是將“多層過濾網(wǎng)”設(shè)置在“進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間”這樣一個技術(shù)方案，實際上包含了兩個發(fā)明點，一個是“多層過濾網(wǎng)”，另一個是“進風(fēng)格柵和蒸發(fā)器之間設(shè)置過濾網(wǎng)”，這兩個發(fā)明點應(yīng)該分別保護才能使得保護范圍完整，使申請人利益最大化。

而與很多案件不同的是，這兩個發(fā)明點在本質(zhì)上并沒有從屬關(guān)系，兩個發(fā)明點所對應(yīng)的“主題名稱”也不相同。

由上述分析可知，在上面的案例中，“主題名稱”既要包括“一種過濾網(wǎng)”也要包括不限定過濾網(wǎng)是一層還是多層的“一種空調(diào)器”才能使保護范圍完整。

這可能會引出另外一個問題，兩個發(fā)明點不同的獨立權(quán)利要求，放在一份申請中是否會存在單一性的問題？這個要根據(jù)實際情況來確定，如果對于申請人來說，如果兩個方案都至關(guān)重要，那么把兩個發(fā)明點分別放在兩份申請中也是一個不錯的選擇。


更多關(guān)于 如何判斷功能性特征是否侵權(quán)？ 如何利用專利分析，把握技術(shù)和市場的發(fā)展動向？ 的資訊，可咨詢 樂知網(wǎng)。

(樂知網(wǎng)- 領(lǐng)先的一站式知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺，聚焦 專利申請，商標(biāo)注冊 業(yè)務(wù))。

關(guān)鍵詞： 申請專利 發(fā)明專利申請 ?