今天，樂知網律師 給大家分享：發明專利申請創造性判斷三步法介紹，向外國申請專利的保密審查講解 。

發明專利申請創造性判斷三步法介紹

按照審查指南上的相關規定，創造性判斷采用三步法：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定區別技術特征和實際解決的技術問題；（2）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

按照筆者的理解，創造性實際上是要判斷：從最接近的現有技術（下文或稱“對比文件1”）出發，本領域技術人員是否能顯而易見地將其他現有技術（包括對比文件1中的不同的技術方案，或者是不同于對比文件1的其他對比文獻。

為方便閱讀，下文統稱為“對比文件2”）的教導用于最接近的現有技術，以對現有技術改進，解決“本發明實際解決的技術問題”，進而獲得本發明。

一、關于三步法的第一步 審查指南上指出，“技術領域不同”的現有技術也可用作“最接近的現有技術（即“對比文件1”）”。

“最接近的現有技術”應該是技術領域與本發明相同的技術。

一個顯而易見的事實是，除了少數轉用發明（例如“飛機機翼用于潛水艇”等），大多數發明都是本領域技術人員在對“本領域（最接近的）現有技術”的基礎上進行的改進——首先是發現本領域的產品/方法存在缺陷，需要解決某個技術問題A，然后才會有動機去從本領域或者其他領域的、教導了解決“同樣技術問題A”的文獻中尋求解決問題之技術手段。

如果有文獻也是致力于解決這個“技術問題A”，那么本領域技術人員將會自然而然地“有動機”想到使用該文獻為了解決這個問題A而使用的技術手段B。

至于技術手段B能不能在不付出創造性勞動的情況下“簡單移用”于“本領域（最接近的）現有技術”，那是進一步的問題。

因此，從“還原”發明創造作出的過程出發，最接近的現有技術應是“相同領域”，即發明創造是對“相同領域”的技術方案進行改進的過程。

而為了對現有技術進行改進，本領域技術人員可以考察其他領域的文獻或受其啟發，即對比文件2不需要是“相同領域”。

從另外一個角度來說，三步法的第二步要確定 “實際解決的技術問題”，“實際解決的技術問題”要根據“對應于區別技術特征的技術效果”而定。

而“技術領域”這一區別顯然并不能帶來什么技術效果，因此也無法合理地確定“實際解決的技術問題”。

因此，從這一角度來說，“最接近的現有技術”也應該是“相同領域”。

二、關于三步法的第二步 （1）“確定實際解決的技術問題”這一步驟實際上是創造性判斷中最為重要的一步，其是判斷“有無技術啟示”的前提。

沒有創造性的本領域技術人員在面臨“實際解決的技術問題A”的時候，合理的邏輯應是從“明確教導”要解決“相同的技術問題A”的文獻中尋求解決方案，而不會從浩如煙海的文獻中碰運氣。

如果有文獻明確教導了要致力于解決技術問題A，并且為此使用了技術手段B，那么致力于解決技術問題A的本領域技術人員顯然就會“容易”想到考察其教導的技術手段B并將其用于最接近的現有技術對比文件1。

反之，如果文獻僅僅是教導了技術手段B，而沒有涉及“技術問題A”，則沒有“創造性”的本領域技術人員將難以“顯而易見”地想到其技術手段B可以解決技術問題A——除非是看過本發明之后才可能會恍然大悟，“技術手段B竟然能夠解決技術問題A”。

在實踐中有時會遇到“對比文件2公開了同樣的技術手段B，其客觀上/必然能夠起到相同作用、解決相同技術問題”等觀點，這樣的判斷完全沒有考慮“實際解決的技術問題”。

因此，如果創造性判斷中“實際解決的技術問題”變得形同虛設，多此一舉，則說明這樣的創造性判斷存在問題。

如果不考慮”實際解決的技術問題“而只考察技術特征，那么創造性判斷將變成技術特征的簡單拼湊。

（2）”實際解決的技術問題”必須要具體，不能脫離技術效果，否則的話，類似于“提供一種改進的系統/方法”的這種泛泛的“實際解決的技術問題”就成了萬能鑰匙——因為對比文件2的任何技術手段都必然是為了對系統/方法進行改進，如此則“技術問題相同”，進而對比文件2的技術手段就可以與對比文件1結合，從而創造性判斷又變成技術特征的簡單拼湊。

（3）“實際解決的技術問題”不應是對“區別技術特征”的重復，而應該緊扣“技術效果”。

例如，假設區別技術特征在于“線纜的連接方式不同”，此時如果認為實際解決的技術問題是“提供何種方式的線纜連接”則有些欠妥。

因為這樣一來，“實際解決的技術問題”變得形同虛設，沒有意義，隨之而來的是創造性判斷變成技術特征的簡單拼湊。

容易理解的是，發明人通常并非是無緣無故地、往往是出于特定的目的而提出特定的技術方案。

以上面的這個例子為例，發明人之所以要提供這樣的線纜連接方式，根據說明書的描述可以確定是為了“減少臂組件中尤其是反復彎曲部處的線纜磨損”。

因此，此時合理的“實際解決的技術問題”應是“減少臂組件中尤其是反復彎曲部處的線纜磨損”。

（4）不應從對比文件2實際教導的問題出發通過“間接推導“而獲得”對比文件2也能起到相同作用（解決實際解決的技術問題）”的結論。

三、關于三步法的第三步 第三步實際上涉及 “容不容易想到”和“容不容易做到”這兩個問題。

如果“不容易想到”或者是“不容易做到”，則可以認為具備“創造性”。

“容易想到”不等于“容易做到”。

“容不容易想到”實際上由“技術問題”而定，“容不容易做到”實際上由“技術手段”而定。

如果有文獻或公知常識明確教導了“為了解決問題A可以采用手段B”，那么可以認為“容易想到”，否則“不容易想到”。

另外，即便是“容易想到”，也不意味著“容易做到”——因為將對比文件2的教導應用于對比文件1可能需要付出創造性勞動，可能會導致對比文件1的方案變得不可用等等。

第三步首先是要考察對比文件2中是否教導了“為了解決技術問題A而使用技術手段B”。

技術問題A和技術手段B缺一不可。

實踐中只考察“技術手段B”而忽略或者弱化“技術問題A”的情形時有發生。

筆者認為這是需要注意的問題，因為如此一來第二步確定“技術問題A”這一步驟將變得毫無意義，從而創造性判斷又變成技術特征的簡單拼湊。

“技術問題”是有技術啟示的前提，其決定了“容不容易想到”。

至于技術手段B能不能在不付出創造性勞動的情況下應用于對比文件1，則是進一步的“容不容易做到”的問題。

兩者應區別開來。

醫藥用途專利權利要求的創造性講解

在醫藥生物領域中，醫藥企業為了獲得已知專利藥物的持續利益，會選擇多種手段（例如，新晶型、新制備方法、組合物、新給藥方案以及新治療用途）來延長該專利藥物的壟斷地位，避免仿制藥物的競爭。

其中，已知化學產品的新治療用途對于醫藥企業而言具有極其重要的經濟價值。

為了避免疾病的診斷和治療方法不授予專利權的障礙，瑞士聯邦知識產權局創立了人們現在所稱的“Swiss型”用途權利要求，其權利要求的典型撰寫方式是：“化合物X在制備診斷或治療Y病的藥物中的應用”。

其依據的是瑞士聯邦知識產權局關于“用途權利要求”的 OJ EPO 581號“業務指引”。

這種類型的權利要求的專利性，也為歐洲專利局所認可，并由歐洲專利局擴大上訴委員會以G05/83號決定的形式予以確認，被稱之為“第二或進一步醫藥用途”。

在我國的實踐中，出于規避專利法第25條第1款第3項的規定，通常將新治療用途撰寫為“Swiss型用途權利要求”。

由于化學產品（尤其是已知產品）用途權利要求的本質不在于產品本身，而在于產品性能的應用，因此用途權利要求發明屬于一種方法發明(1)。

在化學產品已經公開的前提下，如何建立已知產品治療用途的新穎性和創造性，從而為申請人獲得更有利的保護范圍。

筆者從已知產品用途權利要求的新穎性和創造性兩方面提供了相關典型案例，并對此進行了討論，以期獲得一個相對客觀和全面的分析。

二、新穎性及案例介紹 1。審查指南對化學產品用途權利要求新穎性的相關規定 ：

（1）與已知用途是否實質上不同； （2）是否被已知用途的機理、藥理揭示； （3）是否是已知用途的上位概念； （4）與使用有關的特征（給藥對象、給藥方式、途徑、劑量、時間間隔等）是否對藥品本身具有限定作用，僅體現在用藥過程中的區別特征不能使用途具有新穎性。

雖然審查指南對化學產品用途權利要求新穎性作出了上述規定，但是專利法、專利法實施細則并未對其進行統一規定，造成了專利復審委員會和法院之間在對化學產品的審查實踐中產生了分歧。

尤其是，當發明點在于對使用有關特征的限定，例如限定給藥劑量時，給藥劑量等特征能否給瑞士型用途權利要求帶來新穎性？ 2。 典型案例介紹：名稱為“用5-α還原酶抑制劑治療雄激素引起的脫發的方法”的發明專利（即本專利）由默克公司于1994年10月11日向原中國專利局提出申請，于2002年12月25日被授權公告，專利號為94194471.9。

該專利的授權權利要求為：“1。 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮雜-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制備適于口服給藥用以治療人的雄激素引起的脫發的藥劑中的應用，其中所述的藥劑包含劑量為約0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮雜-5α-雄甾-1-烯-3-酮。

” 請求人對該專利提出了無效請求，復審委于2007年2月6日針對該無效請求作出了宣告專利全部無效的決定。

默克公司不服向北京市第一中級人民法院提起了行政訴訟，一中院于2008年3月20日判定維持該決定。

默克公司不服提請北京高院進行二審，北京高院于2008年9月20日判決駁回上訴，維持原判。

雖然在二審司法審查中北京高院最終以該專利相對于現有技術不具有創造性維持原判，但是在“給藥劑量”等給藥特征是否能瑞士型用途權利要求帶來新穎性的問題上，北京高院的結論與復審委和一審法院的結論不同。

針對在評價新穎性時是否考慮給藥技術特征的關鍵點，高院在判決書中認定 ：本專利是化合物的醫藥用途發明，其采用的權利要求撰寫方式為“醫藥用途發明本質上是藥物的使用方法發明，如何使用藥物的技術特征，即使用劑型和劑量等所謂的“給藥特征”，應當屬于化合物的使用方法的技術特征而納入其權利要求之中。

實踐中還有在使用劑型和劑量等所謂“給藥特征”方面進行改進以獲得意想不到的技術效果的需要。

此外，藥品的制備并非活性成分或原料藥的制備，應當包括藥品出廠包裝前的所有工序，當然也包括所謂使用劑型和劑量等“給藥特征”。

本專利即屬于對劑量所做的改進而申請的醫藥用途發明專利。

當專利權人在所使用的劑型和劑量等方面做出改進的情況下，不考慮這些所謂“給藥特征”是不利于醫藥工業的發展及人民群眾的健康需要的，也不符合專利法的宗旨。

另外，北京高院同時認為 ，一中院在判決中關于制藥用途權利要求的保護范圍并不包括醫生以何種劑量給予患者該藥物對其進行治療的行為，否則會限制醫生在診斷和治療過程中選擇各種方法和條件的自由，從而損害公眾利益，也有違我國專利法的立法宗旨的擔心是不必要的。

第一，醫生的治療行為并非以經營為目的，其行為不會構成侵犯專利權；第二，醫藥用途發明權利要求通常包括藥品物質特征、藥品制備特征及疾病適應癥特征，而醫生的治療行為僅僅涉及如何使用藥物的技術特征。

不涉及藥品制備特征，不會侵犯專利權。

因此，將劑型、使用劑量等技術特征納入醫藥用途發明權利要求不會限制醫生治療行為自由的。

據此，雖然北京高院最終認為技術特征“使用劑量為0.05-3.0毫克”和“給藥方式為口服給藥”并未帶來預料不到的技術效果而使得該專利相對于現有技術不具有創造性，但是在判定該專利權利要求1的新穎性時，認定所述技術特征均為有別于現有技術的區別技術特征，故該權利要求1具有新穎性。

三、 創造性及案例介紹 1。審查指南對化學產品用途權利要求創造性的相關規定 ：

（1）新產品用途發明的創造性 對于新的化學產品，如果該用途不能從結構或者組成相似的已知產品預見到，可認為這種新產品的用途發明有創造性。

（2）已知產品用途發明的創造性 對于已知產品的用途發明，如果該用途不能從產品本身結構、組成、分子量、已知的物理化學性質以及該產品的現有用途顯而易見地得出或者預見到，而是利用了產品新發現的性質，并且產生了預料不到的技術效果，可認為這種已知產品的用途具有創造性。

2。 典型案例介紹 ：名稱為“用脫碳乙氧基氯雷他定治療過敏性鼻炎及其他疾病的方法和組合物”的第95197713。X號發明專利申請由塞普拉科公司于1995年12月11日申請。

2003年5月9日，專利局審查部門審查員以權利要求1-6項不符合專利法第22條第3款為由駁回了該申請。

該申請的權利要求為：“1。一種將有效治療量的DCL或其可藥用鹽用于制備一種治療過敏性鼻炎，同時可避免發生與施用非鎮靜性抗組胺藥物相關的不良副作用的藥物的用途。

” 在駁回決定中，專利局審查部門審查員認為：對比文件1已明確表明脫碳乙氧基氯雷他定（DCL）是一種基本上不具有鎮靜作用的抗組胺劑，而且本領域技術人員都清楚地知道作為一種抗組胺劑，主要用于治療各種變態反應性疾病如過敏性鼻炎、枯草熱等，因此在已知脫碳乙氧基氯雷他定作為一種抗組胺劑的情況下，從一般的過敏性疾病的適應癥過渡到過敏性鼻炎無須花費創造性勞動，因此，權利要求1不具有創造性。

同時，申請人提供的附件1表明“抗組胺劑”傳統上都與H1受體拮抗劑有關，附件2-4指出部分非H1組胺受體拮抗劑作為抗組胺劑并沒有治療過敏性疾病的功效，但這不足以妨礙本領域技術人員作出脫碳乙氧基氯雷他定在過敏性疾病中有應用前景的預期。

在已明確某種化合物是一種抗組胺劑的情況下，本領域技術人員對其在過敏性疾病中的應用前景會有很好的預期。

申請人對駁回決定不服提出復審請求，專利復審委員會受理了該復審請求，并組成合議組進行了審查。

針對駁回決定中所述的在已知脫碳乙氧基氯雷他定作為一種抗組胺劑的情況下，從一般的過敏性疾病的適應癥過渡到過敏性鼻炎無須花費創造性勞動，合議組認為：所屬領域的普通技術人員知道，組胺受體存在H1和H2等多種類型，常用于治療變態反應性疾病的抗組胺藥物通常為H1組胺受體拮抗劑，一種化合物對不同組胺受體類型的選擇性將影響它在臨床應用中所針對的適應癥，確定抗組胺藥物是否是H1組胺受體拮抗劑是一個關鍵步驟。

盡管對比文件1中指出脫碳乙氧基氯雷他定具有抗組胺活性，但對比文件1記載的內容沒有給出脫碳乙氧基氯雷他定具有H1受體拮抗活性的任何技術啟示，所屬領域普通技術人員在沒有確定脫碳乙氧基氯雷他定是選擇性H1受體拮抗劑的情況下，難以顯而易見地預期到該化合物對一種具體過敏性疾病（即過敏性鼻炎）必然有效。

同時，針對駁回決中所述已明確某種化合物是一種抗組胺劑的情況下，本領域技術人員對其在過敏性疾病中的應用前景會有很好的預期，合議組認為：由于代謝產物的活性與其母體化合物的活性之間通常情況下沒有必然的關系，例如母體化合物有活性而代謝產物無活性或者母體化合物無活性而代謝產物有活性的情形都可存在，而且藥用化合物在體內代謝后可以產生多種不同的代謝產物，因此，雖然脫碳乙氧基氯雷他定為氯雷他定的代謝產物，但并不能顯而易見地得出脫碳乙氧基氯雷他定也有與氯雷他定相同或相似的活性。

合議組認為：該申請不但確定了脫碳乙氧基氯雷他定選擇性作用于組胺H1受體的新性能，而且進一步證實了脫碳乙氧基氯雷他定具有比氯雷他定更高的有益效果，即結構上與氯雷他定接近的化合物脫碳乙氧基氯雷他定對于已知化合物氯雷他定的已知效果有實質性的改進和提高，也就是，該化合物在所述的應用中具有更有益的技術效果，因此，與現有技術相比，權利要求1的技術方案具有顯著的進步。

向外國申請專利的保密審查講解

一、我國向外國申請專利的保密審查制度 第四次修正后的《專利法》第十九條（原第二十條）對向外申請保密審查做出了規定：

“任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國知局進行保密審查。

保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。

中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請。

申請人提出專利國際申請的，應當遵守前款規定。

國知局依照中華人民共和國參加的有關國際條約、本法和國務院有關規定處理專利國際申請。

對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。

” 二、提出向外國申請專利保密審查請求的方式 方式一：以技術方案形式單獨提出保密審查請求。

適用情形：準備直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，即外國申請為首次申請時，申請人需要事先單獨請求保密審查。

在此情形下，請求人需以紙件形式提交《向外國申請專利保密審查請求書》和中文技術方案說明書，委托代理機構的還需提交委托書。

實踐中，單獨提出保密審查后，平均30天內會收到首次審查意見通知書。

根據實施細則第九條規定，申請人未在其請求遞交日起4個月內收到保密審查通知的，到期即默認可以就該發明或者實用新型向外申請。

若之前下發暫緩向外申請保密審批通知書，申請人未在其請求遞交日起6個月內收到需要保密的決定的，則默認批準可以向外申請。

方式二：申請中國專利的同時或之后提出保密審查請求。

適用情形：準備先在中國申請，之后再向外國申請，即中國申請為首次申請時，申請人需要在向外國申請前提出請求。

在此情形下，請求人在遞交中國申請之時或之后均可通過紙件或電子方式提出保密審查請求，不需要再單獨遞交技術方案說明。

由于向外國申請專利保密審查沒有加快程序，一般建議申請人在準備向外國申請專利前6個月向中國專利局提出保密審查請求。

方式三：向專利局提交專利國際申請的，視為同時提出了保密審查請求，不需要單獨提交向外國申請專利保密審查請求書。

此時應特別注意，遞交國際申請需符合我局作為受理局的條件，即該國際申請的申請人中至少一個申請人是中國的公民或中國法人，或在中國境內有長期居所的外國人或在中國工商部門注冊的外國法人。

如果申請人均不符合資格，國知局會將該申請送交國際局，此申請將視為未提出保密審查請求，將會違反《專利法》第十九條的規定。

實踐中如遇到申請人資格問題，一般建議的做法是將有中國國籍或居所的發明人作為共同申請人，并將此發明人指定為未來不太會進入的國家的申請人。

三、其他國家向外國申請的保密審查要求 （一）美國 依據《美國專利法》(35 USC §181-188)和《美國聯邦法規》(37 CFR §5.11-5.25)有關向外申請許可的規定，在美國完成的發明，除非獲得專利局的許可，任何人不得在美國專利申請遞交之日起六個月內向外國申請專利。

也就是說申請人可以通過兩種方式在美國境外提交專利申請：方式一，在美國專利局遞交專利申請并等待六個月；方式二，單獨請求加急外國申請許可并繳納一定費用。

一般來說，如果沒有國家安全問題，在收到加急申請后三個工作日內將授予外國申請許可（foreign filing license）。

在未首先獲得外國申請許可的情況下在美國境外提交專利申請可能會導致美國專利權的喪失。

故意違反者一經定罪，將被處以10000美元以下罰款或兩年以下監禁，或兩者兼之。

與中國專利法沒有補救措施不同，如果最初沒有尋求美國向外申請許可，申請人可以嘗試申請追溯許可以糾正違規行為，前提是申請人可以證明未經許可的外國申請是由于錯誤而發生的。

（二）印度 《印度專利法》（The Patents Act 1970s， Section 39）規定，印度居民未經事先許可不得在印度境外申請專利。

也就是說，任何居住在印度的人，如果想在印度境外提交首次申請，必須先獲得外國申請許可（此時亦需繳納一定費用）。

或者申請人也可以選擇先在印度提交申請，如果經過六周沒有收到禁止公開或傳送該申請的通知，則可向國外申請。

印度對于違反該條規定的處罰十分嚴格。

首先，違反第39條規定提出或導致提出授予專利的申請，根據本法案提出的專利申請應視為已被放棄，授予專利權的可被撤銷。

此外，對于相關人員將被處以最長可達兩年的監禁或罰款，或兩者兼之。

（三）英國 《英國專利法》（Patent Act 1977， Section 23）規定，對于涉及軍事技術或者其公開可能損害國家安全或公眾安全的申請，英國居民尋求在外國提交專利申請前，必須首先從英國知識產權局獲得外國申請許可，除非在英國境外申請之前，已就同一發明專利申請在英國提出且經過至少六周沒有收到禁止披露的指示。

（四）德國 《德國專利法》（Patent Act， Section 52）規定，含有國家秘密的申請只有在獲得書面許可的情況下才能在本法適用的領土之外提出，違反者可處五年以下監禁或罰款。

如果專利申請不包含國家秘密，申請人可以在德國境外自由申請，不強制要求首次申請，無需進行保密審查。

據WIPO記載，目前包括中國在內，共有27個PCT締約國規定了向外申請保密審查制度。

每個國家的申請限制不盡相同，有些要求在該國內作出的發明，比如中國、美國、俄羅斯；有些要求由該國居民提交的申請，比如印度、英國、韓國、新加坡；有些要求由該國國民提交的申請，比如希臘；還有的僅對含有國家秘密的申請作出了限制，比如德國、阿塞拜疆。

由于不同國家的法律差異較大，申請人決策首次申請時，應充分考慮向外國申請保密審查制度。

作為代理機構，在遇到選擇中國為首次申請國家時，遇到外國居民或者國民時，亦應盡到提醒義務，以免因疏忽在沒有收到必要的向外申請許可前就在中國遞交申請。


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