今天，樂知網律師 給大家分享：專利權評價報告在侵權訴訟中的應用，企業在國外遇到惡意專利訴訟怎么辦 。

專利權評價報告在侵權訴訟中的應用講解

《專利法》第六十一條第二款規定了專利權評價報告制度，即專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國知局對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。

專利權評價報告由權利人（包括利害關系人）應法院或者地方知識產權局的要求而請求國家知識產權局制作或者主動請求國家知識產權局制作。

《專利審查指南》第五部分第十章的規定，專利權評價報告不是行政決定，權利人不能就此提起行政復議和行政訴訟，其主要用于人民法院或者地方知識產權局審理、處理專利侵權糾紛時確定是否需要中止相關程序 。

2022年修正的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條也規定，人民法院要求原告提交專利權評價報告而原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。

專利權評價報告實際上是實用新型專利 和外觀設計專利有效性的初步證據，并非原告提起專利侵權訴訟的條件。

在訴訟中，當專利權評價報告對專利的有效性持肯定意見而被告請求宣告涉案專利無效的理由或證據并不充分時，法院或者地方知識產權局更傾向于不中止侵權案件的審理。

在海關備案、展會或電子商務平臺維權、專利權許可、質押、轉讓與入股或者在申請臨時禁令或者保全的時候，如果權利人能夠應要求或者主動提供說明專利有效的專利權評價報告，則更容易得到有關部門的支持或者達成交易。

專利權評價報告有利于相關部門或者公眾評估實用新型和外觀設計專利的穩定性，避免權利濫用，減輕當事人訴累，節約司法和行政資源，縮短專利侵權糾紛案件的審理周期。

專利權評價報告制度也引起了一些爭論和批評。

首先，請求國家知識產權局作出專利權評價報告的請求人是否應當擴展到第三人？有人認為，對請求人資格的限制阻礙了有利害沖突的第三人主動了解實用新型和外觀設計專利的有效性。

但是，如果第三人也可以請求國家知識產權局制作專利權評價報告，那么在此情形下專利權評價報告制度采取單方程序還是雙方程序？如果采取單方程序，則權利人沒有任何陳述意見或者更正專利權評價報告錯誤的機會，專利權評價報告的權威性減弱。

如果采取雙方程序，則偏離了制度設計的初衷，引入了更加復雜的準司法程序。

其次， 專利權評價報告是國家知識產權局對專利有效性作出的一種單方的判斷意見，沒有給予權利人嚴格的程序保障。

不管其對專利有效性的評價如何，法院或者地方知識產權局有較大的自由裁量權綜合案情和相關證據決定是否中止侵權糾紛案件的審理。

例如，在訴訟中，當專利權評價報告對專利的有效性持肯定意見、而被告請求宣告涉案專利無效的理由或證據與專利權評價報告引用的理由或證據不完全相同并且看起來比較充分時，法院或者地方知識產權局是否應當中止侵權案件的審理呢？專利權評價報告的性質決定了其能夠發揮的作用受到一定限制。

最后，基于相同的理由和證據，專利權評價報告給出的意見可能與后續無效宣告請求審查決定的意見不一致，導致權利人和公眾的信賴利益受損。

為了制作專利權評價報告，審查員已經做了大量實質審查工作， 專利權評價報告制度現有的程序設計很難利用好國家知識產權局的專業優勢進而充分發揮專利權評價報告的作用，作為專利權評價報告制度中長期的發展方向，補充實質審查程序是一種可行的探索。

補充實質審查程序指的是，對于實用新型和外觀設計專利申請，申請人在提交專利申請的時候可以請求國家知識產權局對該申請進行實質審查，或者在授權后、行使專利權之前，權利人應當請求國家知識產權局對相應專利進行實質審查。

如果申請人在提交實用新型或者外觀設計專利申請的時候沒有請求實質審查，那么該專利申請經過包括形式審查和明顯實質性缺陷審查的初步審查程序后即予授權。

國家知識產權局在補充實質審查后作出授予專利權、駁回專利申請、確認專利權或者駁回專利權的決定。

專利申請人或者權利人可以請求專利復審委員會對駁回決定進行復審。

對復審決定不服，還可以向北京知識產權法院提起行政訴訟。

補充實質審查程序為申請人或者權利人提供了充分的程序保障來陳述意見和尋求救濟。

經過該程序授權或者確認有效的實用新型或者外觀設計專利如同發明專利一樣具有很高的穩定性。

對駁回決定不服時請求專利復審委員會復審的程序設計符合我國目前的專利申請實踐，并且能充分發揮專利復審委員會的專業知識和技能。

補充實質審查程序進一步提高了專利權的穩定性，可以較之專利權評價報告更有效地阻攔無效的專利申請，促進專利申請質量的提高，防止權利濫用，減少訴累。

除特別情形外，法院和地方知識產權局可以假定主張權利受到侵害的實用新型和外觀設計專利有效，進而減少中止侵權審理的次數，縮短審查周期。

澳大利亞專利實踐中的過渡性詞語講解

澳大利亞《專利實踐及程序手冊》中對常見的過渡性詞語“comprise”、“include”、“consist of”以及“contain”等的解釋和適用情況給出了具體的規定，現簡要摘錄如下。

“comprise” “comprise”的含義應依據其所處的上下文來確定。

在某些情況下，該詞語的含義是窮舉性的，即明確地排除了存在另外的要素；而在另一些情況下，則明確地不排除另外的要素。

當滿足以下兩個條件時，“comprise”可以以非窮舉性的含義進行解釋：

a。發明的優點是由明確列出的特征帶來的，而不是由未明確列出的特征帶來的；以及 b。當一個要素用“comprise”連接某些特征時，則這些特征一般但不必然地是該要素的主要特征。

“include” “include”一般不要求其后的要素以顯著量存在，而“comprise”會要求其后的要素是主要組成部分。

“consists of” 一般認為，“consisting of”應按窮舉的含義來理解，即理解為“consisting only of”。

然而，實際中很少有權利人希望以這樣的方式限定其發明。

此外，如果嚴格按照窮舉的方式來理解，在有些領域里會顯得有些不合理。

例如在化學領域，就會排除任何雜質的存在。

然而，如果本意就是要說明某個特征不存在，那么就應將該詞語按照窮舉的方式來理解。

“consisting essentially of”，即“基本上由…組成”應被明確地解釋為非窮舉性的。

“contains” “contains”被認為與以上“comprise”的含義相同。

以上是澳大利亞專利實踐中對過渡性詞語的指導性規定。

至于在何種具體情況下包含過渡性詞語的權利要求會被認為是封閉形的，可從一件澳大利亞最高法院的判決中略窺一二。

該判決因涉及曾獲諾貝爾化學獎的藍光LED發明以及遍及全球各地的同族專利侵權無效案而備受關注。

2014年，日亞化學公司起訴億光公司經銷商侵犯其擁有的一項涉及白色發光器件的澳大利亞專利權。

2022年，歷經多輪審理程序后，澳大利亞聯邦法院全席法庭(full court)判決最終確認億光公司的產品不侵權且日亞化學的專利被無效。

本案有關侵權問題的爭議主要涉及權利要求3，其內容如下：

“根據權利要求1所述的發光裝置，其中所述熒光體含有(contains)由通式 (Re1-rSmr)3(Al1-sGas)5O12：Ce表示的熒光材料，其中0≤r

企業在國外遇到惡意專利訴訟怎么辦

所謂惡意訴訟，是指當事人以虛假的事實提起訴訟，利用訴訟獲取不正當利益的訴訟行為。

專利領域的惡意訴訟主要是指權利人明知被訴侵權人的行為不構成侵權仍然發起訴訟，意圖從中獲得不正當的利益，或者達到打擊競爭對手的目的。

專利訴訟中的惡意訴訟通常呈現兩大特征：一是權利人通常并沒有實業，本身并不使用自己的專利；二是權利人主張的專利與涉案技術方案并無明顯的關聯性，或者涉案技術方案明顯不落入專利保護范圍。

對于海外訴訟，一些被訴的中國企業考慮到訴訟成本或者其他因素，有可能不愿意被拖入訴訟，而是采取息事寧人的方式，通過支付一定費用或者停止使用涉案技術方案與權利人達成和解。

這些專利權人正是利用中國企業的這種心態發起訴訟，以達到其目的。

近年來，中國企業在大規?！白叱鋈ァ钡倪^程中確實遇到了一些惡意訴訟。

但在楊國旭看來，惡意訴訟只是偶有發生，并不能說“頻發”。

惡意訴訟也有一定成本，如果被訴侵權人堅持訴訟的話，權利人極有可能敗訴，并承擔敗訴的不利后果，甚至可能被要求承擔被告的損失和律師費。

偷雞不成蝕把米，得不償失。

我們還要把權利人正常的維權行為與惡意訴訟區別開來。

在專利領域，由于技術的復雜性，是否構成侵權有時難以判斷。

有時權利人在主觀上并不存在惡意，只是在認識上認為構成專利侵權而提起訴訟，一般也不能輕易認定為惡意訴訟。

中企應拿起法律武器 中國企業要想“走出去”參與國際競爭，必須遵守相關的游戲規則。

對于參加展會或者向國外銷售產品的中企， 在產品設計開發之初及投放市場之前，要進行FTO（freedomtooperate）檢索和評估。

如果存在侵權風險，要及早進行規避設計，或者尋求相關權利人的許可。

而且，要建立知識產權管理制度和知識產權預警機制，培養或聘用專業人員，由專人負責此項事務。

“一旦發生惡意訴訟，中國企業應臨危不亂，積極應對。

提起惡意訴訟的權利人很可能就會知難而退，偃旗息鼓。

” 在這種情況下，中國企業也可以考慮反客為主，由被動變為主動，向惡意訴訟人提出反訴，要求賠償損失和律師費。

如今，在國際經貿領域，利用知識產權訴訟打擊競爭對手的態勢越發明顯。

根據華裔美國律師協會知識產權研討會統計，2000年至2013年，中國大陸企業卷入的美國專利侵權案件終局判決總數為56件，而中國大陸企業作為原告勝訴比例是0，作為被告勝訴比例為31%，整體勝訴比例為29%，三項數據均遠低于中國香港和中國臺灣的同類數據。

中國企業應該采取不同的方式應對各種各樣的知識產權問題：

一是要注意防止侵犯他人的知識產權。

自主開發產品的企業要注意是否可能侵犯他人的在先權利，必要時請當地專利律師進行分析并給出法律意見。

以貼牌、代工方式出口的外貿企業，還要注意下單的外商是否擁有該產品的商標、專利、著作權等權利證明文件。

中國企業擁有的自主知識產權，應及時在目標市場所在國進行專利、商標等知識產權權利的登記注冊，以及時獲得保護。

二是如果被訴知識產權侵權或者在美國遭遇“337調查”，應當積極應訴，制定訴訟策略。

如果不應訴，可能完全喪失權利。

對于“337調查”這樣可能以多家中國企業為被告的案件，可以尋求行業協會和政府的支持。

因為“337調查”的律師費高昂，加上調查節奏快、難度大，有必要發揮行業協會、政府的作用，全行業共同出擊，參與國際協調，通過應訴費用分攤等機制增強應對能力。

三是在特定情況下，中國企業也可以考慮和解。

據統計，在美國訴訟案件的和解比例高達90％，“337調查”案件和解的比例達到50%左右。


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