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“一案雙申”問題不大，但答復OA需注意

近日，最高法知識產權庭發(fā)布了一篇關于“一案雙報”中實用新型專利權保護的裁判意見——《發(fā)明專利申請被駁回后就同一技術方案同日申請的實用新型專利權的保護》。

發(fā)布后，圈內有一些討論，有聲音認為這份判決對后續(xù)“一案雙報”會產生較大負面影響，以下簡單分析一下可能的影響。

首先，解釋一下什么叫“一案雙申”。

“一案雙申”指的是根據專利法第九條第一款的規(guī)定，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造，既申請實用新型專利，又申請發(fā)明專利。

同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。

但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。

專利法 第九條 第一款此外，這種操作方式，在不同的代理所的叫法不同，“一案雙報”、“一案兩申請”、“一打二”、“一拖二”等也是指的“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”。

其次，“一案雙申”大概有以下兩方面原因：

其一、發(fā)明創(chuàng)造的專利性一般，或者對于發(fā)明創(chuàng)造的專利性缺乏足夠自信，“一案雙申”基本可以在保證實用新型專利獲權的前提下，爭取發(fā)明專利權。

同時，實用新型專利獲權快，可以早早地把相關技術方案的專利權握在手中，掌握更多主動權。

其二、為了獲得更多數量的專利權，也就是追求量。

在發(fā)明專利獲權前，會要求放棄在先獲權的實用新型專利權，此時，可以對發(fā)明專利申請的權利要求做進一步限縮，使發(fā)明和實用新型實質不同，這樣就有兩份專利權了。

另外，實際工作中，也有為了更多代理費、至少能拿實用新型專利權給客戶交差的心理存在。

據不完全統(tǒng)計，“一案雙申”有近一百八十萬件，也算是比較常見的專利申請方式了。

這可能也是最高法發(fā)文后引起圈內討論的一個原因。

回到最高法知識產權庭的發(fā)文上來，其指出：

當事人就同一技術方案同日申請發(fā)明專利和實用新型專利，發(fā)明專利申請因不具備新穎性或者基于相同技術領域的一篇對比文件被認定不具備創(chuàng)造性而未獲授權且其法律狀態(tài)已經確定，當事人另行依據授權的實用新型專利請求侵權損害救濟的，人民法院不予支持。

高法知民終699號 其中列出了重要的兩個點，發(fā)明專利申請未獲授權的原因：

a）發(fā)明因不具備新穎性而被駁回；b）基于相同技術領域的一篇對比文件被認定不具備創(chuàng)造性 其中，第一點不具備新穎性，就是說技術特征全部被某一篇對比文件D1公開，或者有區(qū)別但區(qū)別為本領域的慣用手段的直接置換，顯然，對于實用新型專利來說，相對于該篇對比文件來說，也是不具備新穎性的，當然，不存在被保護的價值。

而第二點說的是，本申請相對某一篇對比文件D2具有區(qū)別技術特征，但該區(qū)別技術特征不足以提供較好的創(chuàng)造性。

這里認為，雖然有區(qū)別，但是這些區(qū)別創(chuàng)造性較低：是本領域的常規(guī)技術手段，或者對本領域技術人員來說是顯而易見的。

這個裁定對于后期“一案雙申”的量可能影響不大，影響更大的或許是發(fā)明延后四到五年審查以及年初對個人“一案雙申”認定為非正常。



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