今天，樂知網小編 給大家分享 專利保護期過期要怎么處理，發明專利申請中的技術秘密保留

專利保護期過期要怎么處理

我國專利法第二條規定：“本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。

”這就是說，發明創造包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。

專利法所稱的發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案；實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案；外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。

由此可見，發明和實用新型專利保護的是新的技術方案，而外觀設計專利保護的是產品的新設計。

因此，在發明、實用新型等技術方案與外觀設計之間很難出現重復專利。

而發明專利既包括產品發明，也包括方法發明，實用新型專利則僅保護產品發明，由于它們二者保護的均屬于新的技術方案，因此，發明與實用新型之間可能會出現重復專利，容易落入“同樣的發明創造”的范圍。

何謂“同樣的發明創造”？從形式上看，應當包括三種情況，即將相同的發明創造申請兩項以上的發明專利、申請兩項以上的實用新型專利，或者既申請發明專利又申請實用新型專利。

這三種情況在授權后，均屬“同樣的發明創造”被重復授予了專利權。

從內容上看，“同樣的發明創造”應當指兩項以上發明創造專利的權利要求記載的技術內容、技術方案相同，而不是指兩項以上發明創造專利的名稱或者權利要求文字完全相同。

當然，技術內容或者技術方案相同，包括了權利要求書記載的文字內容完全相同，也包括了技術方案相等同的情況。

有人認為，專利法實施細則在規定相同的發明創造不允許重復授權時，僅指禁止對不同主體重復授權，而同一發明主體對同樣的發明創造有權申請兩項乃至多項專利，當然也可以被授予兩項以上專利權。

這種認識是片面的。

應當說，專利法及其實施細則并未作此類劃分。

從立法本意上講，只要是相同的發明創造，不管是否為同一主體申請，如果發現技術內容是重復的，均不應對在后申請授予專利權。

這里涉及到的另一個問題是：重復授權是否僅指在同一時期內存在兩項以上專利權？一種觀點認為：專利法及其實施細則均沒有禁止申請人同時或者先后就同樣的發明創造分別提出發明申請和實用新型申請，因此，對“同樣的發明創造只能被授予一項專利”應理解為“同樣的發明創造不能同時有兩項或者兩項以上處于有效狀態的授權專利存在”，只有“同樣的發明創造同時有兩項或者兩項以上處于有效狀態的授權專利存在”才構成法律所禁止的重復授權。

“重復”指“同樣的東西再次出現”或者“按原來的樣子再次做”。

可見，“同時出現”僅是重復的一種含義，重復的另一種含義就是“再次出現”。

根據專利法的規定，被授予專利權的發明創造應當具備三性，其中一項是新穎性。

專利法第二十二條規定：“新穎性，是指在申請日以前沒有同樣發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。

”由此可見，將同樣的發明創造重復授予專利權，后一專利權肯定是不符合新穎性的。

專利法規定不允許重復授權的依據是專利權的獨占性和排他性，其目的在于保護專利權的同時保護公眾利益。

一旦允許相同的發明創造在不同的時期授予兩項以上的專利權，或者說兩個相同的發明創造可以一先一后被授予專利權，無疑會延長對該技術方案的保護期，不僅違反了專利權具有法定時間性的限制，而且會損害公眾利益，不利于發明創造的推廣轉化。

至于在我國專利申請實踐中，專利局允許申請人將相同的發明創造同時申請一項實用新型專利、一項發明專利，在授權時再由申請人選擇放棄其中一項的做法，也并不違反法律規定，因為法律禁止的是授予同樣的發明創造兩個以上專利權，而不是申請兩項以上專利權。

專利權作為一種私權，申請人從保護策略考慮，可以將同一發明創造同時申請實用新型專利和發明專利，但不能最終都被授予專利權。

發明專利申請中的技術秘密保留

引言 隨著中國經濟的發展，國內企業參與競爭的區域不斷擴大，激烈程度日趨激烈，也逐漸認識到知識產權保護對企業生存和發展的重要性，越來越多的企業已在積極地申請國內外的專利。

在此過程中，不免有人產生這樣的困惑：我們申請的專利會在多大程度上得到保護？企業公開了技術，但又沒有足夠的人力和物力來監督市場，申請的專利會不會只是一紙空文？ 這樣的擔心并非杞人憂天。

由于中國正處于專利保護的初級階段，雖然相關法律法規已基本健全，但是，較短時期的司法實踐尚不足以使全社會認識到侵權的巨大風險和將導致的沉重代價，尚沒有在全社會范圍內形成尊重知識產權的良好氛圍。

在這種情況下，人們產生對不規范市場行為的擔心似乎也很正常。

在此，筆者針對專利申請中技術秘密的保留問題淺談一些看法。

技術秘密保留的意義 客觀地說，在可行的情況下，在申請發明專利時保留適當的技術秘密很有必要。

只要措施得當，在一定程度上保留技術秘密可以使企業大大降低維權成本，使申請人既獲得了一定的權利保護，又不至于使某些特定的技術細節大白于天下而背負沉重的心理和經濟負擔。

在某些領域，尤其是化學和生物領域，這種舉措顯得尤為重要。

因為對于這些領域的產品來說，想判別一個產品是否屬于侵權產品并非易事，申請人進行市場監督勢必代價昂貴。

一個成功地保留了技術秘密的專利的實例是日本曹達株式會社的一個關于肟醚化合物除草劑的專利，以該化合物為活性成分的除草劑在中國的商品名為稀禾定，又名拿捕凈。

該專利的保護期于2002年期滿。

在該專利的說明書中，沒有詳盡披露該化合物的高純度制劑的制備方法。

由于其成功的技術保留， 雖然該專利的保護期期滿已達6年之久，但至今仍然壟斷著中國市場。

在1999年至2004年間，國內曾有多家機構和企業試圖開發其國產化工藝，但均以失敗告終。

因此，申請人在申請專利時應盡可能地采取一些保留措施。

保留技術秘密的風險 然而，申請人在保留技術時必須清楚，技術秘密的保留是把雙刃劍，如果處理不當，會給申請人帶來損失，甚至是既投入了申請專利的精力和費用，又不能得到相應的權利。

首先，不適當的技術保留會使申請因公開不充分而無法通過發明申請的實質審查。

實質審查是發明專利申請授權的必經程序，它是在申請日(有優先權的指優先權日起3年內，在申請人請求后，專利局審查部門根據中國專利法的規定，對發明是否符合授權條件進行審查的程序，在審查合格后才頒發專利證書。

專利法第二十六條第三款規定：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬領域的技術人員能夠實現為準。

這就是說，說明書的技術披露要足以使本領域技術人員在閱讀了說明書之后，能夠實現申請人所聲稱的發明目的、重現出其中給出的試驗結果，達到說明書所聲稱的技術效果。

此即專利申請中的充分公開問題。

在實質審查過程中，如果審查員有合理的理由質疑說明書沒有達到充分公開的要求，會要求申請人予以澄清。

如果申請人沒有足夠的證據來說服審查員，則會導致該申請因公開不充分被駁回而不能獲得授權。

需要強調的是，由于所有的發明申請在進入實質審查階段時都已經公開，申請人不得就已經公開的內容重新申請專利，而且幾乎所有的專利申請在收到第一次實質審查通知書時已過了一年期限，因此，也不能以該申請為優先權基礎另行提出申請。

這樣一來，一旦專利申請因公開不充分被駁回，申請人所公開的技術只是無償提供給公眾，卻不能獲得任何回報。

其次，專利法第二十六條第三款也是一個無效條款。

在很多情況下，即使說明書不適當地保留了技術秘密，審查員在審查中可能因為不知情而直接授予專利權。

但是，日后公眾(常常是競爭對手可以依據上述條款針對已授權的專利向國家知識產權局專利復審委員會提出無效請求。

這時，如果說明書確實存在因保留技術秘密而無法實現發明目的的缺陷，復審委員會作出專利權無效的決定，導致該專利權無效。

對于被無效的專利，被視為專利權自始不存在。

例如，某國內申請人申請了一種竹纖維生產方法的發明，其權利要求中提及要使用一種處理劑，但是，在權利要求和說明書中都沒有披露該處理劑是何物質。

而根據說明書的披露，也不是所有的現有處理劑都能用于該方法。

該專利在年被他人提出無效請求并被復審委員會宣告無效。

后來該案先后被訴至北京市一中院和北京市高級人民法院，法院最終維持復審委的決定。

因此，即使公開不充分的專利申請被授予專利權，也有可能在無效程序中喪失權利。

作為申請人應以此為戒，盡可能避免類似情況的發生。

此外，申請人所保留的技術秘密還有可能成為公知公用的技術或者成為他人的專利。

企業因人員流動或者競爭對手的不正當行為，有可能造成所保留的技術秘密的泄漏，使其成為公知公用技術的一部分，這時，雖然依據《反不正當競爭法》可以追究侵權人的違法行為，但是，對于進入公知領域的技術，公眾可以自由使用，企業對此沒有約束力。

還有另一種可能，他人通過對在先專利技術的研究，發現其中的技術訣竅并且就改進之處申請了專利，這時則在先申請人連對改進技術的使用權也會受到限制。

因此，申請人在申請發明專利時必須權衡利弊，充分把握是否對技術秘密予以保留。

保留技術秘密的策略 申請人在申請帶有保密內容的專利時首先要解決的是，搞清楚這些技術是否適合保留。

這可以從以下幾個方面來考慮。

第一，保留對象應局限于很難被人發現或不引人注意的內容。

對于有些雖然很關鍵但是比較容易被摸索出，或者明顯是重要摸索方向的內容，最好不要作為技術秘密處理，因為一旦該技術由他人掌握，很可能會使自己處于不利的境地。

對于技術保留的內容最好是極其細節的，而不是技術方案的主要內容。

例如，對于一種成分確定的組合物來說，各成分的比例無疑是技術人員摸索的重點，因此，這方面的技術通常難以掩蔽。

如果存在一個對該組合物的性能起促進作用的輔助成分，而沒有該成分也能基本實現發明目的時，對這一輔助成分加以保密較為可取。

再例如，對于一個有很多個技術參數(如溫度、時間、壓力、物料配比的化學方法專利，在披露的較寬數值范圍內可以基本實現發明目的時，可以對該多個參數的某一具有最佳效果的具體組合方式加以保密，因為他人要從這很多種組合方案中摸索出這一最佳組合往往需要花費大量勞動。

總之，被保留的內容是不易被發現或者意想不到的。

第二，根據維權的難易加以考量。

對于一些維權困難的技術，則應盡量做些技術保留。

例如，難于對其進行全面分析的化學、生物產品，以及一些生產方法。

對于這些技術，申請人欲進行侵權的舉證往往費時費力，造成維權成本較高，采取適當的保留措施，就可以將侵權拒之門外。

而對于一些較容易判別的產品，尤其是有形產品，可以少保留或干脆不保留技術秘密。

第三，應把握好技術保留的程度。

一般而言，保留的技術在總體技術中不應占太大的比例，否則會給競爭對手留下較大的開發空間，如果該申請所涉及的技術具有較大的商業價值，無疑會引導競爭對手的開發。

如果將技術保留控制在很小的范圍內，即使日后他人掌握了該技術，也因為范圍太小而放棄申請專利的想法。

這樣，被保留的技術會始終在自己的支配之下。

換一個角度來說，有著過多保留內容的專利可能已失去其存在的意義。

值得注意的是，申請人在有所保留的同時應確保所公開技術方案的完整。

這里提及的完整是指，說明書應當包括實現發明目的所需的全部內容，即披露所有的必要技術特征。

換句話說，即使沒有這些保留技術，也可以實現發明目的，雖然達不到最佳效果。

如果少了被保留技術就無法實施該發明，則這樣的技術就不應保留，否則，這樣的申請實際不僅不會被授權，即使被授權，這樣的權利對申請人自身也沒有意義。

此外，要求申請人對現有技術狀況有清楚地了解，確保所公開的技術方案相對于現有技術具有新穎性和創造性。

有時會出現這樣的情況，由于申請人的不適當保留，審查員在審查中經檢索發現，所涉申請所披露的技術方案相對于對比文件沒有新穎性或創造性，不符合授權條件，這時，申請人不能通過加入被保留的內容來獲得授權，這將導致專利申請的失敗。

申請人還應該立足于所公開的內容闡述發明目的、要解決的技術問題以及所達到的技術效果，不要在說明書中提及那些通過保留技術才能實現的發明目的、能解決的技術問題和達到的較佳技術效果，更不要將需要保留技術才能達到的技術效果說成是該發明所能達到的效果。

因為專利法要求，針對權利要求中技術方案的發明目的和技術效果一旦被提及，就應該依據說明書的內容得以實現，否則審查員可以以公開不充分或權利要求缺乏說明書的支持為理由而駁回申請。

有時，通過刪除相應的權利要求或合理的意見陳述可以通過審查，但是，這并不是在所有的情況下都能奏效。

再拿前述的除草劑專利來說，專利權人的除草劑產品實際可以達到90%以上的活性成分含量，其國內機構至今未能重現出如此高含量的產品，因而至今該除草劑未能被國產化。

但是，這并不意味著該專利沒有充分公開。

因為其要求保護的只是該化合物，并沒有將該化合物的高純度合成方法納入保護范圍，說明書中也沒有提及其發明目的是提供高含量稀禾定活性成分的生產方法。

對于這樣的申請文件，只要本領域人員根據說明書的教導，能夠合成出該活性成分，哪怕是經過繁瑣而不具商業價值的提純工藝獲得即可。

這樣的申請文件是合格的，因為其權利要求范圍與所披露的內容相一致。

因此，當存在技術保留的需求時，申請人應與專利代理人充分溝通，精心準備申請文件。

至少應該告知代理人希望將哪些技術作為秘密保留，讓代理人幫助分析該技術保留可能帶來的風險，確定保留這些內容是否合適、保留的程度以及申請文件的撰寫策略，避免代理人在不知情的情況下撰寫出不符合授權條件的申請文件，或產生其他不利于申請人的后果。

在擬保留內容可以保留時，需要精心設計要求保護的技術方案，有選擇地披露實驗數據，適當地闡述發明目的和客觀地聲稱相應的技術效果。

既要保證所披露的技術方案是實際可行的，又要盡可能使該技術方案相對于現有技術具有新穎性、創造性和實用性(這對于授權是必須的。

同時，說明書所提供的實驗數據需要足以支持權利要求的范圍。

在這種情況下，申請文件的準備往往不是一蹴而就，有時需要根據權利要求的范圍和聲稱的發明目的進行進一步的試驗，以補充所需的試驗數據。

在此強調，申請人在具體實施方式部分披露的工藝參數應該與試驗結果數據相一致。

有時，申請人為了盡快提交申請，往往沒有足夠的耐心補充試驗而直接編制一些數據。

這種做法存在很大風險，因為如果他人日后重復不出這些數據，從而達不到所聲稱的技術效果，不能實現發明目的，則可以以說明書沒有充分公開或者技術方案沒有實用性或者權利要求缺乏說明書支持為理由請求宣告該專利權無效。

結束語

企業走出去須專利先行

國際金融危機給中國企業走出去帶來了戰略機遇。

對此，國家知識產權局材料加工處處長蔡文克表示：“在經濟全球一體化的時代，中國企業只盯緊國內市場已經不現實，即使你不去跟人家競爭，人家也會來跟你競爭，因此必須走出去。

”據商務部統計，今年一季度我國企業在境外設立的企業有445家，數量比去年同期增加了6.8%。

對于越來越多走出去的企業，蔡文克提醒：走出去須專利先行，中國企業要充分用好國外專利申請這把利器，而通過PCT（專利合作條約途徑申請國外專利是中國企業走向世界最便捷的方式之一。

為何“產值在國內，利潤在國外” 據介紹，10年以前，全球新技術的發明中，化工發明占了45％，但隨著微電子技術等高新技術迅速崛起，現在化工專利的申請量相對有所減少。

目前，我國擁有自主知識產權核心技術的企業僅占萬分之三，有70％的大中企業、90％的中小企業和60％的大學沒有申請專利，擁有商標的企業僅占40％，而申請國際專利的化工企業和高校數量更微乎其微。

改革開放30年來，我國石油和化工產業的綜合實力大幅提升，部分產品產量更是位居世界第一。

但令人憂慮的是，由于核心技術受制于人，很多高科技產品只能貼牌生產，陷入了“產值在國內，利潤在國外”的怪圈。

金融危機的爆發，更是給一些沒有自主知識產權、貼牌生產的外貿企業敲響了警鐘，他們面對金融危機的沖擊顯得尤為脆弱。

發達國家通過技術研發取得自主知識產權，進而掌握市場、生產資源管理和品牌經營等產業鏈的高端，附加值最低的生產制造環節則被轉移到了欠發達國家。

許多跨國化工公司憑借所擁有的自主知識產權實現全球擴張充分證明了這一點。

PCT申請量成競爭力標識 蔡文克告訴記者，國際上有個通行的準則，即判斷一個企業有沒有可持續發展能力和市場競爭力，不是看它擁有多少設備和員工，而要看該企業持有多少項有效專利。

而一個國家自主創新能力的高低則體現在該國通過PCT組織向其他國家申請專利的數量和質量。

他指出，企業擁有PCT專利，說明其自主創新能力有了長足發展，可在國際上與人一爭高下；其目光具有前瞻性，已經瞄準國際市場。

近幾年，化工領域的國際專利申請主要集中在化工新材料、生物醫藥、石油下游產品再加工技術等方面。

其中，中石化在申請數量上占有絕對優勢。

中國化工集團的專利管理工作近幾年也逐漸完善。

其專利工作負責人在接受采訪時表示，隨著國外對知識產權保護力度的增加，中國化工集團已將知識產權工作作為企業生存和發展的戰略來抓，在走出去時采取專利先行戰略。

該集團國外專利申請量正逐步遞增，所屬的炭黑工業設計院院、青島橡六集團、海洋化工研究院等均已成為PCT申請的先行者。

天津賽象科技股份有限公司也憑借全鋼巨型工程子午線輪胎一次法成型機在國際市場上刻上了自己的足跡。

蔡文克特別強調，當一個企業要走向國外市場或者要在國外申請專利時，需要充分調研，了解那個國家的專利規則特點，比如美國西部和東部專利法的不同，日本實用新型專利在授權3年之后自動轉為發明等等。

國外知識產權的獲得需要申請國際專利，這可以根據《巴黎公約》直接向外國遞交申請，也可以根據《專利合作條約》(PCT)申請。

其中，PCT途徑因只需提交一份國際專利申請，且為申請人對市場、發明的商業前景以及其他因素進行調查留有更充足的時間等便利，而深受企業歡迎。

目前，大部分國家都已是PCT成員國。

潛在市場申請不留白 隨著經濟全球化趨勢加劇，國與國之間、企業與企業之間的競爭日趨激烈，核心技術已成為獲勝的重要籌碼。

作為資金和技術密集型的石油和化工產業，未來將通過創新技術而不是成本削減來盈利，是靠通過掌握自主知識產權技術的多寡而不是靠價格戰來贏得市場和客戶。

因此，國際專利的申請不是一種姿態，而是要將該技術除了在本國和本地區外，在全世界所有具有潛在市場的地區申請專利，否則就會白白丟掉這些市場。

如果中國投入大量經費取得的重要成果因國際專利申請不充分而被其他國家無償使用，其潛在社會價值和市場價值的損失將不可估量。

記者在對一些化工企業的采訪中發現，多數化工企業專利先行的意識強烈，但受資金、人力等成本限制，一些國際專利的申請目標僅鎖定在既定國家市場，對一些潛在市場的保護有心無力，難以周全。

他們呼吁相關部門能對此給予重視，并對一些重要技術的專利申請給予支持。

蔡文克強調，中國的國際專利申請在世界上已經具有一定的地位，但跟發達國家相比還有很大差距，實現“中國創造”需要多方面的共同努力。

首先，國有企業的管理者、研發人員要牢牢樹立通過自主創新來保持企業活力和市場競爭力的意識，如果靠模仿、仿造，這就像市場上的扒手一樣可恥；其次，需要建立配套的制度；再次，需要國家、企業組織專門的人才負責相關事宜。



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