盡快取得歐洲專利授權的策略
很多技術和產品的生命周期比較短,因此一旦提出專利申請,通常對申請人而言如何爭取盡快獲得授權就顯得很重要。以下就Euro-PCT申請實踐中能夠采用的加快審查的方式進行簡單說明,申請人希望盡快取得歐洲專利的授權時可以考慮利用以下這些途徑:
1.提交提早審查請求(request for early processing1)
在PCT申請提交后如需盡快在歐洲獲取專利授權,申請人可以通過提交提早審查請求,選擇提前進入歐洲階段。
PCT申請可在申請日(有優先權的指優先權日)起31個月屆滿前進入歐洲地區階段。根據PCT 的規定的(Article22,39),EPO在31個月期限屆滿前,不會處理PCT進入歐洲階段的申請,除非申請人根據PCT條約向EPO提出提早審查請求(Articles 23(2) ,40(2))。
因此,如果申請人希望盡早進入歐洲,則在向EPO提交滿足進入歐洲階段要求的申請文件和費用的情況下,還需要提出提早審查請求,以啟動EPO的審查程序來盡快獲得審查結果。
原則上提早審查請求可以在進入歐洲階段的31個月屆滿前的任何時間提交。為了提高處理效率和節約國外代理費用,申請人可以在進入歐洲階段時同時提出。另外,為了使得提早審查請求生效,應確保提交該請求時滿足進入歐洲階段所需的申請文件和費用的要求,即應提交申請說明書的英譯文以及實質審查請求、以及繳納申請費、檢索費、指定費、維持費及審查費(Rule 159(1) EPC)。
另外,關于指定費、維持費、以及實質審查請求及審查費是否需要提交要根據提出提早審查請求的日期來確定,若提出提早審查請求時以上繳費或請求的期限還沒到,則可以在不提交上述文件或繳納費用的情況下提交提早審查請求并使其生效。
2.利用PACE
啟動加速審查方案(programme for accelerated prosecution of European patent applications,PACE)。
PACE是EPO為申請人提供的加快審查程序,其辦理手續簡單并且無需繳納額外的官費,而且一般加速效果也較好,因此,如果申請人希望其Euro-PCT申請盡快取得審查結果,提出PACE請求是一種較好的選擇。對于根據PCT進入歐洲地區階段的專利申請,申請人原則上可以隨時通過提交PACE請求來加速審查。
若申請人需要最大限度利用PACE程序加速,最好在進入歐洲階段時提交,如此就可以對初審、檢索以及實審階段均進行加速審查。在收到申請人的PACE請求后,EPO會根據工作量盡量加速檢索和審查,通常EPO會盡量在收到申請人對補充檢索意見或審查意見的答復之日起3個月內下發下一次審查意見通知。
申請人需要注意的是在答復EPO的官方意見時不能夠申請任何延期,如果申請延期,則PACE會自動失效,而且針對同一案件后續不能再次提出PACE請求。另外,申請人應注意的是,同一申請人不能對其所有申請或大部分申請均提出PACE請求要求加速審查,否則EPO會要求申請人進行選擇,以限制其提出PACE請求的申請數量,因此申請人在選擇加快審查的途徑時需要考慮總體專利申請的情況后來確定哪些專利申請需要通過提出PACE請求來達到加快授權的目的,以避免產生不必要的程序帶來的成本增加。必要時,也可選擇本文中提到的其他加快授權的方式來處理。
3.放棄主動修改的機會(Communication pursuant to Rules 161(1)/162 EPC,Rule 70 EPC)
對于已經進入歐洲階段的PCT申請,申請人會收到EPO根據 Rules 161/162 EPC的規定發出的通知,在答復該通知的6個月期限屆滿之前申請人可以進行主動修改,EPO的審查員會等到6個月的期限過后,再啟動審查。因此,如果申請人在進入歐洲階段時已經提交了主動修改,或者認為無需在EPO檢索之前進行主動修改,則可以通過提交放棄主動修改機會的請求,從而讓審查員盡快開始檢索和審查工作,以進一步縮短整個審查流程,達到加速審查的目的。申請人請求的方式可以是在PCT申請進入歐洲階段的同時,通過在請求書表格上勾選對應的方框來表明請求放棄Rule 161(2)規定的期限;也可在進入歐洲之后,單獨提交放棄主動修改機會請求。
另外,如果申請人在PCT申請進入歐洲之前已經做了充分的檢索,認為專利申請授權可能性較大,則可以在歐洲補充檢索報告下發之前通過放棄收到Rule 70(2) EPC通知,不考慮檢索結果而直接無條件地請求實質審查。在這種情況下,根據Article 94(3)以及Rule 71(1) EPC, EPO會將補充檢索報告與第一次審查意見通知一并下發,而不是如正常情況下的根據Rule 62 EPC發出補充檢索報告與關于專利性的檢索意見,從而可以節省答復補充檢索意見的6個月時間。
4. 利用PPH(Patent Prosecution Highway)
在申請人提出PCT申請有進入與歐洲簽訂PPH協議的國家并且在該國在先審查結果中有可授權的權利要求,且與進入歐洲的權利要求有對應關系,則可根據歐洲對于PPH的要求提出PPH請求以加快審查,例如,如果進入歐洲的PCT申請也進入美國或者日本國家階段,且美國或日本專利局得出有可授權的權利要求的情況下,則申請人可根據美國或日本的審查結果向歐洲提出PPH請求加快審查程序。
另外,根據歐洲專利局、中國國家知識產權局、美國專利商標局、日本特許廳、韓國特許廳達成的5局(IP5)PPH試點已于2014年1月6日啟動,中國申請人也可按照歐洲專利局制定的相關要求和流程向歐洲專利局提出PPH請求。
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