從一起典型案例看 美國標準必要專利許可費率問題
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-03-29 17:11:01
案件
A公司于2010年9月向美國得克薩斯東區聯邦地區法院提起了侵權訴訟，起訴B公司等四家公司侵犯了自己9件涉及802.11的標準必要專利。而被告則主張他們未侵權，并認為435和625兩件專利無效。
地區法院于2013年6月進行了為期8天的陪審團審判。陪審團認為B公司侵犯了A公司的三個專利權，并且認為A公司的435和625兩件專利有效。但是，由于A公司未能證明被告是故意侵權，最終陪審團認定損害賠償額約1000萬美元，其中B公司的損害賠償為43.5萬美元，折合每個侵權設備大約為15美分。
被告發起動議
被告B公司就A公司的損害賠償的法律問題，向地方法院提出重新判決的動議，被告質疑陪審團的損害賠償裁決。
B公司認為損害賠償違反了整體市場價值規則；B公司認為A公司的專家所依據的是不可比許可協議，且未在專利和非專利特征之間進行分攤；再者，B公司認為損害賠償裁決與A公司的FRAND義務不一致，且未考慮許可費堆疊問題；最后，B公司請求就損害賠償重新審判。
地方法院對動議的審理
1．關于整體市場價值規則和分攤原則的審理
B公司主張：A公司的專家從終端產品的價值中得出每單元許可費為0.5美元，而不是將許可費基數限制到最小可售專利實施單元（芯片）。由于A公司的專家沒有將專利中的特征與標準中的其他專利特征之間進行分攤，因此他們有權獲得作為法律問題的判決。就此，B公司認為，例如只有17.5%的WiFi芯片的專利與802.11n標準相關，因此A公司沒有正確地分攤專利組合的費率。
A公司則認為，A公司專家的分析包含了兩個不同層次的分攤，以獲取合適的許可費，并且許可費基數不是終端產品的市場價值，而是涉案專利對終端產品的貢獻的市場價值，因此，A公司的分析是合理的。
對此，法院分析認為：B公司的主張忽略了A公司專家分析中兩個不同層次的分攤。在第一層次中，A公司專家的分析僅考慮了來自A公司的802.11專利組合的許可收入。在第二層次中，A公司專家的分析分攤了802.11許可收入，剔除了非涉案專利的價值。因此綜合來看，這兩個層次將收入池限制在了涉案專利對802.11標準的貢獻的市場價值。
A公司專家所作出的分析指出，A公司的許可收入基礎不是終端產品的市場價值，而是涉案專利對終端產品的貢獻的市場價值，A公司的組合許可收入僅僅是由A公司專利被許可人終端產品的價值增加決定的，而不是由整個終端產品的價值決定的。
最終，法院做出認定：被許可人未對802.11標準中與A公司專利無關的部分進行付費，A公司專家的報告并不涉及整體市場價值的原則。
2．關于可比證據的審理
B公司認為，在任何先前的許可協議中均沒有發現A公司專家所提出的0.50美元的許可費率，因為它們均不是考慮A公司的FRAND義務而談判得到的，這些許可協議所覆蓋的范圍不同，因此A公司所提交的協議證據不具有可比性。
對此法院認為，B公司沒有引用任何具有約束力的證據來證明之前的許可協議，由此認定不是在FRAND原則下進行談判得到的協議就是不可比的，此說法不具有說服力。此外，A公司專家已然作證，說明之前的許可費都是在FRAND原則下進行談判得到的，因此，即使B公司存在有約束力的證據，也不能直接認定上述協議不具有可比性。
此外，A公司的FRAND義務是公眾知曉的，這在其對IEEE的保證信中是可以公開獲得的，所以任何潛在的被許可人都能夠確定A公司是否有FRAND的義務。同時，A公司還提供證據表明，在確定每單元0.50美元的許可費時考慮了其FRAND義務。因此，法院最終駁回了被告關于A公司提交了不可比協議的動議。
美國聯邦巡回上訴法院的審理
被告B公司不服地方法院的判決，向美國聯邦巡回上訴法院進行了上訴。2014年12月，美國聯邦巡回上訴法院發布了判決書，判決書中指出被告沒有提供足夠的證據讓地方法院對陪審團就專利劫持和許可費堆疊做出指引，因此地區法院拒絕指引陪審團專利劫持和許可費堆疊的做法不存在問題。
但是，美國聯邦巡回上訴法院也指出了地區法院在其陪審團指引中存在的問題。具體為，地方法院沒有充分指引陪審團關于A公司的FRAND原則的承諾，未就專利技術的任何許可費必須從標準整體的價值分攤來指引陪審團，未向陪審團指引FRAND許可費率必須基于發明的價值，而不是基于發明的標準化所增加的價值。基于此，美國聯邦巡回上訴法院撤銷了陪審團的損害賠償裁決，發回地方法院重新審理。可見，上述因素同樣是確定標準必要專利許可費率的重要考量因素。
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