打擊非正常專利申請：西方國家企業聯合致信中國國家知識產權局
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-10-14 17:51:19
樂知網小編為專利申請的人介紹一下知識產權領域中，打擊非正常專利申請：西方國家企業聯合致信中國國家知識產權局。
國知局公布了《關于規范申請專利行為若干規定修改草案（征求意見稿）》公開征求意見的通知。
美國知識產權所有者協會（Intellectual Property Owners Association, IPO）在意見征求截止日前一天，向國家知識產權局條法司提出了修改建議。
美國IPO協會成立于1972年，目前會員來自30多個國家的125家公司，入會企業幾乎全部是支持給予專利強保護的高科技公司、制藥公司，高通、IBM、蘋果、谷歌、微軟、輝瑞、強生、陶氏、飛利浦，甚至專門從事專利運營的高智公司都是該協會的會員。
綜合IPO提出的建議來看，主要認為《修改草案》的規定過于寬泛，甚至會涵蓋一些不應被視為非正常申請的合法專利申請，而這或許也正是西方企業所擔心的，因為他們“目前尚不清楚國家知識產權局如何發現非正常申請的行為”。
匯總IPO提出的質疑，主要可以概述如下：
1. ”IPO 協會還建議這些規則僅適用于實用新型和外觀設計專利（當適用時），而不適用于發明專利。
“點評：這是因為國外企業在華專利布局基本上是發明專利，實用新型和外觀較少，這樣修改后對國外企業影響最小。
2."目前尚不清楚為什么需要對所有權轉讓進行監管以提高專利申請的質量，……已授權的發明專利本就符合國家知識產權局的所有要求，因此不清楚已授權的發明專利如何會非正常，以及為什么需要以這種方式對其轉讓進行監管，……，IPO建議刪除’專利申請權或專利權的轉讓‘"。
點評：IPO用的是美國專利交易轉讓的思維來考慮這一條，沒有深刻體會到中國國情中大量非正常專利實際上產生出來就是為了轉手去交易的，也就是為了交易驅動的專利申請，而這種情況不會在美國大面積出現。
3."針對具有多項發明申請和特征或要素的簡單組合的申請，……合法的發明經常來自現有技術中元素的組合或替換，……，只要該發明符合包括創造性在內的可專利性標準，該要素不應成為認定一項發明為非正常申請的唯一依據，IPO建議做如下修訂"。
點評：IPO擔心的是美國企業和美國專利制度中對于類似分案申請和延續案申請會被列入到這一范疇，因為美國企業已經善于將核心和基礎技術，借助美國專利制度的特點不斷進行分案，從而形成新的專利，擴展專利許可期限和專利池的運行周期。
但是這把劍如果懸起來，未來是否有可能也成為打擊國外企業對我國“卡脖子”產業核心專利的攻擊武器，這種捉摸不定的自由裁量權或許是西方企業所真正擔憂的。
4."涵蓋在提交的專利申請中具有“編造”材料的申請，……建議修改該定義以區分無意編造和惡意編造，并將其申請限制在專利的權利要求而非其余內容，……，合法發明源于現有技術或設計中某些元素的組合或替換。
點評：IPO的意見實際上捅破了西方國家在專利上的長期以來的一個“欲蓋彌彰”，也就是實際上外國企業也存在并未搞定技術就提前申請專利，布局賽道的情況，這是西方國家運用更為嫻熟的法律服務去彌補技術缺陷，待技術發展成熟之后，可以繼續享有專利權保護。
5."另一個被列為非正常申請行為的因素是針對多項專利申請的發明創造內容“主要利用計算機技術等隨機生成的”。
IPO謹此建議將該因素從第三條的因素列表中刪除，……，未來的人工智能可能會以定義（三） 中描述的方式很好地發揮作用，其目的是產生與核心發明概念相關或從其發展而來的新的重要發明，而這不應該在此為了抑制非正常申請的草稿內被排除。
點評：IPO還是沒能理解“中國特色”的計算機編制專利的國情，把這一條的“計算機技術”理解為“人工智能”的發明，實際上有關人工智能的發明是否是專利法保護的客體，目前在全球都是在爭議中，美國作為人工智能技術大國，顯然不希望被排除在外。
6."如果一項發明“明顯不符合技術改進或設計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍”，則該發明有被視為非正常申請的風險。
然而，IPO注意到預料不到的結果作為對發明的創造性的支持被廣泛接受，……，申請人可以自由做出合理的選擇來追求更窄的權利要求，即限制保護范圍，使這些權利要求更難被無效。
點評：IPO代表的企業非常關注“限縮保護范圍”的問題，因為在一些領域中，國外企業針對一項核心技術布局時，往往需要上位、下位的權利要求相結合，甚至是專利組合相結合，有時更具體、范圍更窄的權利要求更容易做侵權舉證。
而國知局出臺此條的目的是考慮到一些非正常申請往往是為了獲得授權，就大幅堆砌、添加技術特征，有時有幾頁的權利要求，例如科創板一家寫了7頁權利要求1的擬上市企業《2021年科創板第二家IPO被否企業，曾因專利問題被問詢五輪》。
7."如果一項發明“與申請人、發明人實際研發能力及資源條件明顯不符”，本限定則將這一發明視為非正常專利申請。
IPO 協會擔心實體或發明人的實際研發能力難以確定，如果申請人有責任證明這種能力，可能會要求申請人公開有關其運營和未來計劃的專有和敏感信息。
創新精神包括在組織的傳統業務和研發范圍之外產生概念和發明的潛力，不應將其視為非正常專利申請。
點評：IPO提出的這一條實際上是西方企業最擔心的，就是公開企業非專利之外的營商信息。
專利制度本身就是以公開換保護，企業在選擇專利還是技術秘密時就做過慎重的考慮，因此不會因為一個已經公開的信息去將企業最核心的商業秘密去公開、去做證明，這一點同樣是中國企業也會關注的。
8."IPO 協會建議澄清“在中國境內”的多項申請可能構成非正常專利申請的基礎。
這是為了避免無意中影響了申請人在全球范圍內提交相應同族專利申請的活動"。
點評：IPO此條應該是多慮了，他考慮的是專利家族的全球布局情況，而對國知局而言，目前只能掌管中國范圍內的專利申請，并不限制企業在他國的申請行為。
9."第四條規定了國家知識產權局對非正常專利申請的處理措施。
目前尚不清楚國家知識產權局如何發現非正常申請的行為。
IPO 協會建議澄清，任何人都可以通過說明原因和支持證據向國家知識產權局報告此類行為。
至于處理措施，IPO協會建議對每一個個案進行調查，……，IPO 協會還建議刪除“批量集中處理”，這可能會導致對逐案調查以及非正常專利申請數量的混淆"。
點評：IPO應該是擔憂此條會引發國內企業對國外企業專利的舉報，而引發的一系列問題，因此希望給國外企業預留出同等的可以舉報的機會，另外建議刪除批量集中處理的建議，也顯示出IPO所代表的企業對于國知局在批量打擊非正常專利過程中，因為規則不透明，害怕批量處理造成對國外企業的誤傷，所以建議每個個案逐一調查。
10."本規定第八條的生效日期為“2007年10月1日”。
IPO協會指出，這可能是一個需要更新的筆誤。
否則，這些規則的追溯適用超過13 年將對今天的申請人和專利所有人造成不公平的損害"。
點評：這一條，我和IPO一樣有點不理解。
這么來算，如果倒推13年，國知局能夠用這個非正常條款干掉幾乎一多半對中國關鍵產業“卡脖子”的專利。
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