今天，樂知網律師 給大家分享： 美國《專利法》下的出口侵權講解，美國反向限制專利引爭議，沉默即披露？

美國《專利法》下的出口侵權講解

美國《專利法》（《美國法典》第35編）授權對國內活動［見第271條（a）－（c）款］和國外活動［見第271條（f）款）］中的侵權行為提起訴訟。

前者包括“在美國境內”制造、使用、銷售或進口獲得專利的發明，而后者包括將發明的未組裝組件出口到“美國境外”進行最終組裝。

值得注意的是，絕大多數專利訴訟都是根據該法的國內侵權條款提起的。

例如，在過去3年中，第271條（f）款僅在所有司法管轄區的4個公開案例中被引用，而第271條（a）－（c）款則在100多個公開案例中被引用。

盡管這種趨勢有多種原因，包括專利權人可能對其權利熟視無睹，而規避風險的競爭者可能高估了這些權利的范圍，但所有這些似乎都歸結為一個共同的主題——利益相關者缺乏有關第271條（f）款的足夠信息。

隨著美國的政治和經濟力量趨向于復蘇美國制造業，理解美國《專利法》中有關國內產品出口的條款可能比以往任何時候都更為重要。

填補“深南漏洞（Deepsouth Loophole）” 研究第271條（f）款的任何方法都需要了解其起源。

事實上，美國聯邦最高法院曾多次依據該條款的“歷史”和“意圖”來解釋其范圍。

這很可能是因為第271條（f）款是對最高法院一項有爭議的判決——Deepsouth Packing Co。訴Laitram Corp。案［406 U。S。 518 (1972)］——的直接立法回應。

Deepsouth案涉及蝦線去除機的糾紛。

被控侵權的Deepsouth公司對其機器在美國國內制造或使用時侵犯了涉案專利的事實沒有異議。

然而，該公司辯稱，美國專利法中沒有任何規定禁止其制造該機器的未組裝組件并運往國外進行最終組裝。

法院同意了這一觀點。

無論是Deepsouth公司還是其外國客戶都沒有在“美國境內”制造、使用或銷售獲得專利的發明，這些行為是當時的專利法所禁止的。

畢竟，發明是完全組裝好的產品，而不是其零部件。

而且由于完整的組裝是在境外完成的，因此超出了美國《專利法》的范圍。

這一推論如今被稱為“深南漏洞”，它直接導致了第271條（f）款的頒布，并有效地推翻了上述判決。

正如最高法院最近解釋的那樣，（f）款“填補了專利權可執行性方面的空白，使其適用于在美國制造但在境外組裝的組件，而這些組件在之前的表述中超出了法律的適用范圍”。

因此，在今天解釋該條款時，法院會考慮提議的解釋是否“符合（comports with）”國-會的“意圖（intent）”。

第271條（f）款的文本 從文本上看，第271條（f）款通過“擴大侵權的定義，使其包括從美國提供獲得專利的發明的組件”，解決了“深南漏洞”。

因此在美國國內組裝不再是必要條件，只要被控侵權人提供了發明的未組裝組件以供在國外進行最終組裝即可。

該條款通過兩個小項“處理不同的情況而協同工作”-（1）項規定了對某一發明（全部或）大部分組件的出口行為；（2）項規定了出口專門用于某一發明的組件的行為。

條款全文如下：

（1）任何人未經授權在美國境內或從美國境內提供或導致提供某一取得專利的發明的全部或大部分組件，在此類組件全部或部分未組裝的情況下，所用方式為主動誘導在美國境外以一種如果在美國境內發生此類組裝將侵犯專利的方式進行組裝，應作為侵權人承擔責任。

（2）任何人未經授權在美國境內或從美國境內提供或導致提供某一取得專利的發明的任何組件，該組件是為在發明中使用而特別制造或特別改造的，而不是適用于實質上非侵權用途的常用物品或商品，在此類組件全部或部分未組裝的情況下，明知該組件是以這種方式制造或改造的并意圖在美國境外以一種如果在美國境內發生此類組裝將侵犯專利的方式進行組裝，應作為侵權人承擔責任。

熟悉《專利法》間接侵權條款——第271條（b）款和（c）款——的人會注意到大量的重疊之處。

事實上，第271條（f）款有意“模仿”了這些條款的語言。

正如立法史所闡明的，“第271條（f）款（1）項中的‘主動誘導（actively induce）’來自已有的第271條（b）款”，而“第271條（f）款（2）項中的‘為使用而特別制造或特別改造（especially made or especially adapted for use）’來自已有的第271條（c）款”。

但是，第271條（f）款和間接侵權條款之間也有重要區別。

例如，由于（f）款（1）項僅適用于提供某一發明的全部或大部分組件，因此其范圍比（b）款窄，排除了提供專業知識或咨詢等責任。

同樣，與（c）款不同，（f）款（2）項要求有在“美國境外”組裝侵權組件的具體意圖。

第271條（f）款的要素——已確定和未確定的法律 鑒于第271條（b）款與（c）款和第271條（f）款之間存在大量語言上的重疊，人們可能會認為判例法會延續下來，而關于（f）款的大部分法律問題也會相應得到解決。

但是，事實并非如此。

舉例來說，法院對“主動誘導”在（f）款（1）項中的含義是否與在（b）款中的含義相同存在著分歧。

毫無疑問，這些沖突導致了相關各方之間缺乏明確性。

為了揭開法律的神秘面紗和澄清問題，本文的其余部分列出了第271條（f）款的一些關鍵要素，總結了相關判例法，并澄清了尚未解答的問題及其原因。

第271條（f）款的要素 首先，第271條（f）款針對的是“提供……組件”，“提供（Supplying）”指的是“出口行為”以及“實物的轉移”。

因此，美國聯邦巡回上訴法院認為，（f）款僅通過有形物品（tangible item）保護專利，就像對“產品、裝置或設備”的權利要求。

相比之下，涉及方法或工藝的專利則不包括在內，因為它們包含無形的步驟或行為。

同樣，（f）款也不適用于“通過已獲得專利的方法的步驟所產生的產品”，或用于執行已獲得專利的方法的產品，因為它們不是專利的“組件”，而步驟或行為才是。

第271條（f）款（1）和（2）項均要求“在美國境內或從美國境內”提供組件。

這意味著組件必須“實際存在于美國，然后……出口”。

該條款“側重于被控組件的位置，而非被控侵權人”。

因此，位于美國境內的制造商安排供應位于美國境外的組件并不違反（f）款的規定。

僅“要約提供（offer to supply）”來自美國的組件也不構成侵權。

第271條（f）款也只適用于為在美國境外“組裝（combination）”而提供的“獲得專利的發明的組件”。

“組件（component）”是指“組成部分（constituent part）”“元件（element）”或“配件（ingredient）”，必須作為“可用的、可組裝的部分（usable， combinable part）”提供給海外實際組裝。

因此，在聯邦最高法院解釋（f）款的第一個案例中，法院認定，當包含軟件代碼的母盤被提供給海外制造商，而該制造商又制作了光盤的拷貝并將這些拷貝組裝在一起形成案件中的發明時，不存在侵權行為。

由于母盤并未實際組裝成侵權物，因此它不是“獲得專利的發明的組件”。

同樣，“與活性介質（activating medium）分離”的軟件本身也不是組件，因為它不是“可用的、可組裝的部分”。

更準確地說，“抽象的軟件代碼是一種沒有物理體現的想法，因此，它不符合第271條（f）款的門類，即可‘組裝’的‘組件’”。

而且，由于根據母盤制作的軟件拷貝是在美國境外生產的，因此它們不是“從美國提供的”。

第271條（f）款（1）項的要素 第271條（f）款（1）項針對的是提供“某一取得專利的發明的全部或大部分組件”。

聯邦最高法院最近在Life Technologies Corp。訴Promega Corp。案［580 U。S。 140 (2022)］中解釋了這一措辭。

在該案中，法院認為，“大部分（substantial portion）組件”是一個“定量的（quantitative）衡量標準”，指“大在規模上”，而不是對重要性的定性的（qualitative）衡量標準。

也就是說，它指的是所提供的“組件的數量”。

法院還認為，作為一個法律問題，一個組件并不構成該法條所規定的“大部分”。

法院的狹義裁決所產生的問題可以說與它所回答的問題一樣多。

例如，法院拒絕說明“‘大部分’必須與‘全部’組件有多接近”。

也就是說，必須提供多少組件才要承擔（f）款（1）項規定的責任？問題的措辭和Promega公司的推論提供了一些線索。

首先，法院暗示“大部分”是一個相對的比例概念，由所提供的組件在專利發明組件總量中占據的百分比來定義。

因此，問題在于該比例必須“有多接近”100%。

這一措辭也可以說給出了部分答案——至少必須“接近”。

法院拒絕解釋“如何確定專利的‘組件’，或這一調查是否以及如何與專利權利要求的要素相關”。

換言之，盡管“大部分”指的是所提供組件的數量，但法院并未就如何計算系爭組件的數量提供指導。

法院稱組件是“組成部分”或“元件”，但這也留下了許多未解之謎。

例如，構成組件的組件或子組件是否算數，因為它們在技術上也是用于制造發明的部件。

如果答案是肯定的，那么限制原則是什么——是否要繼續計算到單個螺絲？與此相關的是，這種調查與專利權利要求有什么關系？例如，是只看專利文件來確定系爭組件數量，還是實際用于制造侵權產品的組件也很重要？需要考慮的還包括等同原則（doctrine of equivalents），在這種情況下，被控產品可能包含與權利要求中所述不同種類和數量的組件。

是否應該對這些案件適用不同的規則？聯邦最高法院將這些問題和其他問題留給下級法院解決。

但遺憾的是，自Promega案判決以來，沒有一家法院——甚至是聯邦地區法院——解決過這些問題。

第271條（f）款（1）項還要求被告在美國境外“主動誘導”侵權組裝。

如前所述，盡管第271條（b）款明確納入了這一用語，但法院一直在努力界定該用語。

例如，聯邦巡回上訴法院認為，滿足（f）款（1）項，被控侵權人誘導的對象可以是自己；而（b）款則不同，它只適用于誘導第三方。

最后，法院對第271條（f）款（1）項所要求的“故意（scienter）”也存在分歧。

盡管包括聯邦巡回上訴法院在內的許多法院都要求與第271條（b）款適用相同的心理狀態，在部分案件——如Liquid Dynamics Corp。訴Vaughan Co。案［449 F。3d 1209， 1222 (Fed。 Cir。 2006)］——中根據第271條（f）款提出索賠需要開示具體的侵權意圖，但有些案件中只要求有組裝的意圖而“無論侵權者是否知道如果在美國境內組裝就會侵權”。

盡管這給適用第271條（f）款的判例法帶來了額外的不確定性，但人們有充分理由認為（b）款和（f）款（1）項對“故意”的要求是相同的，而且法院通常也會這樣認為。

最重要的是，Liquid Dynamics案仍然是具有約束力的聯邦巡回上訴法院判例。

第271條（f）款（2）項的要素 與第271條（f）款（1）項不同，法院似乎普遍認同（f）款（2）項的含義和范圍。

其中，對該條款的解釋通常與第271條（c）款一致。

因此，人們普遍認為：第一，（f）款（2）項適用于提供多組件發明的單個組件；第二，組件必須是“特別制造的”，而不是“適用于非侵權用途”的常用物品；第三，被告不僅必須具有與（c）款相同的故意性——包括對專利的了解和對侵權的了解，還必須具有在“美國境外”組裝侵權組件的具體意圖；第四，只要“侵權人在運輸時有將組件組裝在一起的意圖”，則不一定要在美國境外將組件實際組裝成侵權物。

相比之下，與法院通常認為（f）款（1）項要求在美國境外進行最終組裝不同，（f）款（2）項不要求在境外進行最終組裝。

在最近審理的第271條（f）款案件中，聯邦最高法院認為，原告可以根據（f）款（2）項就侵權行為的外國利潤損失要求賠償——參見WesternGeco案（138 S。 Ct。at 2136）。

盡管一般推定“聯邦法規僅適用于美國領土管轄范圍內”，但法院判定《專利法》授權對“侵權”進行損害賠償，而（f）款（2）項規定的侵權發生在被告從美國提供有爭議的組件時。

雖然包括最終組裝、銷售和使用在內的其他境外活動對于確定利潤損失是必要的，但這些活動與損害賠償問題有關，而與是否存在損害這一根本問題無關。

因此，法院得出結論，在美國境外損失的利潤是可以獲得賠償的。

美國反向限制專利引爭議，沉默即披露？

美國聯邦巡回上訴法院2022年1月3日Novartis v。 Accord案的上訴判決， 此案涉及專利藥品fingolimod的使用方法專利，尤其是專利說明是否對權利要求中的反向限制條件(negative limitation)有足夠披露的爭議，地區法院判專利沒有因不滿足written description的要求而無效，上訴法院多數意見維持原判，而另一位法官對多數派沉默亦是披露的判決發表強烈異議。

此案涉及Novartis的用于治療多發性硬化癥(relapsing remitting multiple scelerosis， RRMS)的重磅產品Gilenya（活性成分為fingolimod，2022年銷售額超30億美元）和其美國專利9187405。

405專利的代表性權利要求1如下，其中關于loading dose （某些藥品在常規劑量前使用且通常比常規服劑量高的的劑量）的反向限制條件是此案的一項主要爭議：

簡單地說405專利的方法就是每日使用0.5 mg劑量，但之前不能使用loading dose。

在Novartis對多家仿制藥制造商的ANDA專利訴訟中，特拉華地區法院判405專利沒有因不滿足written description的要求而無效。

被告之一HEC提出上訴，上訴法院的三位法官中兩位同意維持原判，而首席法官Moore發表強烈異議。

相關的專利說明書披露了一項鼠類動物上的劑量實驗結果和一項尚未實際開展的采用每日0.5， 1.25和2.5 mg劑量持續2-6月治療RRMS的臨床試驗，重點在于專利說明書沒有任何關于loading dose的討論。

上訴法院的兩位多數派法官指出，法律對于反向限制條件沒有設定特別或更高的written description的標準，并不一定要求明文披露。

盡管承認“silence alone is insufficient”，多數派法官把此案中這一爭議歸結為事實爭議，認為地區法院根據專利說明書和專家證詞等證據判相關領域的技術人員對405專利的理解支持不使用loading dose的反向限制不構成錯判。

Moore法官提出強烈異議。

她同意HEC提出的爭辯：沉默非披露（“Silence is not disclosure。”）。

她援引案例以及專利局申請指南MPEP指出，對于反向限制條件，僅僅沉默不構成足夠的披露。

此案中所有專家都同意已知在MS的治療中有時采用或不采用loading dose，而405專利完全沒有討論loading dose， 即沒有披露發明人獲得了不使用loading dose的治療方法。

她同時指出，地區法院依賴的證據屬于誤讀了405專利說明書– “Initially， patients receive treatment for 2 to 6 months” 指的是臨床治療的初始階段而不是起始治療劑量，而對于”daily”每日劑量的描述也與loading dose無關。

Moore法官還指出，不使用loading dose這一反向限制條件是申請人在專利審查過程中添加的。

她認為，對于反向限制條件如果沉默就足以滿足written description，那么申請人就可以隨意添加在說明書中未提及的任何反向限制條件，這將是一個根本性的錯誤法律。

多數派法官強調對反向限制條件沒有更高written description法律標準，但既然通常的（正向）限制條件要求明文披露，對反向限制條件是否應允許不需明文披露呢？這是一個更高的還是更低的法律標準？如果一個發明人不披露其發明中不允許某一限制條件（比如不要采用loading dose）而僅僅是沉默，是不是應該認為他真的獲得了這個發明并允許獲得相應的壟斷呢？另外，假設發明人獲得了這個發明，要求發明人在說明書中明確披露或讓公眾去猜測或誤讀，那個公共成本更低對社會更有益？

美國專利商標局2025年官費計劃介紹

美國專利商標局（USPTO）已經啟動了費用設定程序，預計將在2025年1月實施調整后的費用。

雖然許多費用變化不大（約5%），但USPTO提議大幅提高外觀設計專利的費用和專利審判與上訴委員會（PTAB）的審判費，并提出了可能影響申請人行為和影響專利申請審查方式的新費用。

有關擬議費用的混合公開聽證會定于2023年5月18日美國東部時間下午1至3點舉行。

USPTO的費用設定程序 根據《萊希－史密斯美國發明法案》（AIA），USPTO的費用制定過程是一個多步驟的過程，需要專利公共咨詢委員會（PPAC）發表意見，舉行公開聽證會，發布公開通知以及設定評論期。

這就是為何USPTO預計不會在2025年1月之前實施擬議費用的原因。

擬議的費用調整 有關費用調整提案的詳細信息可在USPTO的費用設置網頁上查閱到。

用戶在那里可以找到局長寫給PPAC的信函、USPTO費用提案執行摘要的幻燈片，以及所有擬議費用調整的文件。

費用大幅上漲的事項 －外觀設計專利的申請費、檢索費、審查費和領證費的總額將增加約48%。

－超過20項權利要求的，此后每項將增加一倍至200美元，超過3項獨立權利要求的，此后每項將增加25%至600美元。

－繼續審查請求（RCE）費將增加，第三次及之后的RCE費用更高（第一次RCE為1500美元，第二次RCE為2500美元，第三次RCE為3600美元）。

－請求重新考慮USPTO的專利期限調整計算的費用將增加43%，從210美元增至300美元。

－專利期延長（PTE）申請的費用（例如，基于美國食品藥品監督管理局對受監管產品的審查）將增加468%，從1180美元增加到6700美元。

USPTO的數據表明，處理PTE申請的歷史成本為2581美元。

旨在收回成本的新費用 －轉讓記錄（電子）：40美元。

－轉讓記錄（紙質）：60美元。

－最終駁回后的重審程序（AFCP）申請：500美元。

－非故意拖延超過2年的有關申請：3000美元。

可能改變申請人行為的新費用 －持續申請附加費（不早于優先權日后3年提交）：1500美元。

－繼續申請附加費（不早于優先權日后7年提交）：3000美元。

執行摘要指出，這些附加費將“部分抵消后來提交的繼續申請所導致的維護費收入的損失”，但也是為了“鼓勵申請人更有效的申請行為”。

－信息披露聲明（IDS）費用基于引用的參考文獻的累計數量：

多于50條：200美元； 多于100條：300美元； 多于200條：300美元。


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