今天，樂知網律師 給大家分享： 俄羅斯專利策略及應對，在職科技人員如何參與科技成果轉化？

俄羅斯專利策略及應對

2022年3月7日，俄羅斯 修改了法律中關于專利賠償金的規定。

根據新的規定，如果專利持有人來自不友好國家和地區，其發明、實用新型或工業設計在未經授權的情況下被使用，則所需支付的賠償金額為生產和銷售商品、完成工作和提供服務的實際收益的0%，即無需為非授權使用專利做出任何賠償。

中俄之間貿易領域的合作十分緊密且呈日益上升趨勢，根據中國海關總署第一季度進出口數據顯示中俄貿易額同比增長28.7%，達到381.73億美元。

俄羅斯關于專利賠償金的新規，可能形成對來自“不友好國家和地區”專利保護的“洼地”，不排除市場上將出現利用專利保護力度削弱的投機行為，也可能催生圍繞專利保護新的業務機會及新的交易架構。

由此可見，俄烏沖突之下的專利博弈，對于涉俄中國企業而言是把雙刃劍，可謂“危險”與“機遇”并存。

俄羅斯專利賠償金新規預計將對企業在俄羅斯境內實施“不友好國家和地區”專利提供成本優勢，進而可能為俄羅斯境內企業提供發展契機，并可能催生在俄企業利用專利保護力度削弱的投機行為。

需要注意的是，上述俄羅斯關于專利賠償金的規定，僅豁免了專利侵權的賠償金，并未明確，也未否認侵權的成立及其應當承擔的其他法律后果。

因此，根據專利保護的一般規則，實施來自“不友好國家和地區”專利權人在俄專利的，侵權人仍有可能承擔賠償金之外的一系列后果，例如承擔停止侵權等其他民事責任、行政責任等。

因此，中國企業在俄羅斯進行投資的，需要謹慎識別與應對利用專利保護力度削弱產生的投機的行為，避免給企業造成經濟和商業信譽上的損失。

中國企業投資在俄企業，仍應當重視潛在的知識產權侵權風險，并作出合理安排。

例如，在投資過程中涉及專利自由實施調查（FTO）的，仍應當考慮來自“不友好國家和地區”專利權人在俄專利的影響，研判專利侵權風險并審慎評估以來自“不友好國家和地區”專利為基礎的改進專利價值；被投資企業涉及出口業務的，需要關注“平行進口”問題等法律風險。

相關中國企業及研發機構可以通過中國中立國的優勢，通過相應主體（如在中國境內的企業）進行申請，做好專利持有架構安排。

當然，如果在中國企業及研發機構之間涉及國際技術轉移時，相關中國企業及研發機構還應關注研發機構所在國的出口管制規定所引發制裁的風險。

此外，相關中國企業及研發機構還可以合理安排向俄羅斯提出專利申請的時機，以應對俄烏沖突局勢的不確定性。

相關中國企業及研發機構可以綜合利用專利優先權制度與《專利合作協定》（“PCT”）進入指定國期限制度等，合理延展向俄羅斯提出專利申請的時機。

例如，發明專利自首次提出專利申請之后，享有12個月的優先權期限，從而發明專利優先權制度可以提供12個月的延展期限；PCT制度自優先權日起30個月內提交國家階段申請，相應的PCT制度可以提供30個月的延展期。

在相應的期限內，既保留了提出專利申請的權利，也可以觀察局勢的轉機，合理作出應對。

在職科技人員如何參與科技成果轉化？

高校和科研院所等科學技術研究開發機構（“科研機構”）所形成的科技成果大多并非“即插即用”的產業化方案；相反地，這些科技成果往往需要一個“從象牙塔到生產線”的轉化過程。

對于這些轉化企業而言，取得科技成果的知識產權僅僅是萬里長征的第一步，而在這科技成果的漫漫轉化之路中，發揮主要作用的很有可能是同時在科研機構任職的科學技術人員（“科技人員”）。

科技人員的工作需要同時涉及科研機構與轉化企業兩端，因此，在科技人員與科研機構業已形成的人事關系的基礎上，如何綜合考慮職務發明帶來的權屬分配、如何令科技人員取得與其勞動成果相匹配的獎勵報酬等各項因素，構建合規的“科技人員——轉化企業”工作模式就成為了科技成果轉化過程中的痛點和難點。

結合當前的立法實踐以及以往經歷的科技成果轉化項目經驗，我們試圖在本文中對上述問題的現存模式進行初步的梳理和探討。

在參與科技成果轉化時，結合科技人員所屬單位、轉化企業以及科技人員自身的情況，可以考慮適用以下幾種模式：

1。 到企業掛職或者參與項目合作 具體而言，“到企業掛職”或者“參與項目合作”是指：科研機構按照創新創業要求和與其業務領域相近轉化企業的需求，與轉化企業合作建立科技創新及轉化平臺和機制，選派和鼓勵符合條件的科技人員到轉化企業掛職或參與項目合作。

無論是“到轉化企業掛職”還是“參與項目合作”，在這兩種模式中，科技人員均只保留與所屬科研機構的人事關系，并未與轉化企業形成直接的勞動關系，其前往轉化企業參與科技成果轉化工作的行為是基于所屬科研機構的任命或指派。

因此，在實踐中該等模式往往體現為一種“兩層級”的法律關系，即：

(1) 轉化企業與科研機構間針對任命/指派科技人員參與轉化、技術成果知識產權歸屬等事宜達成一致協議； (2) 科研機構與科技人員之間就任命/指派參與科技成果轉化事宜(例如掛職/合作期間的工作內容、工作期限、考核標準、工資待遇以及知識產權歸屬等)達成一致協議。

在合作期滿后，各方可就后續事宜進一步協商。

根據《指導意見》，“合作期滿，(專業技術人員)應返回原單位……所從事工作確未結束的，三方協商一致可以續簽協議。

專業技術人員與企業協商一致，自愿流動到企業工作的，事業單位應當及時與其解除聘用合同并辦理相關手續”。

關于“到企業掛職”或者“參與項目合作”模式， 優：從勞動/人事關系的角度來看，科技人員與轉化企業之間的合作是間接的、有限的。

對科研機構而言，其在該等模式中處于主導地位，相關風險亦較為可控。

劣：對于轉化企業而言，需要重點考慮如何在該等模式下確保對于合作過程中所取得的知識產權的自主權益，特別是對于科研機構而言，在占主導地位的情況下，往往很難同意將合作成果的全部知識產權由轉化企業獨自享有。

因此，如何綜合各方的需求要素，在與科研機構簽署的協議中對于轉化企業經營所必須的知識產權的權屬分配等進行合適的安排，既保障科研機構的利益，又盡量避免對于轉化企業知識產權資產獨立性、核心技術人員穩定性的不利影響至關重要。

2。 兼職或者在職創辦企業 “兼職”、“在職創辦企業”是指：在科研機構任職的科技人員，在履行本單位崗位職責、完成本職工作的前提下，利用本人及其所在團隊的科技成果，在業余時間到與本單位業務領域相近的企事業單位、社會組織等機構兼職，或是在職創辦企業。

采用上述“兼職”或者“在職創辦企業”模式的科技人員同時與科研機構和轉化企業存在勞動/人事關系，且科研機構對該科技人員在轉化企業的兼職予以認可。

然而，該等認可是有前提的，根據《指導意見》，科技人員應當：

(1) 提出書面申請，取得科研機構同意； (2) 保證履行科研機構的崗位職責、完成本職工作； (3) 將兼職和/或在職創辦企業情況在科研機構內部進行公示； (4) 與科研機構約定兼職期限、保密、知識產權保護等事項，創業項目涉及知識產權、科研成果的，科研機構、科技人員及企業可訂立協議，明確權益分配等內容。

清華大學 《清華大學教職工校外兼職活動管理規定》 從事校外兼職應由本人申報，經所在二級單位審核同意，報人事處審批。

原則上不得在企業擔任法定代表人、董事長、經理、財務負責人、執行董事等重要職務，不得作為企業的實際控制人。

兼職時間原則上每周不超過一天，全年累計不超過二十二天。

復旦大學 《復旦大學關于教職工校外兼職及離崗創業的暫行規定》 教學科研崗位教師校外兼職一般不得占用工作時間，因特殊情況需要占用工作時間的，每周不得超過1個工作日。

教學科研崗位之外的教職工，校外兼職不得占用工作時間。

關于兼職或者在職創辦企業模式， 優：總體而言，在“兼職”或者“在職創辦企業”模式下，科技人員取得了一定自主參與科技成果轉化工作的空間。

劣：相較于本職工作，科技成果轉化相關工作則受制于法律法規、黨內紀律以及科研機構內部規則的諸多限制。

對于轉化企業而言，科技人員有限的投入很可能難以滿足轉化企業對于科技成果轉化的實質需求，特別是在轉化企業需要融資發展的情況下，市場化的投資人往往將核心科技人員作為轉化企業的“骨干力量”，對于核心科技人員對轉化企業的投入度往往會提出較高的要求，這與科研機構對于“兼職”或者“在職創辦企業”的規定存在較為直接的矛盾，如何在保障科技人員繼續致力于科研機構內部的基礎科研工作的同時確保其對于轉化企業相關技術的投入度是一道需要攻關的課題。

3。 離崗創業 “離崗創業”是指：科研機構的科技人員，攜帶科研項目和成果，離崗創辦科技型企業，或是到企業開展創新創業工作，離崗創業期限一般為3年，因特殊需要或可延長，但一般不超過6年。

某種角度而言，離崗創業模式為科技人員的創新創業建立了托底機制，在離崗創業期間，其仍然保留在科研機構的人事關系，一旦創業不成功，科技人員還可以選擇返回原單位。

但是，相較于兼職或者在職創辦企業，離崗創業通常需要經歷科研機構內部更為嚴格的審核，確保全過程符合科研機構對于科技成果轉化的相關要求。

關于離崗創業模式， 優：對于離崗創業的科技人員，科技成果轉化工作在一定時期內成為了主業，相較于掛職/項目合作模式或是兼職/在職辦企模式，離崗創業的模式至少在一定時期內更容易滿足轉化企業對技術成果轉化工作的需求，在部分IPO案例中，轉化企業技術人員以停薪留職形式離崗創業也得到了監管部門的認可(例如，在K機電、S公司、Y科技等企業的上市過程中，相關技術人員曾分別于南京工程學院、中國石油大學、西南交通大學存在停薪留職離崗創業的情形)。

劣：某種程度而言，離崗創業的科技人員在一定時期內遠離了基礎科研的第一戰線，投入到了應用轉化的最前線，其未來回歸的幾率很難把控。

4。 創新型崗位 在前述模式外，《指導意見》還專設一類“創新型崗位”，即高校、科研機構等事業單位根據自身工作需要，專門設立科技成果轉化崗位，讓本單位的科研人員進行應用技術研究、項目開發與技術合作、成果推廣轉化，與企業進行產業化合作等工作。

根據《指導意見》的描述，“創新型崗位”是科研機構專門為科技成果轉化工作所設置的崗位，對于該等崗位的具體工作內容、工資待遇、評價機制等，科研機構自身具有較強的自主決定權。

對于該等模式在科技成果轉化實踐中的效果，尚待進一步檢視，我們拭目以待。

正如我們在前文（科技成果轉化丨攻難點、治痛點、拆堵點 （一）：《科技進步法（修訂草案）》亮點解析）中所提及的，獎勵報酬的發放是科技成果轉化過程中的一項重點問題。

每一個科技成果轉化項目所適用的獎勵報酬發放路徑都需要結合項目自身的特點予以考量。

簡言之，科技成果轉化獎勵報酬的發放模式首先和項目是否涉及知識產權的許可、轉讓、作價出資等處分行為有關；其次，在涉及知識產權處分的項目中，根據不同的處分模式，科技成果轉化獎勵報酬對應也存在不同的發放路徑。

1。 基于技術開發、技術咨詢、技術服務等活動的獎勵報酬 《中華人民共和國促進科技成果轉化法》(“《科技成果轉化法》”)第四十四條規定，“職務科技成果轉化后，由科技成果完成單位對完成、轉化該項科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬。

科技成果完成單位可以規定或者與科技人員約定獎勵和報酬的方式、數額和時限。

單位制定相關規定，應當充分聽取本單位科技人員的意見，并在本單位公開相關規定。

” 《科技成果轉化法》第四十五條針對雙方未約定，單位亦未規定的情形設定了法定獎勵和報酬的數額，包括科技成果轉讓、許可、作價投資、實施經營幾種涉及知識產權處分模式下的獎勵報酬數額：

(1) 將該項職務科技成果轉讓、許可給他人實施的，從該項科技成果轉讓凈收入或者許可凈收入中提取不低于百分之五十的比例； (2) 利用該項職務科技成果作價投資的，從該項科技成果形成的股份或者出資比例中提取不低于百分之五十的比例； (3) 將該項職務科技成果自行實施或者與他人合作實施的，應當在實施轉化成功投產后連續三至五年，每年從實施該項科技成果的營業利潤中提取不低于百分之五的比例。

2。 基于科技成果轉讓、許可、作價投資、實施經營的獎勵報酬 如前文所述，《科技成果轉化法》第四十四條和第四十五條對科研機構在科技成果轉讓、許可、作價投資、實施經營等過程中取得的收益，規定了相應獎勵報酬發放路徑，即：

(1) 對于通過技術許可、轉讓所獲現金收益，一般考慮由科研機構在該等收益基礎上提取一定比例現金，作為獎勵報酬向科技人員發放； (2) 對于通過技術成果作價入股的所獲股權，一般考慮由科研機構在該等股權基礎上提取一定比例，作為獎勵報酬向科技人員發放，其余保留部分由該科研機構的股權管理公司持有； (3) 對于通過實施轉化獲取的營業利潤，一般考慮由科研機構在該等利潤基礎上提取一定比例，作為獎勵報酬向科技人員發放。

由此可見，在科技成果轉化項目中，獎勵報酬的分配往往與知識產權的安排方式緊密相關。

幾種方式中，通常而言，現金許可、轉讓費的形式處理起來相對較為簡單，技術成果作價入股的轉化模式則因為涉及到股權的分配而相對較為復雜，我們在（科技成果轉化丨高校和科研院所：“技術投資人”的角色定位）一文中曾經對于技術出資人這一角色的定位進行過探討。

以下我們梳理了國內部分科研機構的獎勵報酬分配制度，供參考：

《清華大學科技成果評估處置和利益分配管理辦法》 【第二十條】 科技成果通過技術許可、轉讓所獲現金收益，學校享有15%，原則上成果完成人所在院系和對完成、轉化該項科技成果做出重要貢獻的人員分別享有15%和70%。

【第二十一條】 科技成果作價投資所獲股權，學校享有15%，原則上成果完成人所在院系和對完成、轉化該項科技成果做出重要貢獻的人員分別享有15%和70%，其中學校和院系享有的股權由學校統一委托股權管理公司經營管理。

【第二十三條】 地方研究院或者派出研究院轉化學校科技成果的收益，學校享有15%，其余部分由地方研究院或者派出研究院與成果完成人所在院系、成果完成人三方協商分配。

中國科學技術大學 《中國科學技術大學賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點工作方案》 【長期使用權】 科技成果以長期使用權獲得的收益，在技術團隊(或發明人)及學校之間進行分配。

為加大對安徽省內科技成果轉化的支持力度，科技成果在安徽省內進行轉化的技術團隊(或發明人)獲得收益的80%并確定內部分配比例，學校獲得收益的20%；科技成果在安徽省外進行轉化的技術團隊(或發明人)獲得收益的70%并確定內部分配比例，學校獲得收益的30%。

以上學校獲得收益的50%可用于獎勵技術團隊的依托單位(學院或重點科研機構)，其余部分作為科技成果轉化基金，用于專利申請維持、成果的轉化以及科技成果轉化中有貢獻人員的獎勵，獎勵部分原則上不超過8%。

【許可、轉讓】 技術團隊(或發明人)與學校共同享有的職務科技成果以許可、轉讓進行轉化時，為加大對安徽省內科技成果轉化的支持力度，科技成果在安徽省內進行轉化的技術團隊(或發明人)獲得收益的80%并確定內部分配比例，學校獲得收益的20%；科技成果在安徽省外進行轉化的技術團隊(或發明人)獲得收益的70%并確定內部分配比例，學校獲得收益的30%。

以上學校獲得收益的50%可用于獎勵技術團隊的依托單位(學院或重點科研機構)，其余部分作為科技成果轉化基金，用于專利申請維持、成果的轉化以及科技成果轉化中有貢獻人員的獎勵，獎勵部分原則上不超過8%。

【作價入股】 技術團隊(或發明人)與學校共同享有的職務科技成果以作價入股進行轉化時，為加大對安徽省內科技成果轉化的支持力度，科技成果在安徽省內轉化的技術團隊(或發明人)獲得股權的80%并確定內部分配比例，學校獲得股權的20%，由科大控股或指定平臺持有；科技成果在安徽省外轉化的技術團隊(或發明人)獲得股權的70%并確定內部分配比例，學校獲得股權的30%，由科大控股或指定平臺持有。

上海交通大學 《上海交通大學關于完善知識產權管理體系落實的實施意見》 【第三十七條】 科技成果轉化收益可在學校、所屬單位、科技成果完成人之間進行分配和獎勵。

根據在知識產權維護情況，按如下比例進行分配和獎勵：由學校通過專利申請及維持基金支付維持費的，現金收益的分配比例為15%：15%：70%；由成果完成人使用縱向或橫向課題經費維持的，現金收益的分配比例為10%：10%：80%；成果完成人不再維持，而由產研院代表學校統一處置的，現金收益的分配比例為25%：25%：50%。

以學校名義將科技成果作價投資的轉化項目，其股權收益在學校、所屬單位、科技成果完成人之間按照20%：20%：60%比例分配。

在研究、開發、應用、推廣過程中形成的試驗材料、產品、裝備、器械等以實物為表現形式的非知識產權類科技成果，其轉化收益在學校、所屬單位、科技成果完成人之間的分配和獎勵采取協商的方式，另行確定比例。

學校對科技成果完成人的現金獎勵一般應以獎酬金方式支付。

科技成果完成人對其應當獲得的獎酬金，自愿用于科技成果的后續研究開發活動，可申請納入橫向預研基金管理，并不再另行收取管理費。

多主體實施方法專利的侵權判定講解

多主體實施的方法專利，是從專利方案權利要求撰寫方式角度抽象概括出的一類專利。

在這類專利中權利要求要求保護方法流程，而方法權利要求中每個步驟分由不同的主體執行。

對絕大多數的發明創造而言，即便是在通信領域中，并非必須依賴于多主體實施的方法才能夠獲得專利保護。

相反，所謂多主體實施的方法專利大多是由于專利撰寫的局限和失誤所造成的，例如將本不必在權利要求中限定的特征包括在權利要求中，或者未以統一的主體視角來描述方法步驟。

由于實踐中多主體實施的方法專利大量存在，因此需要在司法層面解決這類專利是否能夠獲得專利保護以及如何恰當的給予保護的問題，由此完善對專利權人的合法權益的保護并對專利質量的提高給予司法指導。

最高人民法院知識產權法庭公布最高法知民終147號民事判決書，對深圳D公司訴深圳J公司專利侵權一案（以下稱“DJ案”）作出終審判決。

DJ案中涉及網絡通信領域多主體實施方法專利，終審判決對于如何確定通信方法專利的侵權行為以及如何判定侵權給出了意見。

DJ案的審理思路和判決結論似乎與此前業內關注的典型通信領域的多主體實施的方法專利有所不同。

有觀點則認為，DJ案的判決否定了在用戶使用被控侵權產品階段（非研發測試階段）的侵權判定須借助于“間接侵權”理論考量是否存在單一主體實施權利要求的全部技術特征，而是突破了“全面覆蓋原則”，直接適用“直接侵權”認定侵權。

這種解讀是否準確？DJ案是否已經給出解決通信領域多主體實施方法專利的侵權判定問題的普適性原則？亦或哪些結論具有普適性，哪些局限于DJ案的案件事實？本文嘗試在梳理案情的基礎上對上述問題給出分析。

多主體實施的方法專利中，由于專利方法不同的執行主體可能對應到不同的實施人（法律主體），因此在確定侵權責任時，很可能存在單一實施人所實施的行為不能全面覆蓋權利要求中所有技術特征的情況。

這就造成多主體實施方法專利通常會面臨的維權困境。

雖然專利方法流程中的每個步驟都被實施，但是由于被控侵權人僅實施其 部分步驟，而其他步驟是由其他實施人實施，因此被控侵權人的行為不能全面覆蓋權利要求中的所有特征。

在這種情況下，由于全面覆蓋原則的限制，不僅直接侵權不能成立，而且由于沒有任何實施人能夠完整實施權利要求中的所有技術特征，因此以直接侵權行為作為前提的間接侵權亦難以成立。

在典型的多主體實施方法專利中，專利方法由多個主體聯合實施，每個主體執行方法流程的部分步驟，步驟之間可能彼此獨立也可以存有前后邏輯關聯。

例如，在一個典型的多主體實施方法專利中，要求保護一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法。

所限定的接入認證過程包括七個步驟，其中步驟一、步驟六是由移動終端MT執行；步驟二、步驟五是由無線接入點AP執行；步驟三、步驟四是由認證服務器AS執行；步驟七由移動終端MT與無線接入點AP共同執行。

且由于西電捷通專利要求保護由移動終端MT、無線接入點AP、認證服務器AS組成的三元對等安全架構，被認證的移動終端MT與無線接入點AP及認證服務器AS是獨立、對等的網絡實體，三者交互使用才可以實施專利。

由于該專利的發明目的是對移動終端MT進行安全認證（認證合法移動終端，拒絕非法移動終端），因此作為被控侵權產品的移動終端MT完全不可能引導、控制無線接入點AP和認證服務器AS對其進行安全認證。

也正是基于此，在實際使用場景中，無線接入點AP及認證服務器AS的提供者或者控制者必然與移動終端MT的用戶是不同實施人，以確保認證的安全性。

也就是說，所有實施人均不能完整實施該專利方法。

因此，北京市高級人民法院做出的第（2022）京民終454號判決書中，在查明“不存在單一行為人指導或控制其他行為人的實施行為，或多個行為人共同協調實施涉案專利的情形”的情況下，認定該案被告以生產經營目的向用戶提供移動終端MT的行為不構成幫助侵權。

如果以上述案件作為“典型的”多主體實施方法專利，那么DJ案的涉案專利則具有與之區別的“非典型性”。

深圳D公司專利要求保護一種簡易訪問網絡運營商門戶網站的方法，包括步驟A、B、C，其中體現發明點的核心步驟A和B均從接入服務器視角撰寫，限定了接入服務器中“虛擬Web服務器”虛擬成用戶要訪問的網站與用戶設備進行通信，只有步驟C限定了用戶設備執行的動作，即“收到重定向報文后的門戶業務用戶設備的瀏覽器自動發起對真正門戶網站Portal_Server的訪問”。

對比專利中所描述的現有技術可知，在現有技術中用戶設備也需要執行步驟C，區別僅在于，在現有技術中用戶接收的重定向報文來源于門戶網站（參見ZL02123502.3號專利說明書第3頁第3段）；而在權利要求1中，結合步驟B可以確定，用戶接收的重定向報文來自于接入服務器的“虛擬Web服務器”。

通過上述簡單分析基本可以確定，根據深圳D公司專利，用戶設備瀏覽器的工作方式相對于現有技術并沒有實質性改變，均為只要收到重定向報文，就會根據該報文的指引與真正的門戶網站進行通信，而對于重定向報文的來源在所不問。

因此，深圳D公司專利的“非典型性”體現在，被控侵權的騰達路由器已經實施了專利方法中體現核心發明點的實質性步驟A、B，而且通過向作為另一主體的用戶設備發送重定向報文，指引、控制用戶設備與真正的門戶網站建立通信，由此實施步驟C。

換而言之，雖然深圳D公司專利中也限定了由不同主體執行不同的步驟，但是不同主體之間地位不平等，明顯存在主導與服從、控制與被控制的關系。

在這種情況下，只要路由器實施專利的主要步驟A和B，用戶設備的瀏覽器就必然自然地跟從或者被控制而實施專利的剩余步驟C，由此全面覆蓋整個專利技術方案的所有特征。


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