今天，樂知網律師 給大家分享： 如何訂立商標共存協議，實用新型創造性要求提高以及相關風險 。

如何訂立商標共存協議

在我國商標注冊實踐中，商標主管機構和人民法院都認為，商標申請人雖然提交商標共存協議，但申請商標能否注冊，屬于法定審查范疇。

為此，就商標共存協議的法律性質而言，其只能作為相應程序中的證據，由主管機構或法院決定是否予以采信，以及若采信可以認定什么事實。

既然申請商標能否注冊不僅涉及當事人的私利，而且涉及消費者的公利，那么主管機構或法院進行審查時，更加關注如允許商標共存，是否會導致消費者混淆。

為此，當事人除應盡可能在商標自身表現形式方面加以區分外，訂立一份恰當的共存協議，以證明商標共存不會損害消費者利益的事實，也是必要的。

再者，若從雙方契約關系角度看，訂立一份嚴謹的共存協議，有助于保護當事人的合同利益。

（一）了解共存協議的法律性質和作用 了解共存協議的法律性質，及其在商標注冊程序中的作用，是訂立共存協議的基礎。

共存協議是當事人為確定相應權利義務關系而訂立的合同，受合同法規范。

其基本作用有二：一是明確雙方就商標共存所享有的權利和義務；一方違約時應承擔法律責任。

二是是向商標主管機構或人民法院證明，引證商標權利人同意不對申請商標提出異議；且雙方認為，通過協議的履行，可以明確區分消費群體，以防止誤導消費者現象發生。

共存協議的具體條款，應以前述為基礎。

邏輯上講，沒有比商標權人更關注自己商品或服務的消費群體會不會因申請商標共存而產生混淆。

換言之，引證商標權利人承認的事實，應比審查員或法官主觀思維，更具有事實基礎。

若審查員或法官不接受引證商標權利人主張的事實，則必須拿出更具有說服力的證據或事實依據。

（二）共存協議基本條款及其功能 1、事實陳述（statement of facts）或“鑒于條款”（whereas clauses） 該類條款常用于國際合同的序言；但在共存協議中更具實用性。

因為，它可以開宗明義地表明當事人訂立共存協議的背景。

如雙方若系母子公司或合資公司關系，陳述如此事實，應使主管機構或法院了解當事人訂立協議的經濟基礎，進而以此為前提，審視商標共存導致消費者混淆的可能性。

如果當事人出于因歷史原因訂立共存協議，則首先證明爭議當事人在約定條件下，對以往糾紛達成和解的事實。

主管機構或法院應盡可能尊重當事人的決定，進而有利于穩定當事人之間的經濟關系。

2、“不異議”條款 既然當事人訂立共存協議的首要目的，是助力申請商標被批準注冊，那么有必要明確約定引證商標權利人負有不對申請商標注冊提出異議的義務。

然而，既然合同講的是“對價”關系，則應明確引證商標權利人履行“不異議”義務的前提，是商標申請人嚴格遵守協議各項約定。

如若商標申請人沒有履行協議義務，則引證商標權利人可以選擇的處理方式有：

（1）直接在該類條款中約定，如若商標申請人不履行約定義務，或履行義務不符合約定的，共存協議自動解除；進而使共存協議成為合同法中的“附解除條件的合同”。

當然，共存協議是否繼續有效，不對主管機構或法院審理與申請商標注冊相關的案件，產生實質影響；但引證商標權利人至少可以此為由，對申請商標提出異議，并不因此承擔違約責任。

此外，引證商標權利人還可以相應證據證明，商標申請人違反約定使用商標，是導致消費者可能產生混淆的重要因素等。

實用新型創造性要求提高以及相關風險

新專利法實施細則（以下稱新細則）于2023年12月21日頒布，于2024年1月20日施行。

另外，專利審查指南（2023）（以下稱新指南）也于2023年12月21日頒布，并將于2024年1月20日施行。

新細則和新指南對實用新型在初步審查時所需滿足的創造性要求進行了規定，但是在對實用新型創造性評審的同時，也會給實用新型的申請人或權利人帶來一定的風險。

1。 新細則對實用新型引入了創造性的初步審查，提高了要求根據新細則第五十條第（2）項，對實用新型的初步審查包括：“…是否不符合專利法第二十二條、…”。

這里，將原先初步審查時對于實用新型審查專利法第二十條第二款、第四款直接修改為審查專利法第二十二條，從而導致從在初步審查時對實用新型僅審查新穎性增加為可以同時審查新穎性和創造性。

新指南第一部分第二章第11節新增規定，初步審查中，審查員對于實用新型專利申請是否明顯不具備創造性進行審查。

此外，審查員可以根據其獲得的有關現有技術的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具備創造性。

有關創造性的審查參照新指南第四部分第六章第4節的規定。

在舊細則中因為對實用新型的初步審查僅限于新穎性，所以某些時候如果非要判斷實用新型的創造性也僅能局限于稍微“拓展”新穎性審查的范圍。

但是，根據新細則對實用新型初步審查的創造性要求作出了明確的規定，這將使得后續審查過程有法可依。

2。新細則雖然對實用新型的初步審查提高了要求，但是創造性的標準沒有改變新指南第四部分第六章第4節是涉及無效宣告程序中對實用新型專利創造性審查的規定。

新指南第四部分第六章第4節與審查指南（2010）第六章第4節對于實用新型專利創造性審查都是一樣的。

也就是說，根據新指南，在初步審查時對于實用新型創造性審查的標準可以適用無效宣告程序中對實用新型專利創造性審查的規定，這也確保了在初步審查時對于創造性的判斷標準的統一。

因此，在初步審查中對實用新型的創造性評價標準這方面，是明確的。

但是，在審查指南中的措辭是“對于實用新型專利申請是否明顯不具備創造性進行審查”。

這里，可能有人會將實用新型的創造性初步審查誤解為對實用新型專利申請進行明顯創造性審查之類的表述。

但實際上，筆者認為“是否明顯”將實用新型的創造性初步審查的尺度留給審查員掌握，特別是考慮到中國實用新型的每年申請量所導致的巨大的工作量，針對每一件實用新型專利申請都進行徹底地檢索以及評價顯然是不現實的，因此在對初步審查過程中，僅僅針對那些明顯不具備創造性的實用新型專利申請才會發出審查意見通知書，同時實用新型專利申請的創造性審查標準本身明確是參照新指南第四部分第六章第4節的規定。

3。 實用新型的初步審查要求提高的同時也給申請人帶來風險根據關于施行修改后的專利法及其實施細則相關審查業務處理的過渡辦法，申請日在 2024 年 1 月 20 日以后的實用新型專利申請適用新細則的規定。

同時，自 2024 年 1 月 20 日起， 國知局依照修改后的新細則第五十條的規定， 適用修改后的專利法實施細則第十一條對初步審查、 實質審查和復審程序中的專利申請進行審查。

根據新細則第十一條，申請專利應當遵循誠實信用原則。

提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎，不得弄虛作假。

根據規范申請專利行為的規定第三條，屬于非正常申請的行為包括：（一）所提出的多件專利申請的發明創造內容明顯相同， 或者實質上由不同發明創造特征、 要素簡單組合形成的；（二）所提出專利申請存在編造、 偽造、 變造發明創造內容、實驗數據或者技術效果， 或者抄襲、 簡單替換、 拼湊現有技術或者現有設計等類似情況的。

根據新指南第四部分第六章第4節，對于實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現有技術評價其創造性，對于由現有技術通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利，可以根據情況引用多項現有技術評價其創造性。

也就是說，對于因創造性而在初步審查中被駁回的實用新型專利申請或無效宣告程序被無效的實用新型專利，很有可能是因為相對于現有技術“簡單的疊加”這個原因。

在這種情況下，針對實用新型的申請人或權利人而言面臨違反誠實信用原則的風險。

筆者認為：[1]如果申請人或者權利人申請過多件實用新型專利申請，但是恰好這多件實用新型專利申請的內容是由不同發明創造特征、要素簡單組合而成；[2]如果申請人或權利人申請過的專利申請中存在簡單替換、拼湊現有技術的情況，則根據新細則的規定在因實用新型專利申請不符合創造性要求被駁回或者實用新型專利不符合創造性要求被無效的情況下，申請人或權利人很有可能觸犯誠實信用原則，這為申請人或權利人帶來了潛在風險。

就實用新型制度的設計初衷而言，是為了鼓勵申請人對其發明創造申請并取得保護。

通常，實用新型的創造性要求要低于發明。

這也會導致如果實用新型被認定為不具備創造性的話，則實用新型的技術方案很有可能會被歸類到“不同發明創造特征、要素簡單組合”或“簡單替換、拼湊現有技術的情況”，而被認定為違反誠實信用原則。

根據新細則第一百條，申請人或者專利權人違反本細則第十一條規定的，由縣級以上負責專利執法的部門予以警告，可以處10 萬元以下的罰款。

有時候申請人在申請實用新型之初往往很有可能無法檢索到全部現有技術或者說主觀上根本沒有違反誠實信用原則的意識。

針對這種情況，新細則或新指南對于如何將“不同發明創造特征、要素簡單組合”或“簡單替換、拼湊現有技術的情況”與實用新型創造性不足進行區分似乎并不明確。

對域名糾紛中確認不侵權之訴的兩點思考

對于域名權屬糾紛，當事人可以向相關域名爭議解決機構提出投訴申請，通過域名爭議行政強制程序進行解決。

如果對域名爭議解決機構作出的裁決不服，當事人可以另行向法院提起訴訟。

在此類民事糾紛中，當事人的訴訟請求該如何表述呢？ 此類糾紛應該是對域名權屬的認定。

因此，最直接、準確的訴訟請求應該是類似與“確認爭議域名為***所有”或“請求將爭議域名轉讓給***”這樣的表述。

但是筆者檢索發現，有不少當事人將訴訟請求表述為“確認系爭域名不侵權…”或“確認系爭域名不侵犯被告的商標專用權…”。

這類訴訟請求說的都是“確認不侵權”。

對于這類“確認不侵權”是否應該予以支持，目前不同法院的觀點相去甚遠。

在吳某訴中國銀聯股份有限公司確認不侵權糾紛案中，上海市浦東新區人民法院認定“本案是原告提起的確認不侵權訴訟。

確認不侵權訴訟的成立條件是：當事人受到了知識產權權利人指控其侵權的警告，而其不認為自己的行為構成侵權；知識產權權利人未向有權處理該糾紛的人民法院或行政管理部門投訴；權利人未向有權部門投訴，可能會對被警告人的權益造成損害。

本案原告以系爭域名實際注冊人的身份出現，在被告提起域名爭議的情況下，具備了受到侵權警告并認為自己的行為不構成侵權這一條件；被告向域名爭議解決機構申請裁決，該裁決系民間裁決，并不產生仲裁法或訴訟法上的效力，相對一方若不接受，有權向人民法院起訴；若不起訴將直接產生改變原有民事權益秩序的后果，可能會對其造成損害。

因此，本案具備提起不侵權之訴的條件”。

但是在另一案件“廖建峰與三井化學株式會社網絡域名權屬糾紛”[2]中，原告廖建峰的域名被三井化學株式會社向亞洲域名爭議解決中心北京秘書處提出投訴申請（在這之前三井化學株式會社向廖建峰發送了警告函），后被裁定將域名轉讓給三井化學株式會社。

廖建峰向法院提起訴訟，請求確認涉案域名不侵犯三井化學株式會社的商標專用權并確認涉案域名歸其所有。

在該案中，北京市高級人民法院闡述了完全不同的觀點，認為“確認不侵權訴訟的成立條件是，權利人向他人發出侵權的警告，被警告人或者利害關系人書面催告權利人行使訴權，權利人收到該書面催告后，在合理期限內既未撤回警告也未提起訴訟，此時，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵權訴訟的，人民法院應當受理。

本案中，三井化學株式會社向廖建峰發出了其注冊、管理的網站構成不正當競爭的律師函，但現有證據并不能證明廖建峰書面催告三井化學株式會社行使訴權。

因此，廖建峰不具備提起本案確認不侵犯注冊商標專用權的條件，原審裁定的結論正確”。

從上述兩個判決中可以看出，目前司法實踐對域名裁決之后提出的“確認不侵權”觀點截然不同。

筆者認為，造成這種現象的主要原因在下面兩方面：

1。 域名權屬糾紛與域名侵權糾紛 域名爭議解決機構審理域名糾紛時，依據《統一域名爭議解決政策》（以下簡稱“《政策》”，由ICANN（互聯網名稱與數字地址分配機構）制定）或《中國互聯網絡信息中心國家頂級域名爭議解決辦法》（以下簡稱“《解決辦法》”，由中國互聯網絡信息中心制定），審查域名投訴是否滿足其中規定的三個條件，進而是否應當予以支持。

《政策》和《解決辦法》三個條件分別是：(1) 爭議域名與投訴人享有民事權益的名稱或者標志相同，或構成混淆的近似性；(2) 被投訴人對爭議域名或者其主要部分不享有合法權益；(3) 爭議域名的注冊或者使用具有惡意。

這里的三個條件，與域名是否侵權沒有關聯。

只要滿足這三個條件，不管該域名依據管轄地的法律是否構成侵權，投訴都會受到支持。

在域名民事訴訟中，我國法院在審理時，都是統一適用《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規定（由于《政策》和《解決辦法》都不是我國立法機關制定的，不屬于我國的法律，因而不能成為直接審判依據）。

而該司法解釋對域名權屬糾紛和域名侵權糾紛沒有進行明確區分。

根據該司法解釋第八條的規定，如果認定注冊、使用域名構成侵權或不正當競爭，那么權利人就可以請求法院判令將域名轉讓到其名下，即域名權屬發生轉移。

簡單照此推理，就會得出這樣一種結論：為了不讓域名權屬發生轉移，那么就要證明注冊、使用域名不構成侵權或不正當競爭。

實踐當中，很多域名民事糾紛在訴訟請求中也都將“域名權屬糾紛”和“域名侵權糾紛”混為一談。

然而，上述司法解釋對侵權的認定是籠統且模糊，與特定侵權行為，如侵害商標權、侵害商號權等行為的概念不一樣，二者對侵權認定的構成要件也不一樣。

實際上，根據該解釋的第四條，判定注冊、使用域名是否構成侵權或者不正當競爭的四個條件與《政策》和《解決辦法》中規定的三個條件，在本質上是相同。

這些實質相同的認定條件，有利于銜接司法程序與域名行政強制程序，統一在兩個程序中的裁判標準。

這些認定條件對商品、服務的類別并沒有特別限定，并不要求是“在相同或類似商品上的使用相同或近似商標（或商號）”，而這恰恰就是認定侵害商標權或侵害商號權的所需考慮的因素。

域名權屬發生轉移的前提條件與侵害商標權或侵害商號權的前提條件不同，相較而言后者更嚴格。

即使認定后者條件不滿足，即不構成侵害商標權或侵害商號，也不能推論出該案不符合域名權屬發生轉移的前提條件。

因此，筆者認為，域名權屬糾紛與域名侵權糾紛是兩個不同的概念，不能將二者混為一談。

如果原告對域名權屬有爭議，向法院提出的訴訟請求中不應表述為請求“確定域名不侵權”。

2。 “確認不侵權”的認定 確認不侵權之訴最早是最高人民法院在《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中明確提出的概念。

該概念的目的是為了平衡知識產權權利人和被控侵權人之間的利益沖突，允許被控侵權人在其是否構成侵權處于不確定的狀態下，主動請求法院明確其是否構成侵權。

《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條規定“權利人向他人發出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。

” 從該條分析，提起確認不侵權之訴應當具備下面三方面的前提條件：第一、權利人發出了侵權警告；第二、被警告方或其利害關系人提出了書面催告；第三、權利人在合理期限內未撤回警告，也未提起訴訟。

然而，該解釋僅僅只明確了確認不侵害專利權的起訴條件。

對其他類型的確認不侵權之訴糾紛，如確認不侵害商標權、確認不侵害著作權的起訴條件，是否應當嚴格遵照該解釋進行認定，目前尚沒有明確意見。

實踐當中，各級法院對這些不侵害商標權、確認不侵害著作權的起訴條件，分歧也較大。

具體到本文的域名類民事糾紛中，存在下面兩個爭議問題：

第一， 向域名爭議解決機構提出投訴申請，是否屬于“發出警告”的情形。

第二， 書面催告是否是必要前提條件。

無論從域名權屬糾紛與域名侵權糾紛的概念來看，還是從確認不侵權之訴的認定條件，在域名裁決之后的訴訟程序中，當事人對訴訟請求都不宜采用“確認系爭域名不侵權…”或“確認系爭域名不侵犯被告的商標專用權…”這類表述。

同時筆者希望司法實踐中對該問題也能做出逐漸統一的認定，指引當事人提出準確的訴訟請求。


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