今天，樂知網小編 給大家分享 審查程序中的主要手續，審理侵犯外觀設計專利權民事案件的思考

審查程序中的主要手續

審查程序中申請人可能遇到的主要手續分兩類：一類是法律規定或者專利局指定申請人應當辦理的申請審批手續，無正當理由不辦理或者逾期辦理的，申請將被視為撤回。

這些手續主要有：提出實質審查請求、答復專利局的各種通知書、繳納申請維持費；另一類是申請人可以依據法律規定，視需要選擇辦理的請求手續。

這一類手續如果不符合要求，專利局可作出手續視為未提出處理，一般不會涉及申請本身。

這些手續主要有：對申請文件的主動修改和補正、要求提前公布請求、著錄項目變更申報和延長期限請求。

以下對這幾種手續分別進行說明： 1。提出實質審查請求 只有發明專利申請需要辦理這一手續。

實審請求可以在申請的同時提出，也可以在申請后提出，但最晚應當在自申請日起3年之內提出，無正當理由逾期未提出的或者因手續不合格被視為未提出的，申請將被視為撤回。

專利局認為必要的時候，可以自行對發明專利申請進行實質審查 提出實審請求的應當提交單獨的實質審查請求書。

提出實審請求只有繳納實質審查費后才生效。

但是提出實審請求后，未繳納實審費的，專利局并不馬上發出實審請求視為未提出的通知，而是等待自申請日起滿3年，若申請人仍未繳納實質審查費或未繳足時，發出申請視為撤回的通知。

申請人提出實審請求并繳納實質審查費的，專利局將對實審請求進行審查，如果不符合要求的，將視情況發出實審請求視為未提出通知或補正通知，并寫明不合格原因。

申請人收到補正通知的，應當在審查員規定的期限內補正。

申請人收到實審請求視為未提出通知的，應當在自申請日起3年內重新提交符合要求的新的實審請求書。

實審請求經審查合格的，專利局將在專利公報上予以公布。

期滿未補正或者補正仍不符合要求的，專利局將作出視為未提出實質審查請求通知，并通知申請人。

實質審查請求合格，在進入實質審查前，審查員將發出進入實質審查程序通知書，通知申請人。

申請人在提出實質審查請求的同時，應當提交申請日以前(要求優先權的在優先權日以前)與其發明有關的參考資料。

該發明專利已在外國提出過申請的，專利局可以要求申請人在指定期限內提交該國為審查其申請進行檢索的資料或審查結果的資料；無正當理由逾期不交的，該申請即被視為撤回。

在提出實審請求時以及在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，申請人可以對發明專利申請主動提出修改。

2。答復專利局的各種通知書 在初步審查或者實質審查程序中，審查員發現申請存在明顯性缺陷、格式缺陷、或者實質性缺陷時，應用補正通知書或者審查意見書的形式，通知申請人在指定的時間內對申請進行補正、修改或者對審查員指出的缺陷陳述意見。

申請人對此必須答復，無正當理由不答復的，申請將被視為撤回。

申請人答復時應當注意以下各點： (1)遵守答復期限，逾期答復和不答復后果是一樣的。

除發明專利申請第一次初審查意見通知書的答復期限為4個月外，其它通知書的答復期限一般為2個月，但是特別簡單的手續或者為了加快程序，審查員也可以只給1個月的答復期限。

申請人應當注意審查員指定的期限，并按照通知書右上角專利局蓋的發文日期章，推算出答復的最后日期。

答復的最后日期=發文日期+15天+指定期限；申請人計算期限時，應當注意實施細則第6條的有關規定。

申請人在期限內因故不能按期答復的，應當在期限屆滿前辦理延長期限手續。

(2)針對審查意見通知書提出的問題，分類逐條答復。

申請人漏答復某一方面或者某一條審查意見的，有可能被視為未按期答復，導致申請被視為撤回。

答復可以表示同意審查員的意見，按照審查意見辦理補正或者對申請進行修改；也可以不同意審查員的意見，并對此進行申辯和陳述申請人的意見及理由。

屬于格式或者手續方面的缺陷，一般可以通過補正消除缺陷；明顯性缺陷一般難以通過補正或者修改消除，多數情況下只能就是否存在和屬于明顯性缺陷進行申辯和陳述意見，例如：發明創造不屬于專利保護的對象，發明創造違反國家法律妨害公共利益等；實質性缺陷分兩類，有些可以通過修改消除缺陷，如權利要求撰寫方面的缺陷、單一性方面的缺陷；有些卻難以修改，如說明書沒有充分公布，新穎性、創造性、實用性方面的缺陷。

(3)對發明或者實用新型專利申請的補正或者修改均不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

否則，申請可能會被駁回。

(4)答復應當按照規定的格式提交文件。

如補正應當有補正書，修改或陳述意見應當有意見陳述書。

補正內容，除在補正書上填明補正情況外，還應當提交替換頁。

例如，審查員在補正通知書中要求重新打印說明書第二頁，申請人在補正時，應當提交補正書和重新打印清楚的說明書第二頁。

在補正書的“文件名稱”欄目中填寫“說明書”，在“頁”欄目中填寫“P，2”在“補正前”欄目中填寫“不清楚”在“補正后”欄目中填寫“重新打印”。

替換頁應當訂在意見陳述書后面。

申請人使用補正書還是意見陳述書，應當根據審查員要求選用。

一般補正形式問題或手續方面的問題使用補正書，修改申請的實質內容使用意見陳述書，申請人不同意審查員意見，進行申辯時使用意見陳述書。

審理侵犯外觀設計專利權民事案件的思考

實踐中，審理侵犯外觀設計專利權民事案件存在不少難題，有些問題爭議很大。

我們梳理了以下十個方面的問題，把我們的做法提出來，供大家討論。

一、產品名稱、分類號、簡要說明對確定保護范圍的作用 專利法第五十六條第二款規定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。

從司法實踐來看，外觀設計的圖片或照片可能是不夠清晰的，僅憑該圖片或照片不足以準確把握外觀設計專利的保護范圍。

此時，外觀設計的簡要說明及其設計要點、應國知局的要求在專利授權程序中提交的樣品或模型，完全可以成為確定外觀設計專利權保護范圍的參考。

具體地說，在堅持以授權公告中的圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準的同時，可以用外觀設計的產品名稱、分類號、簡要說明來對外觀設計產品進行解釋、說明和限定，準確界定外觀設計專利的保護范圍。

二、色彩對確定保護范圍的作用 外觀設計專利請求保護色彩的，應當將請求保護的色彩作為限定該外觀設計專利保護范圍的要素，如外觀設計專利請求保護色彩，而被控侵權產品未使用該色彩的，不應認定為侵權。

因此，色彩對確定外觀設計專利保護范圍起到了限制作用，在形狀、圖案上添加色彩的外觀設計專利，其保護范圍小于僅以形狀、圖案申請的外觀設計專利。

北京市高級法院2001年制定的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第五十九條就曾規定：“外觀設計專利權請求保護色彩的，應當將請求保護的色彩作為限定該外觀設計專利權保護范圍的要素之一，即在侵權判定中，應當將其所包含的形狀、圖案、色彩及其組合與被控侵權產品的形狀、圖案、色彩及其組合進行逐一對比。

”現在，我們仍然堅持這種做法。

三、成套產品和組件產品保護范圍的認定 對成套產品外觀設計專利的保護是否及于構成該成套產品的每一件產品，對于組件產品外觀設計專利的保護是否及于其構件，我們的意見是，對于成套產品，不僅保護該成套產品的外觀設計，還保護構成該成套產品的每一件產品的外觀設計；對于組件產品，如果是組裝關系唯一的組件產品，如由榨汁杯、刨冰杯與底座組成的榨汁刨冰機，以該組件產品的整體外觀設計確定保護范圍，而不保護具體組件的外觀設計；對于無組裝關系或者組裝關系非唯一的組件產品，則以所有單個構件的外觀設計確定其保護范圍。

四、設計要點在侵權判定中的作用 在審理外觀設計專利侵權訴訟時，可以要求權利人陳述其設計要點，以準確把握外觀設計專利權的保護范圍，方便專利侵權的判定。

當然，權利人對其設計要點的陳述是否準確，需由法院審查，權利人對其權利要點所作的不當陳述不應被采納。

權利人在申請外觀設計專利時已向國知局提交設計要點的，根據專利侵權判定的禁反言規則，可以作為侵權判定的參考，相應的專利檔案可以作為侵權訴訟中認定外觀設計要點的證據。

但需要注意，由于外觀設計專利授權采用的是初步審查制，申請人在申請外觀設計專利時所陳述的設計要點往往僅是申請人主觀認為的設計要點，并沒有經過實質審查，故其并不必然準確地反映外觀設計相對于現有設計的創作高度。

在確定外觀設計專利的保護范圍時，對各方當事人都認可的設計要點，可以作為確定保護范圍的參考。

但即使設計要點系在申請專利時根據專利局的要求確定的，如果對方當事人對該設計要點有異議并能夠提供有效證據的，則該設計要點不能作為確定外觀設計專利保護范圍的參考。

五、一般消費者的認定 外觀設計專利侵權判定中的一般消費者并不僅僅指購買者，而是泛指具有一般的知識水平和認知能力，能夠辨認被比外觀設計產品的形狀、圖案以及色彩，對被比外觀設計產品的同類或者相近似產品的外觀設計狀況有常識性了解的人。

我們根據多年的審判經驗，將一般消費者界定為外觀設計專利同類產品或者相似產品物理效用的享用者。

具體而言，外觀設計產品是最終產品的，實際消費該產品的消費者及該產品的經銷商為一般消費者；外觀設計產品是中間產品的，其實際購買者即制造商為一般消費者。

六、侵權比對對象的判定 實踐中，有的案件將外觀設計專利產品實物與被控侵權產品實物進行侵權比對。

我們認為這種方法不對。

專利法第五十六條第二款規定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準，而不是以外觀設計專利產品實物為準。

在外觀設計專利侵權訴訟中，權利人提供的專利產品實物可能與其獲得專利權時表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品存在差異，即權利人提供的專利產品實物可能難以準確表達出外觀設計專利權的保護范圍。

以權利人提供的專利產品實物作為外觀設計專利侵權的比對對象，不僅違反了專利法的上述規定，而且還可能導致侵權判斷結論錯誤。

因此，在進行外觀設計專利侵權判斷時，原則上應當用專利公告文件中表示該外觀設計專利產品的外觀設計的圖片或者照片與被控侵權產品或者體現被控侵權產品外觀設計的圖片或者照片進行比較，除非該專利產品實物與表示在專利公告文件的圖片或者照片中的外觀設計產品完全一致。

但在適用時還應注意，權利人提供的外觀設計專利產品實物與表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品是否完全一致，不僅需要取得各方訴訟當事人的認可，還需要法院的進一步判定。

七、獨創性設計對近似性判斷的作用 獲得專利權保護的外觀設計通常可以劃分為兩大部分：已有設計和創新設計。

專利權保護的是已有設計和創新設計結合后的整體設計，故判斷外觀設計是否構成近似時應堅持整體觀察、綜合判斷的原則。

但是，在具體進行侵權判斷時，應著重比較專利權人創新的設計部位或設計要素與被比外觀設計或被控侵權產品的對應部分，以體現專利制度保護創新的立法目的。

當專利權人創新的設計部位或設計要素對專利產品與被比外觀設計或被控侵權產品的整體視覺效果具有顯著影響時，應當判定二者為既不相同也不相似的外觀設計；反之亦然。

八、中止訴訟的審查 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》規定，侵犯外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的，應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求。

但對于是否中止訴訟，司法解釋的規定仍然具有一定的靈活性，賦予了法官較大的自由裁量權。

在外觀設計專利侵權訴訟中，如果發現原告的外觀設計專利明顯不應獲得專利權的保護而仍然承認該外觀設計專利權的有效性并進一步判定侵權成立，必將損害專利制度和司法權威。

對此，我們的意見是，如果原告據以提起侵權訴訟的專利外觀設計不屬于專利權保護對象，且被告以已依法請求宣告原告專利權無效為由請求中止訴訟的，原則上一律中止訴訟；被告未請求宣告原告專利權無效的，可以依法向當事人釋明。

[page] 九、公知設計抗辯的審查 由于我國外觀設計專利權的取得僅適用初步審查，而不進行實質審查，導致某些外觀設計雖然屬于公知設計但仍然取得了專利權。

當這類外觀設計專利的權利人提起侵權訴訟時，被告既可依法請求宣告原告專利權無效，也可主張公知設計抗辯。

當被告主張公知設計抗辯且被控侵權設計確系公知設計時，可以直接判定被告不侵權，以維護社會公眾自由利用公知設計，平衡保護專利權人與社會公眾的利益。

但應注意，在審理這類案件時不宜將原告專利外觀設計與被告所主張的公知設計進行比較。

十、侵權賠償數額的確定 首先，當被控侵權產品的外觀設計與其產品本身不可分時，如侵犯電腦外觀設計專利權，可以將權利人專利產品銷售額下降受到的損失或者被告的營業利潤作為侵權賠償額。

其次，當被控侵權的外觀設計是產品的包裝物時，如飲料瓶的外觀設計專利權被侵犯時，在計算賠償數額時，不得將專利權人利用該飲料瓶包裝的飲料產品的銷售利潤下降額或者被控侵權設計所包裝的飲料產品的銷售利潤作為侵權賠償數額。

此外，對于權利人既未自己實際實施、也未許可他人實施的外觀設計專利，有觀點認為，既然該專利并未實際實施，則被控侵權行為并未造成專利權人實際經濟損失，被告可以不承擔賠償責任。

我們認為這種觀點不對，侵權人給專利權人造成的損失，與專利權人是否實際實施或者許可他人實施其專利無關。

侵權人承擔法律責任是因為其破壞了法律明確制定的規則，即實施他人專利除有其他法定理由外，應當取得專利權人的許可。

侵權人擅自實施他人專利必然擠占相應的市場，損害了權利人對未來市場的規劃和預期，從而造成權利人的損失。

故侵權人因實施侵權行為的獲利可以作為專利權人的損失。

當侵權人的獲利無法查明或者侵權人尚未獲利時，仍可酌定侵權人應當承擔的損害賠償責任。

因此，不得以專利權人未實施其外觀設計專利、也未許可他人實施該專利為由，判令侵權人不承擔賠償責任。

宣告專利無效的情況有哪些？

一、　　（一）宣告專利無效的情況 1、專利的主題不是法律規定的發明、實用新型或外觀設計。

我國《專利法》第二條規定：本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。

發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。

2、專利為違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造。

根據我國《專利法》第五條的規定：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。

對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發明創造，不授予專利權。

” 3、違法一件發明一項專利申請原則的。

我國《專利法》第九條規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。

4、違反保密審查規定的。

我國《專利法》第二十條規定：任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國知局進行保密審查。

保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。

5、發明和實用新型，不具備新穎性、創造性和實用性的。

我國《專利法》第二十二條規定：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國知局提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性，是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。

本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

在實踐中，以此理由提出專利無效申請的比例也是最高的，而其中以專利不具有新穎性提出專利無效的申請又是最高。

這次，專利法的修改涉及了專利新穎性的規定，提高了專利新穎性的要求。

6、外觀設計不具有新穎性。

我國《專利法》第二十三條規定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國知局提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。

授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。

本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。

7、專利主題屬于《專利法》不予保護的對象。

我國《專利法》第二十五條規定：

審查程序中的主要手續 的介紹就聊到這里。


更多關于 審理侵犯外觀設計專利權民事案件的思考 的資訊，可以咨詢 樂知網。



(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 專利申請，商標注冊 業務)。

關鍵詞： 申請專利 專利申請 ?